030期
2019 年 1 月 9 日
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2018年美国专利法规相关事件回顾
黄兰闵/北美智权 智权法规研究组

迈入新的一年,回顾2018年美国专利法规领域已发生及进行中的大小事,除了特朗普总统签署颁发美国编号第1000万件专利外,还有许多值得记录的发展……


照片来源:pxhere

2018年结束之际,美国国会期中改选,共和党未如先前部分人士预料般大败,多位近年较关注专利修法的资深国会议员陆续退休,在特朗普(Donald J. Trump)总统的强人意志带领下,美国与加墨两国谈成新贸易协议、与中国大陆的贸易摩擦一再升级,这些变化会不会影响、或将如何影响美国专利环境,一时仍看不分明。但回顾过去一年美国专利法规领域大小事件,的确有不少值得一提。

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时序先回溯1790年7月31日,当时中国大概还忙着筹办乾隆皇帝八旬万寿盛典,而这天,美国第一任总统华盛顿(George Washington)签发了第一张美国专利证书,授予一位名叫Samuel Hopkins的肥料原料发明人。228年过去,2018年6月19日美国核发第1000万件的专利,请来特朗普总统亲自在证书上签字[1],美国专利证书也一并改版[2]。编号第1000万号的美国专利,发明人Joseph Marron,专利所有权人Raytheon,发明名称为Coherent Ladar Using Intra-Pixel Quadrature Detection。USPTO新闻稿引用美国商务部长Wilbur Ross谈话指出,这项发明可投入自动驾驶、医疗成像装置、军事国防系统、太空及海底探险等不同技术领域应用,恰可象征美国发明的广度。

1000万件专利是两百多年广纳各方人才智力的累积,反映美国通过各式挑战形塑出的创新传统,但这样的创新传统也不断遭遇一个又一个的新挑战。比方说,USPTO新任局长Andrei Iancu认为,十数年来,Patent Troll威胁论在美国知识产权政策讨论上大行其道,已有矫枉过正的嫌疑,为扭转他看到的失衡现象,Iancu积极利用公开场合讲述一个又一个的发明人成功故事[3]

Iancu并拿悲剧版的大野狼与小红帽原版故事来比喻[4],他说寓意可以这么看:教育小朋友别学小红帽、别乱闯森林、别和陌生人交谈、别冒险,要闷着头按原来的路走,不然会被大野狼吞掉。但这种标签化Patent Troll的手法、过度强调专利制度弊病的宣传,不仅可能吓退发明人及创业者的风险承担意愿,还会刺激官方过度反应,端出有碍创新的政策。轰炸森林或许有机会杀死万恶的大野狼,却也可能连带杀死小红帽和老奶奶。Iancu认为,要消除制度上的瑕疵,宜集思广益,规画出更细腻的操作。

法院判例

2018年美国各级法院又作成诸多重要判例,例如4月24日美国最高法院一并发布Oil States[5]SAS[6]两项IPR程序相关案件判决。前者确认IPR并未违宪,亦即IPR程序仍可继续运作,但后者认定USPTO原操作有违美国专利法规范,IPR程序请求人要求重审的请求项,USPTO只能全部或全不成案(Institution)考虑,不宜分拆。为此,USPTO修改公告后审理(Trial)程序成案规则[7],针对先前成案时仅重审部分被挑战请求项的案件,PTAB可补充通知重审全部被挑战请求项并采取必要配套措施,给予相关案件双方人员充分答辩的机会。6月宣判的WesternGeco[8]确认,输出美国制作零件到外国组装若构成35 U.S.C. 271(f)(2)规范的侵权行为,专利所有权人即有机会就海外损失利益请求赔偿,其重要性不言而喻。

此外,众所瞩目的Helsinn案,美国最高法院也赶在年底前召开言词辩论庭[9]。申请日回推逾一年前的秘密贩卖,依pre-AIA旧法可构成销售阻却(On-sale Bar),剥夺所请发明准予专利的机会。新法是否改写了这项原则?长久以来一直有所争论。如今AIA已生效7年,终于有合适案件交美国最高法院通盘检视,2019年宣判时,势必再引发一波关注。

除了美国最高法院,Fed. Cir.的见解当然也动见观瞻,且配合Fed. Cir.判决,USPTO制发多份供审查部门参考依循的备忘录,例如Amgen v. Sanofi案判决[10]出炉后,USPTO特别制发备忘录指示审查官:考虑抗体请求项是否符合35 U.S.C. 112(a)书面描述要件时,勿再使用旧有的Newly Characterized Antigen标准[11]。同时修改MPEP 2136.03及多段Form Paragraph,说明若要以暂时案申请日作pre-AIA 35 U.S.C. 102(e) Prior Art Date,引证专利至少需有一项专利范围为暂时案充分揭露[12]

35 U.S.C. 101专利适格性

其实2018年USPTO依据法院判例所汇整的内部参考备忘录,多半与35 U.S.C. 101专利适格性判断相关,包括:

  1. Finjan v. Blue Coat[13]Core Wireless v. LG Electronics[14]两案所涉软件发明,判定非纯粹抽象概念,USPTO特别撰文向内部审查人员布达说明[15]:前者写入特定步骤实现计算机功效提升,后者指向电子装置GUI改良,皆符合35 U.S.C. 101可予专利。
  2. Berkheimer v. HP Inc.[16]判决教示,一请求项的限制条件是否习知,属事实争议,USPTO于是修订MPEP 2106.07(a)及(b):在专利适格性Step 2B分析中,若要作成请求项额外组件为习知的结论,需佐以备忘录所列支持证据,且若采四种证据中的最后一种(Official Notice,审查官自为判断的官方认知)但遭申请人反驳,则审查官需补充额外证据支持其立论[17]
  3. Vanda Pharmaceuticals v. West-Ward Pharmaceuticals[18],判决系争抗精神病用药方式具专利适格性,USPTO备忘录写明:其步骤包含基因型检测及依检测结果投药,已属基因型/QTc延长关系的实务应用,专利适格性Step 2A分析中,不必然需额外写入非习知步骤才可准予专利[19]

这几年美国专利适格性问题屡屡引发论战,「不见统一标准」、「缺乏可预测性」,尤常为人垢病。然而数据显示,35 U.S.C. 101核驳/判决经提起诉愿或上诉后,绝大多数都为PTAB/Fed. Cir.肯认[20],若真是毫无章法、随人心证,成功翻案的比率理应更高才是。另有研究发现,除部分技术领域外,近年美国专利申请案的35 U.S.C. 101核驳比率虽有上扬,但整体所占比率依旧偏低[21],与部分人士描述的危机状态不无出入。话虽如此,一般普遍认为,软件、生技等新兴技术发明,近年在美国申请专利的难度升高,反观中国在人工智能、虚拟网络等领域的投资发展正急起直追,甚至有后来居上的态势[22],科技冷战时代,面对太平洋两岸新一轮的国力竞赛,美国IP领域也频频提及中国威胁论,比方用在新世代技术发明专利适格性争议中,恰可左证美国限缩专利适格范围的严重性。

其实Iancu数月前曾透露[23]BerkheimerVanda Pharmaceuticals两案备忘录发布,已缓解该局第一线专利适格性审查问题[24],但仍将进一步修订专利适格性二步骤测试审查指南,希望能明确区分专利适格性、可专利性。USPTO硅谷办公室主管John Cabeca则透露,他个人认为,新版指南发布后,35 U.S.C. 101核驳数应可再减少[25]。实际上,不只法院和行政系统积极应对,很多人也想由立法面着手釜底抽薪。譬如AIPLA、IPO两大知识产权组织连袂建议修法[26]:可予专利客体之例外,应限定为二,即所请发明整体观之(1) 在人类活动之前已天然独立存在,或(2) 仅为人类心智活动,且判断时不考虑35 U.S.C. 102、103、112要件、所请发明产生或发明方式、是否具发明概念。对照美国最高法院Mayo[27]Myriad[28]Alice[29]等案判决教示,建议修法方向极具针对性,想一举「收复失土」的热切感几乎破纸而出。

PTAB IPR等公告后审理程序

官方公布的2018年度统计数据显示[30],USPTO自2012年9月16日以来共受理8476件IPR案件,占所有公告后审理程序案件的92%,但单年度申请总件数由上年度的1812件减为1521件。其中电子计算机类件数由1122件降至970件,机械及商业方法类件数由417件下滑至373件,占全部请求件数的比重合计逾八成。且IPR成案率持续走低,由2013年度的87%减至60%,有事务所统计发现[31],若以美国最高法院SAS案判决为界,2017年12月至2018年4月,成案率约67%,2018年5月至2018年9月,此一数据降至56.5%。至于成案后被挑战的请求项存活率,据统计近月约在30%上下有较大幅度的波动[32]

Iancu接掌USPTO之初,即把IPR程序问题列为优先处理政务,希望打造更平衡的攻防环境[33],除因应法院判决调整程序办法,USPTO 2018年针对PTAB公告后审理程序发布多项相关变革:

  1. 8月公告新版程序作业指南Trial Practice Guide(TPG)[34],包括专家证词的采用、判断是否成案的考虑规则等,多有修订。其中,在程序请求人响应专利所有权人答复后,赋予专利所有权人再答复(Sur-reply)的当然权利,被视为是此次指南改版的最大影响。
  2. 9月修订两项标准作业程序SOP[35],以响应外界质疑、提升官方作业透明度。一是SOP1:PTAB合议小组的成员遴选,除考虑案件及行政专利法官Administrator Patent Judge(APJ)技术领域、背景经历、工作量能等因素,并需预先确认有无利益冲突,而合议小组人员更派、扩增,也都有更明确的指标依循。二是SOP2:新设先例意见小组Precedential Opinion Panel(POP),成员需检视进行中、特别重要的诉愿及公告后审理程序案件问题,也协助确认哪些PTAB裁定应指定为具约束效力的Precedential或可供参考的Informative意见。
  3. 10月变更程序中请求项解释Claim Construction标准[36]。USPTO 5月即先预发修法提案[37],收到的374份公众来函,多为赞成意见,是故,David Kappos时代即坚持采用[38]的最宽广合理解释Broadest Reasonable Interpretation(BRI)标准,终于在11月13日变更成与法院、ITC系统同步的Phillips标准[39],以期不同机构所作判断能更趋一致、更具可预测性。然而,两种标准的实务差异可能有限,且PTAB采用的证据标准仍不同于法院及ITC系统,这项修法的实际影响尚待评估。只不过,理论上的确是较有利专利所有权人的变更,加以IPR等程序一般需在12个月内速审速决,这项修法或有可能提升PTAB裁定的指标意义。

此外,USPTO 10月另还发表修正动议Motion to Amend(MTA)规则修订提案[40],提议在专利所有权人提交MTA、程序请求人递出异议后,由PTAB先考虑双方说法,就MTA作成不具约束性的初步意见,之后再予双方修改响应的机会,虽然留给各方执行每一动作的时间缩短,但在12个月的法定期间,攻防两方将享有更充分的论述机会。官方除征集公众意见,还配合推出试办计划检验其可行性。

USPTO专利法规综合讯息

USPTO年度报告显示[41],该局2018年度受理专利申请案共64.3万件,较上年度减少1.1%,发明、植物、Reissue专利申请案平均可在申请日起15.8个月时制发1st OA,略高于原定目标的15.4个月,但已较上年度的16.3个月缩短,而平均审结时间则由上年度的24.2个月减为23.8个月,优于原定目标的25.0个月。只不过,两项数据距USPTO理想中的10、20个月,仍有不小落差。

为有稳定财源支应各项计划,USPTO发布新的规费调整提案[42],预定新增非DOCX格式送件费,调涨发明专利基本申请领证规费、各期延期费、三期年费总额等规费(大实体发明案提案调幅各为11%、5~10%、7%)。因美国通过新法[43],USPTO自定规费权限再延长八年,到2026年9月16日才会失效,所以若无其他干扰,很有可能按USPTO规画,在2021年元月开始采用新规费计价。

2018年8月中旬,USPTO在线送件文管平台再度无预警大当机,且因问题出在该局核心的PALM系统[44],不仅申请人送件困难,审查官也无法正常工作,USPTO系统老旧濒危的问题又一次被摊开。为摆脱老问题、迎接新时代,USPTO预定2020年完整推出全新官方送件文管系统Patent Center[45],目前已展开数项测试计划,2018年10月并开始启动EFS-Web/PAIR验证方式转换计划,旧有的PKI凭证预备在2019年2月15日走入历史[46]。为求稳妥,USPTO还特别拟定日后类似情况的处置办法[47]:USPTO宣告的大规模无预警电子业务系统当机事件发生期间,凡以规定应变方式送件,部分规费项目可选用电子送件优惠,即使已因纸本送件加缴额外规费,亦有退费机会。

而为克服PALM系统设计上的另一缺陷,USPTO公告过渡时期救济办法[48]:依现有规定,若申请人IDS提交时机不当,在计算专利权期间调整Patent Term Adjustment(PTA)天数时,可能被视为申请人延误,导致PTA天数缩短,但若符合37 CFR 1.704(d)所列例外状况,并附规定声明Safe Harbor Statement,即无倒扣问题。然而,目前USPTO PALM系统无法自动侦测检核前述规定声明,在官方新系统公告发表前,单纯只为更正这类错误扣除天数问题者,可使用USPTO新窗体PTO/SB/134免费请求更正。

此外,为减轻申请人IDS呈报负担,USPTO公告推出新办法Access to Relevant Prior Art (RPA) Initiative[49]。符合RPA参加资格者,申请人毋须另以IDS呈报母案PTO/SB/08、PTO-892登录文献,这些清单只要是子案Filing Receipt制发时已在母案案卷出现,无论母案审查官是否已予考虑,皆会自动汇入子案案卷。2018年11月已先选定Art Unit 2131开始第一阶段测试,2019年1月再新增1616、1731、2431、2675、2879、2922、3635、3753等Art Unit。若运作顺利,未来可能继续增加适用Art Unit及自动带入次数,带入项目也可能扩及其他美国关联案、PCT及外国对应案引证文献,而后者应是Global Dossier等跨国合作项目的进一步应用。

USPTO与他局的跨国合作

专利事务跨国交流,不限于引证数据,还包括申请文件、检索审查结果,甚至是更多面向。包括USPTO在内,世界各大主要专利局都积极投身参与,莫不希望发挥最大影响力,争取让更多国家地区采用符合本国申请人利益的专利制度、审查结果,为本国技术发明、经济投资、发展策略,取得最大优势。而筹码较少的国家地区及其申请人,也可自各大局的合纵连横中均沾些微雨露。

以WIPO管理的多边文件电子存取服务Digital Access Service(简称DAS)为例,DAS免费提供多国优先权证明文件电子交换平台,USPTO与日、中、韩的权证电子交换已陆续改采DAS交换途径,EPO 2018年加入DAS后,美欧两大局权证电子交换作业或许也会在近期内切换为DAS模式,且DAS平台支持设计案、PCT案权证存取,对常需申请多国专利的申请人而言,该是项福音。

至于后端检索实审结果交流,2018年USPTO PPH合作局新增中东欧四国合组的VPI、巴西INPI、智利INAPI[50],与日韩两局扩大办理Collaborative Search Pilot (CSP)[51],并和IP5其他四局合推PCT协作式检索和审查(PCT CS&E Pilot)试办计划[52]。无论申请人来自哪国何地,只要能满足办法适用要件,皆有机会加快美国申请案,甚至是其他局申请案的检索审查速度,或取得更完整的检索比对意见。

结语

Iancu抛出大野狼与小红帽的议题后,有人接续申论,谁是故事中威胁创新的大野狼?有人说是创新能力钝化的跨国大型科技公司,有人说是扯着35 U.S.C. 101及IPR大旗两头夹杀专利的USPTO,还有人戏称乱源在美国最高法院。当然,Iancu不只是说故事引导议题的高手,剑及履及的行事效率也让人印象深刻,2018年USPTO的许多改变,应是许多人一年前难以预见。

专利制度一直有两面说法,一派主张专利制度恐将抑制创新活力,一派力陈专利制度有利维护创新价值。这些年美国流行Patent Troll威胁论,似乎前者暂居上风,但这套话术运用到极致,也可以把承担风险的发明人和创业者一竿子打成Patent Troll,方便有心人师出有名地猎杀「劣质」专利。

Iancu讲述小红帽的故事时,把说自己「挺」创新(pro-innovation)的Patent Troll威胁论者,比作假扮老奶奶的大野狼。凡事过犹不及,妖魔化发明人及创业者的Patent Troll威胁论是如此,Iancu急于平衡双边话语权的谈话也容易被过度解读。未来如何发展,有待观察。

 

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