迈入新的一年，回顾2018年美国专利法规领域已发生及进行中的大小事，除了特朗普总统签署颁发美国编号第1000万件专利外，还有许多值得记录的发展……

照片来源：pxhere

2018年结束之际，美国国会期中改选，共和党未如先前部分人士预料般大败，多位近年较关注专利修法的资深国会议员陆续退休，在特朗普（Donald J. Trump）总统的强人意志带领下，美国与加墨两国谈成新贸易协议、与中国大陆的贸易摩擦一再升级，这些变化会不会影响、或将如何影响美国专利环境，一时仍看不分明。但回顾过去一年美国专利法规领域大小事件，的确有不少值得一提。

USPN 10,000,000

时序先回溯1790年7月31日，当时中国大概还忙着筹办乾隆皇帝八旬万寿盛典，而这天，美国第一任总统华盛顿（George Washington）签发了第一张美国专利证书，授予一位名叫Samuel Hopkins的肥料原料发明人。228年过去，2018年6月19日美国核发第1000万件的专利，请来特朗普总统亲自在证书上签字[1]，美国专利证书也一并改版[2]。编号第1000万号的美国专利，发明人Joseph Marron，专利所有权人Raytheon，发明名称为Coherent Ladar Using Intra-Pixel Quadrature Detection。USPTO新闻稿引用美国商务部长Wilbur Ross谈话指出，这项发明可投入自动驾驶、医疗成像装置、军事国防系统、太空及海底探险等不同技术领域应用，恰可象征美国发明的广度。

1000万件专利是两百多年广纳各方人才智力的累积，反映美国通过各式挑战形塑出的创新传统，但这样的创新传统也不断遭遇一个又一个的新挑战。比方说，USPTO新任局长Andrei Iancu认为，十数年来，Patent Troll威胁论在美国知识产权政策讨论上大行其道，已有矫枉过正的嫌疑，为扭转他看到的失衡现象，Iancu积极利用公开场合讲述一个又一个的发明人成功故事[3]。

Iancu并拿悲剧版的大野狼与小红帽原版故事来比喻[4]，他说寓意可以这么看：教育小朋友别学小红帽、别乱闯森林、别和陌生人交谈、别冒险，要闷着头按原来的路走，不然会被大野狼吞掉。但这种标签化Patent Troll的手法、过度强调专利制度弊病的宣传，不仅可能吓退发明人及创业者的风险承担意愿，还会刺激官方过度反应，端出有碍创新的政策。轰炸森林或许有机会杀死万恶的大野狼，却也可能连带杀死小红帽和老奶奶。Iancu认为，要消除制度上的瑕疵，宜集思广益，规画出更细腻的操作。

法院判例

2018年美国各级法院又作成诸多重要判例，例如4月24日美国最高法院一并发布Oil States[5]、SAS[6]两项IPR程序相关案件判决。前者确认IPR并未违宪，亦即IPR程序仍可继续运作，但后者认定USPTO原操作有违美国专利法规范，IPR程序请求人要求重审的请求项，USPTO只能全部或全不成案（Institution）考虑，不宜分拆。为此，USPTO修改公告后审理（Trial）程序成案规则[7]，针对先前成案时仅重审部分被挑战请求项的案件，PTAB可补充通知重审全部被挑战请求项并采取必要配套措施，给予相关案件双方人员充分答辩的机会。6月宣判的WesternGeco案[8]确认，输出美国制作零件到外国组装若构成35 U.S.C. 271(f)(2)规范的侵权行为，专利所有权人即有机会就海外损失利益请求赔偿，其重要性不言而喻。

此外，众所瞩目的Helsinn案，美国最高法院也赶在年底前召开言词辩论庭[9]。申请日回推逾一年前的秘密贩卖，依pre-AIA旧法可构成销售阻却（On-sale Bar），剥夺所请发明准予专利的机会。新法是否改写了这项原则？长久以来一直有所争论。如今AIA已生效7年，终于有合适案件交美国最高法院通盘检视，2019年宣判时，势必再引发一波关注。

除了美国最高法院，Fed. Cir.的见解当然也动见观瞻，且配合Fed. Cir.判决，USPTO制发多份供审查部门参考依循的备忘录，例如Amgen v. Sanofi案判决[10]出炉后，USPTO特别制发备忘录指示审查官：考虑抗体请求项是否符合35 U.S.C. 112(a)书面描述要件时，勿再使用旧有的Newly Characterized Antigen标准[11]。同时修改MPEP 2136.03及多段Form Paragraph，说明若要以暂时案申请日作pre-AIA 35 U.S.C. 102(e) Prior Art Date，引证专利至少需有一项专利范围为暂时案充分揭露[12]。

35 U.S.C. 101专利适格性

其实2018年USPTO依据法院判例所汇整的内部参考备忘录，多半与35 U.S.C. 101专利适格性判断相关，包括：

1. Finjan v. Blue Coat[13]、Core Wireless v. LG Electronics[14]两案所涉软件发明，判定非纯粹抽象概念，USPTO特别撰文向内部审查人员布达说明[15]：前者写入特定步骤实现计算机功效提升，后者指向电子装置GUI改良，皆符合35 U.S.C. 101可予专利。
2. Berkheimer v. HP Inc.案[16]判决教示，一请求项的限制条件是否习知，属事实争议，USPTO于是修订MPEP 2106.07(a)及(b)：在专利适格性Step 2B分析中，若要作成请求项额外组件为习知的结论，需佐以备忘录所列支持证据，且若采四种证据中的最后一种（Official Notice，审查官自为判断的官方认知）但遭申请人反驳，则审查官需补充额外证据支持其立论[17]。
3. Vanda Pharmaceuticals v. West-Ward Pharmaceuticals案[18]，判决系争抗精神病用药方式具专利适格性，USPTO备忘录写明：其步骤包含基因型检测及依检测结果投药，已属基因型/QTc延长关系的实务应用，专利适格性Step 2A分析中，不必然需额外写入非习知步骤才可准予专利[19]。

这几年美国专利适格性问题屡屡引发论战，「不见统一标准」、「缺乏可预测性」，尤常为人垢病。然而数据显示，35 U.S.C. 101核驳/判决经提起诉愿或上诉后，绝大多数都为PTAB/Fed. Cir.肯认[20]，若真是毫无章法、随人心证，成功翻案的比率理应更高才是。另有研究发现，除部分技术领域外，近年美国专利申请案的35 U.S.C. 101核驳比率虽有上扬，但整体所占比率依旧偏低[21]，与部分人士描述的危机状态不无出入。话虽如此，一般普遍认为，软件、生技等新兴技术发明，近年在美国申请专利的难度升高，反观中国在人工智能、虚拟网络等领域的投资发展正急起直追，甚至有后来居上的态势[22]，科技冷战时代，面对太平洋两岸新一轮的国力竞赛，美国IP领域也频频提及中国威胁论，比方用在新世代技术发明专利适格性争议中，恰可左证美国限缩专利适格范围的严重性。

其实Iancu数月前曾透露[23]，Berkheimer、Vanda Pharmaceuticals两案备忘录发布，已缓解该局第一线专利适格性审查问题[24]，但仍将进一步修订专利适格性二步骤测试审查指南，希望能明确区分专利适格性、可专利性。USPTO硅谷办公室主管John Cabeca则透露，他个人认为，新版指南发布后，35 U.S.C. 101核驳数应可再减少[25]。实际上，不只法院和行政系统积极应对，很多人也想由立法面着手釜底抽薪。譬如AIPLA、IPO两大知识产权组织连袂建议修法[26]：可予专利客体之例外，应限定为二，即所请发明整体观之(1) 在人类活动之前已天然独立存在，或(2) 仅为人类心智活动，且判断时不考虑35 U.S.C. 102、103、112要件、所请发明产生或发明方式、是否具发明概念。对照美国最高法院Mayo[27]、Myriad[28]、Alice[29]等案判决教示，建议修法方向极具针对性，想一举「收复失土」的热切感几乎破纸而出。

PTAB IPR等公告后审理程序

官方公布的2018年度统计数据显示[30]，USPTO自2012年9月16日以来共受理8476件IPR案件，占所有公告后审理程序案件的92%，但单年度申请总件数由上年度的1812件减为1521件。其中电子计算机类件数由1122件降至970件，机械及商业方法类件数由417件下滑至373件，占全部请求件数的比重合计逾八成。且IPR成案率持续走低，由2013年度的87%减至60%，有事务所统计发现[31]，若以美国最高法院SAS案判决为界，2017年12月至2018年4月，成案率约67%，2018年5月至2018年9月，此一数据降至56.5%。至于成案后被挑战的请求项存活率，据统计近月约在30%上下有较大幅度的波动[32]。

Iancu接掌USPTO之初，即把IPR程序问题列为优先处理政务，希望打造更平衡的攻防环境[33]，除因应法院判决调整程序办法，USPTO 2018年针对PTAB公告后审理程序发布多项相关变革：

1. 8月公告新版程序作业指南Trial Practice Guide（TPG）[34]，包括专家证词的采用、判断是否成案的考虑规则等，多有修订。其中，在程序请求人响应专利所有权人答复后，赋予专利所有权人再答复（Sur-reply）的当然权利，被视为是此次指南改版的最大影响。
2. 9月修订两项标准作业程序SOP[35]，以响应外界质疑、提升官方作业透明度。一是SOP1：PTAB合议小组的成员遴选，除考虑案件及行政专利法官Administrator Patent Judge（APJ）技术领域、背景经历、工作量能等因素，并需预先确认有无利益冲突，而合议小组人员更派、扩增，也都有更明确的指标依循。二是SOP2：新设先例意见小组Precedential Opinion Panel（POP），成员需检视进行中、特别重要的诉愿及公告后审理程序案件问题，也协助确认哪些PTAB裁定应指定为具约束效力的Precedential或可供参考的Informative意见。
3. 10月变更程序中请求项解释Claim Construction标准[36]。USPTO 5月即先预发修法提案[37]，收到的374份公众来函，多为赞成意见，是故，David Kappos时代即坚持采用[38]的最宽广合理解释Broadest Reasonable Interpretation（BRI）标准，终于在11月13日变更成与法院、ITC系统同步的Phillips标准[39]，以期不同机构所作判断能更趋一致、更具可预测性。然而，两种标准的实务差异可能有限，且PTAB采用的证据标准仍不同于法院及ITC系统，这项修法的实际影响尚待评估。只不过，理论上的确是较有利专利所有权人的变更，加以IPR等程序一般需在12个月内速审速决，这项修法或有可能提升PTAB裁定的指标意义。

此外，USPTO 10月另还发表修正动议Motion to Amend（MTA）规则修订提案[40]，提议在专利所有权人提交MTA、程序请求人递出异议后，由PTAB先考虑双方说法，就MTA作成不具约束性的初步意见，之后再予双方修改响应的机会，虽然留给各方执行每一动作的时间缩短，但在12个月的法定期间，攻防两方将享有更充分的论述机会。官方除征集公众意见，还配合推出试办计划检验其可行性。

USPTO专利法规综合讯息

USPTO年度报告显示[41]，该局2018年度受理专利申请案共64.3万件，较上年度减少1.1%，发明、植物、Reissue专利申请案平均可在申请日起15.8个月时制发1st OA，略高于原定目标的15.4个月，但已较上年度的16.3个月缩短，而平均审结时间则由上年度的24.2个月减为23.8个月，优于原定目标的25.0个月。只不过，两项数据距USPTO理想中的10、20个月，仍有不小落差。

为有稳定财源支应各项计划，USPTO发布新的规费调整提案[42]，预定新增非DOCX格式送件费，调涨发明专利基本申请领证规费、各期延期费、三期年费总额等规费（大实体发明案提案调幅各为11%、5~10%、7%）。因美国通过新法[43]，USPTO自定规费权限再延长八年，到2026年9月16日才会失效，所以若无其他干扰，很有可能按USPTO规画，在2021年元月开始采用新规费计价。

2018年8月中旬，USPTO在线送件文管平台再度无预警大当机，且因问题出在该局核心的PALM系统[44]，不仅申请人送件困难，审查官也无法正常工作，USPTO系统老旧濒危的问题又一次被摊开。为摆脱老问题、迎接新时代，USPTO预定2020年完整推出全新官方送件文管系统Patent Center[45]，目前已展开数项测试计划，2018年10月并开始启动EFS-Web/PAIR验证方式转换计划，旧有的PKI凭证预备在2019年2月15日走入历史[46]。为求稳妥，USPTO还特别拟定日后类似情况的处置办法[47]：USPTO宣告的大规模无预警电子业务系统当机事件发生期间，凡以规定应变方式送件，部分规费项目可选用电子送件优惠，即使已因纸本送件加缴额外规费，亦有退费机会。

而为克服PALM系统设计上的另一缺陷，USPTO公告过渡时期救济办法[48]：依现有规定，若申请人IDS提交时机不当，在计算专利权期间调整Patent Term Adjustment（PTA）天数时，可能被视为申请人延误，导致PTA天数缩短，但若符合37 CFR 1.704(d)所列例外状况，并附规定声明Safe Harbor Statement，即无倒扣问题。然而，目前USPTO PALM系统无法自动侦测检核前述规定声明，在官方新系统公告发表前，单纯只为更正这类错误扣除天数问题者，可使用USPTO新窗体PTO/SB/134免费请求更正。

此外，为减轻申请人IDS呈报负担，USPTO公告推出新办法Access to Relevant Prior Art (RPA) Initiative[49]。符合RPA参加资格者，申请人毋须另以IDS呈报母案PTO/SB/08、PTO-892登录文献，这些清单只要是子案Filing Receipt制发时已在母案案卷出现，无论母案审查官是否已予考虑，皆会自动汇入子案案卷。2018年11月已先选定Art Unit 2131开始第一阶段测试，2019年1月再新增1616、1731、2431、2675、2879、2922、3635、3753等Art Unit。若运作顺利，未来可能继续增加适用Art Unit及自动带入次数，带入项目也可能扩及其他美国关联案、PCT及外国对应案引证文献，而后者应是Global Dossier等跨国合作项目的进一步应用。

USPTO与他局的跨国合作

专利事务跨国交流，不限于引证数据，还包括申请文件、检索审查结果，甚至是更多面向。包括USPTO在内，世界各大主要专利局都积极投身参与，莫不希望发挥最大影响力，争取让更多国家地区采用符合本国申请人利益的专利制度、审查结果，为本国技术发明、经济投资、发展策略，取得最大优势。而筹码较少的国家地区及其申请人，也可自各大局的合纵连横中均沾些微雨露。

以WIPO管理的多边文件电子存取服务Digital Access Service（简称DAS）为例，DAS免费提供多国优先权证明文件电子交换平台，USPTO与日、中、韩的权证电子交换已陆续改采DAS交换途径，EPO 2018年加入DAS后，美欧两大局权证电子交换作业或许也会在近期内切换为DAS模式，且DAS平台支持设计案、PCT案权证存取，对常需申请多国专利的申请人而言，该是项福音。

至于后端检索实审结果交流，2018年USPTO PPH合作局新增中东欧四国合组的VPI、巴西INPI、智利INAPI[50]，与日韩两局扩大办理Collaborative Search Pilot (CSP)[51]，并和IP5其他四局合推PCT协作式检索和审查（PCT CS&E Pilot）试办计划[52]。无论申请人来自哪国何地，只要能满足办法适用要件，皆有机会加快美国申请案，甚至是其他局申请案的检索审查速度，或取得更完整的检索比对意见。

结语

Iancu抛出大野狼与小红帽的议题后，有人接续申论，谁是故事中威胁创新的大野狼？有人说是创新能力钝化的跨国大型科技公司，有人说是扯着35 U.S.C. 101及IPR大旗两头夹杀专利的USPTO，还有人戏称乱源在美国最高法院。当然，Iancu不只是说故事引导议题的高手，剑及履及的行事效率也让人印象深刻，2018年USPTO的许多改变，应是许多人一年前难以预见。

专利制度一直有两面说法，一派主张专利制度恐将抑制创新活力，一派力陈专利制度有利维护创新价值。这些年美国流行Patent Troll威胁论，似乎前者暂居上风，但这套话术运用到极致，也可以把承担风险的发明人和创业者一竿子打成Patent Troll，方便有心人师出有名地猎杀「劣质」专利。

Iancu讲述小红帽的故事时，把说自己「挺」创新（pro-innovation）的Patent Troll威胁论者，比作假扮老奶奶的大野狼。凡事过犹不及，妖魔化发明人及创业者的Patent Troll威胁论是如此，Iancu急于平衡双边话语权的谈话也容易被过度解读。未来如何发展，有待观察。

备注：

好消息～北美智权报有微信公众号了！ 《北美智权报》内容涵盖世界各国的知识产权新闻、重要的侵权诉讼案例分析、法规解析，以及产业与技术新知等等。 立即关注北美智权微信公众号→ NAIP_IPServices ～欢迎读者分享与转发～