2018年两岸专利论坛其中有一议程聚焦在新兴科技的诉讼议题，而当天第一场报告「新兴科技专利国际诉讼策略」是相当热门的议题，分别由小米科技法务部资深法务总监周孜冶与松腾实业副总经理吴启贤分享小米科技及松腾实业的国际专利诉讼经验及策略。

照片来源：by张永泰, http://www.voachinese.com/a/taiwan-xiaomi-ban-20140925/2461851.html

小米科技西班牙之役

小米科技周孜冶于开始时，仍是不落俗套的先介绍小米的产品、专利申请数量与公司未来的发展方向；也分享了小米参加国际间标准规格建立的经验，与国际大厂间的角力经过等。

在暖场之后，周孜冶开始分享小米科技在西班牙的诉讼经验，这是台湾厂家比较少碰触的国家。该次诉讼恰巧发生在农历年期间，中国企业都在休假，而西班牙则是正常上班时间，让周孜冶嗅出对方似乎是有意抓该段时间提出诉讼，使小米无太多时间及人力准备答辩状。但周孜冶仍是召集团队，和西班牙委任律师商讨对策与答辩状方向。

在诉讼期间，部分经销商因为不想经历漫长的诉讼过程而与对造和解，但小米认为不应如此，而是如期将答辩状与证据提交给西班牙法院，继而进入双方口头辩论阶段。在诉讼进行时，赫然发现对方律师的答辩竟是出人意料的无准备状态，连对小米提出的状纸内容以及证据都没有仔细阅读与研究。对方律师虽于过程中提出多次不同意见，但都被审判长驳回，并示意不要刻意干扰诉讼进行。诉讼结果就如周孜冶所预料，顺利完成并取得胜诉的判决。

松腾与IROBOT之对抗

紧随周孜冶之后，松腾副总经理吴启贤也分享了松腾与IROBOT的美国ITC诉讼经验。吴启贤首先简单说明了松腾实业为何会与IROBOT发生诉讼：松腾实业产品中的扫地机，就是双方诉讼的目标物。

吴启贤回想：刚开始松腾收到IROBOT的警告信函时，老板还信誓旦旦的认为自己的产品没有落入IROBOT的专利范围，因此一开始不予理会。但与专家讨论后，除了了解到IROBOT坚壁清野的诉讼策略外，也被告知在ITC提出诉讼的好处：就是针对产品的诉讼，可以快速阻止侵权产品进入美国；但如果在地方法院提起诉讼，则可对侵权者提出赔偿与刑事责任的追究。再者，如果在ITC获胜的话，在地方法院诉讼获胜的机率也很高，于是松腾老板认为应积极准备可能的诉讼大战，便向台湾地区｢工研院｣提出协助需求，藉由台湾地区｢工研院｣的庞大搜寻与技术分析能力，在先前技术与专利大海中，找出自己的有利方向。

另一方面，美国律师也告知松腾，此案之所以可由ITC承案是因为IROBOT诉状中陈述存在公平竞争或不公平行为、产品有进入美国销售行为以及在美国境内是相关产业。除积极准备诉讼对应外，松腾也在USPTO对该专利提出IPR（类似中国的专利复审），以期减弱甚至消灭对方专利权。

此案最后双方是以和解收场，并讨论日后双方专利的互相授权。为何为会和解收场？主要原因是松腾接受律师的建议，让IROBOT愿意收手。律师的建议就是除了在中国对该专利提出无效宣告外，也藉行政查处的方式，将IROBOT产品落入侵权疑虑的先前专利予以挑出，向中国地方知识产权机关提出行政查处的要求；让IROBOT不堪中国市场的下滑，便向松腾提出和解，以双方合作未来市场来终结诉讼。

建议

在前述二件国际诉讼案例中，可以看出收到警告信函后，不要自信满满的认为自己产品没有落入对方专利权范围，而忽略可能全盘都输的状况发生。

首先，必须先厘清对方所指的专利权是否存在？清查专利权是否在该国家可作为权利主张依据？该专利权是否仍有效？该专利权取得过程中是否曾经放弃部分权利主张？或是在PGR/IPR/举发/无效宣告过程中放弃部分权利？申请过程中是否尽到应尽的法律义务？例如：美国小实体/微实体身份呈报是否真实、先前技术文件呈报是否真实，是否未有隐匿已知的先前技术……等等。这时候，就是大量的数据挖掘过程，不要放过任何可能的证据数据，甚至一封电子邮件都可能是对方败诉的关键。再来就是分析自己的产品是否落入对方专利权范围中，依循侵权分析的顺序，仔细探究产品与专利权各项专利范围的关系，从中寻找差异点，即使仅是一个微小的差异，都可能是胜诉的关键点。知晓产品与专利权关系后，再模拟演练对方可能的各种诉讼招式以及答辩方向，藉此清楚自己的应对方向。

对于中国人来说，多不愿意遇上诉讼，因为诉讼会带来太多的消耗，诸如时间、人力与财力…等。专利界中避免诉讼的方式之一就是产品回避设计，在产品设计的先前阶段，应清楚搜寻先前技术，尤其是各国专利数据库，找寻与构想中近似的技术内容，在近似技术内容中再找出自己的生存技术。

企业内部应将已经搜寻且经过分析的专利权数据分类、找出关键词词与键入专利数据库中，藉由日积月累的搜寻、分析与键入，扩大内部使用的专利数据库。如此发展下，公司专利地图便清晰可见，核心专利也呼之欲出，公司更可知晓未来的发展方向，种种好处不在话下。惟这项工作是和时间赛跑，谁跑得快，公司获利的机会便更高。

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作者： 邱英武 现任： 北美智权专利法规研究组主管 经历： 曾任电脑周边产品制造公司管理部门 （法务、IP、人事与总务）主管 曾任国内第一家同时取得SDA协会与MMCA协会BOARD MEMBER公司的法务/IP主管 曾任大专院校讲师（1995-2002）。 智慧财产局专利审查官训练课程讲师。（2013、2014）