2019年1月7日，USPTO (美国专利商标局) 正式发布新的专利适格性审查指南，新增以判例具体划分出如「数学概念」、「特定组织人类行为的方法」和「心智活动」等在审查时会被认为是抽象概念等不予专利的法定例外的群组，并在Alice/Mayo两步骤测试之步骤2B的「发明性概念」前，以请求项是否可以「整合到实际应用」判断其是否属指向（not directed to）抽象概念之法定例外。依据2019年美国35 U.S.C. 101专利适格性审查指南内容，本文整理出5项该注意之处，提供专利申请人或从业人员参考。

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不论是专利持有人或是挑战者等利害关系人，众人多年来应用Alice/Mayo两步骤测试时，多发觉其多变且不一致的适用结果，而难以一致性地判断何种目标具有专利适格（patent eligibility），何种属自然法则、自然现象和抽象概念等不予专利的法定例外（judicial exception）[1]。为因应这些困难和众多要求改革的呼声，美国专利商标局（USPTO）自2018年即有所行动。2018年9月24日，USPTO局长Andrei Iancu应邀在美国知识产权人协会（Intellectual Property Owners Association，IPO）第46届年会发表的谈话即聚焦在35 U.S.C. 101专利适格性问题，并透露该局已着手研拟修订专利适格性两步骤测试审查指南，引起专利从业人员的共鸣与期待[2]。2019年1月7日，USPTO正式发布新的专利适格性审查指南（以下简称「2019年专利适格指南」），旨在提高审查专利时的整体清晰度、一致性与可预测性[3]。整体而言，2019年专利适格指南主要以下列步骤改进审定申请专利范围是否指向（directed to）不予专利的法定例外：

1. 指南当中提供三个将被认定为「抽象概念」（mathematical concepts）的主题群组，包含「数学概念」（mathematical concepts）、「特定组织人类行为的方法」（certain methods of organizing human activity）和「心智活动」（Mental processes），且仅有落入上述群组的概念会被认为是抽象概念。
2. 若不予专利的法定例外事项可以「整合到实际应用」（integrated into a practical application），则该引述法定例外的申请专利范围即非属指向（directed to）抽象概念之法定例外。
3. 若不予专利的法定例外事项无法「整合到实际应用」，则该引述法定例外的申请专利范围需经步骤2B的「发明性概念」（inventive concept）以决定是否具有专利适格。

本文即依据上述2019年专利适格指南内容，整理出5件专利申请人或从业人员应该注意之处，提供大众参考。

一、 2019年专利适格指南减轻由计算机实施的发明之专利的申请负担

在后Alice案[4]时代，由计算机实施发明（computer-implemented invention）在专利适格要件上面临许多挑战，而2019年指南为此打开了新的一扇窗。具体言之，现在在Alice/Mayo测试的步骤2A，如果在检查是否请求项引述法定不可专利元素（法定例外）：抽象概念、自然定律、自然现象与自然产物时有「抽象概念」，则审查官必须决定所请目标是否落入指南提供的数个分类群组之一。这些类别包含：

1. 数学概念：例如数学关系、数学公式或方程、数学计算等[5]。
2. 特定组织人类行为的方法：基础经济原则与实务（包括对冲，保险，减轻风险的方法）、商业或法律互动（包括契约形式的协议、法律义务、广告、营销或销售活动或行为、业务关系）、管理个人行为或人与人之间的关系或互动（包括社交活动、教学和遵循规则或指示）[6]。
3. 心智活动：以人类心智活动进行的概念（包括观察、评估、判断、意见）[7]。

从指南内容可知，为确定一个请求项是否引述抽象概念，审查官现在要：（1）单独或组合地识别请求项中的具体限制是否让其认为该限制是在引述（recite）抽象概念；（2）确定所识别的限制是否落入属于抽象概念的目标群组，若请求项未引述落入抽象概念群组者应具有专利适格。但在由计算机实施发明的技术领域有一个更引人注目的变化是，在所识别的限制落入抽象概念群组后，审查官如何继续分析?即审查官在认为请求项落入抽象概念群组后，如何评估其是否可以「整合到实际应用」。

如指南所述，审查官应通过以下方式评估请求项是否可以整合到实际应用中：（1）确定在不予专利的法定例外之外的请求项中是否有任何其他组件（element）; 和（2）单独和组合地评估这些附加组件，以确定它们是否将例外整合到实际应用中。笔者认为这种「实际应用」分析应有利于由计算机实施发明较不容易直接被认定为法定不予专利的例外。

二、 2019年指南仍存在一些含糊之处，因为「实际应用」的审查类似于在Alice案后临时指南中经常被诟病的「实质超越」（significantly more）测试。

鉴于2019年指南必须在CAFC的判例寻求支持，以期审查结果在司法审查的标准下不至被推翻，因此指南在举例判断是否可以「整合到实际应用」时，援引USPTO之前从Bilski案[8]、Mayo案[9]和Alice案所形成的「实质超越抽象概念」（significantly more than abstract concept）测试[10]。根据指南内容，当一请求项符合下列情形时即被认为可以「整合到实际应用」：

1. 当请求项中的额外组件反映了计算机功能的改进，或是对其他技术或技术领域的改进。
2. 当请求项中的额外组件用一个和请求项整合在一起的特定机器或制造过程来施行抽象概念。
3. 当请求项中的额外组件以一些其他有意义的方式应用或使用抽象概念时，通常将抽象概念的使用与特定的技术环境联系起来，且该请求项远超过一个草拟（draft）且垄断例外的抽象概念。

然而，即使任一请求项符合了以上3种情形，如果出现以下3种情况，还是不会被认为可以「整合到实际应用」。若（1）当请求项中的额外组件只叙明「应用」（apply it）之不予专利的法定例外，或仅包含在计算机上施行一个抽象概念的指导，或仅使用计算机作为施行抽象概念的工具。（2）当请求项中的额外组件仅为不予专利的法定例外增加了无关紧要的额外解决方案（insignificant extra-solution activity）。（3）当请求项中的额外组件通常只是将不予专利的法定例外的使用与特定的技术环境或使用领域联系起来的一般关联（not more than generally link the use of judicial exception），请求项被认为未将抽象概念整合到实际应用中。

尽管如此，笔者认为依指南的内容，应该会有较少请求项会落入这个层次的检视，且即使有请求项未通过「实际应用」分析的测试，仍有可能通过步骤2B的阶段。

三、 并非所有由计算机实施都具有专利适格，因为使用一般计算机机组实现的某些数学概念仍然不具专利适格。

尽管现在计算机实施之发明应该更容易被认为具有专利适格，但仍然并非全数均具有适格。例如，数学概念是由2019年指南识别的抽象概念的类别之一，并且当这些概念仅是使用一般（generic）计算机组件实现时，这些权利要求仍将被视为专利不适格。指南内有许多脚注值得一读，但USPTO以指南审定的专利未来是否均能通过司法审查，可以进一步观察。

此外，当在人类心智不能实际执行的计算机实施之发明，仍具有专利适格。作为抽象概念的一个类别是「心理过程」，确定由计算机实施发明的请求项不能由人类思维执行可能有助于超越现在由专利适格要件所形成的障碍。笔者认为此对专利申请人是个好消息，因为它可能会在拒绝某些数据处理/分析请求项时，减少审查官对2016年Electric Power Group v. Alstom 案判决见解的依赖[11]。

四、 现在须将所有请求项中组件纳入「易于理解、传统和习知」分析，即使那些在之前被认为是微不足道的组件。

指南的一个关键变化是，在步骤2A中，审查官的分析明确排除了对附加组件是否代表易于理解、常规和常规活动的考虑。因此，在审查步骤2A，审查官在评估不予专利的法定例外是否已被纳入实际应用时，应对所有其他组件（无论它们是否是传统的）给予审查考虑。此与USPTO过往在相同情况下处理请求项的方式形成鲜明对比。

五、 2019年美国35 U.S.C. 101专利适格性审查指南并非唯一应注意者，还必须考虑由计算机实施发明有关的2019年美国35 U.S.C. 112专利充分揭露审查指南。

USPTO另根据35 U.S.C. 112发布关于处理计算机实施发明的新指南[12]。根据该指南，对于根据35 U.S.C. 112（f）的计算机实施的请求项，专利说明书必须揭露用于执行所要求保护的全部功能的方法，否则该请求项权利要求将被视为过宽（unlimited）。此外，关于处理计算机实施发明的专利充分揭露审查指南清楚地表明，该方法的表现可以是任何可理解的术语，包括数学公式、流程图，或是提供足够的结构描述等任何其他方式。此外，2019年美国35 U.S.C. 112专利充分揭露审查指南警告相应的结构不能仅是一般计算机，并且认为一般计算机可以被编程以执行所要求保护的功能是远远不够的。因此，除了新的专利适格性审查指南之外，由计算机实施发明的专利利害关系者亦应依循新的§112专利充分揭露审查指南，以完整符合各专利要件的要求。

备注：

1. 欲了解Alice/Mayo两步骤测试，可参见叶云卿，后Alice时代之商业方法专利适格性判断，北美智权报，第207期，2018年3月，http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Infringement_Case/IPNC_180321_0501.htm
2. 黄兰闵，美国35 U.S.C. 101专利适格性审查指南将有重大调整，北美智权报，第222期，2018年10月，http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/uspatent/IPNC_181017_2201.htm#1
3. 2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance, United States Patent and Trademark Office, Commerce, 84 FR 50, available at https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-01-07/pdf/2018-28282.pdf (last visit 2019.01.10)
4. Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int'l, 573 U.S. 208
5. Mathematical relationships, mathematical formulas or equations, mathematical calculations
6. Certain methods of organizing human activity — fundamental economic principles or practices (including hedging, insurance, mitigating risk); commercial or legal interactions (including agreements in the form of contracts; legal obligations; advertising, marketing or sales activities or behaviors; business relations); managing personal behavior or relationships or interactions between people (including social activities, teaching, and following rules or instructions)
7. Mental processes — concepts performed in the human mind (including an observation, evaluation, judgment, opinion).
8. Bilski v. Kappos, 561 U.S. 593
9. Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc., 566 U.S. 66
10. 79 Fed. Reg. 74624 (Dec. 16, 2014)
11. 在本案中法官认为仅以资料的选择与操作提供给人可以理解的信息的技术本身不能转换抽象信息取得程序为具体有意义的目标。Elec. Power Group, LLC v. Alstom S.A., 830 F.3d 1350
12.  Examining Computer-Implemented Functional Claim Limitations for Compliance With 35 U.S.C. 112, 84 FR 57, available at https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-01-07/pdf/2018-28283.pdf (last visit 2019.01.10)

 

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作者： 李秉燊 现任： 美国杜克大学法学院访问学者 学历： (台湾) 交通大学科技法律研究所博士生 (台湾) 交通大学科技法律研究所硕士生（径升博士班） (台湾) 阳明大学医事技术暨检验学系硕士 专业资格： 2018年度台湾专利师考试及格 2014年度台湾医事检验师考试及格