036期
2019 年 4 月 10 日
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劣质专利代理之五宗罪
李淑蓮╱北美智权报 编辑部

 2019年3月28日,中国国家知识产权局发布了《国知惩戒决字﹝2019﹞1号~18号》文件,内容为18份「非正常申请等专利代理惩戒决定书」,当中对各家代理机构的相关负责人给予了相应处罚,包括吊销专利代理人资格证书、撤销专利代理机构注册证、以及警告等处罚,展现了国知局严厉打击非正常申请及专利代理师违规违法行为的决心。其实,这不是国知局第一次惩戒专利代理师及代理机构,而这次闹得沸沸扬扬的主要原因,除了是因为数量众多外,更有具知名度且客户众多的代理机构牵涉其中。经过整理,笔者将这些遭惩戒之代理师及代理机构之犯行归纳为五宗罪。由于这份决定书大家上网都可以找得到,因此笔者在此将代理师及代理机构名称略过,只针对案情及惩戒决定作一介绍。


Photo by niu niu on Unsplash

第一宗罪:非正常申请

非正常申请主要是指同一代理机构提交了多件专利申请,所有提交的申请虽然涉及多个主题,但其中有大部分申请内容明显相同。此一犯行在国知局的惩戒中是最普遍的,现举其中一案件事实说明之:

「金华市艾力生物科技有限公司」等多名申请人于2017年11月至2018年3月通过某专利代理机构提交了126件专利申请。该批申请涉及多个主题,其中74件申请内容明显相同。国知局于决定书中指出,此行为属于《关于规范专利申请行为的若干规定》(国家知识产权局令第七十五号)第三条第(一)项规定的非正常申请专利之行为,其特点为:「每个主题下存在两件或多件内容明显相同的申请」。例如,发明名称同为「一种抛光机」的申请,申请号为「2018102013822」及「2018102043974」两件申请案之技术方案完全相同;另外52件申请则为不同组分、配比等简单替换,而此一行为则属于《关于规范专利申请行为的若干规定》第三条第(三)项规定的非正常申请专利的行为,其特点为:不同申请之间仅对组成原料和配比简单替换。因此国知局判定该专利申请机构存在《关于规范专利申请行为的若干规定》第三条第(六)项规定的非正常申请专利的行为。

针对「不同组分、配比等简单替换」的部分,现举另一家专利代理机构的犯行说明:例如,「一种防治鸡新城疫的饲料添加剂(申请号2018103578191)」和「一种防治禽霍乱的饲料添加剂(申请号2018103578327)」专利申请的技术方案,区别仅在于饲料添加剂配方中部分组分、配比的简单替换。

这些犯行在一般正常的专利代理机构看起来,是相当夸张的,很明显的不是因为一时疏忽而造成少量问题案件,数量之大让人不免怀疑是「预谋犯罪」。

其中一家专利代理机构在对国知局的书面陈述中提到2点理由:(1) 称由于质检漏洞造成案件递交出现问题,主要是由于案件重复提交后未及时办理撤案等原因造成、(2) 称涉案的多件非正常专利申请在递交前已向客户提出可能被认定为非正常申请的建议,但客户仍强烈坚持递交,因本着维护申请人的知识产权利益的思维而递交,有情非得已的难处。

笔者认为其所提出的第一个理由反而更凸显出该专利代理机构的程序管控短板,要知道重复送件不仅会造成费用的浪费,严重的更会导致客户案件无效,如此管理品质,客户又如何能放心将案子交付?至于第二个理由,相信很多专利代理机构都曾遇过,有些客户就是很牛,明明跟他说这样不行、这样子不会过、这样子会出问题,但他就是听不进去,硬要照他的意思递交。不知道身为专利代理师,或是专利代理机构负责人的你,会如何面对?

针对第二个原因,国知局表示「陈述材料中未提交影响事实认定的实质性证据,上述申辩理由不能成立」。 笔者的解读是,由于专利代理机构未能提出具体事实证明「自己曾提出建议,是客户坚持递交」,因此理由不成立。所以建议以后如果碰到这种客户,必须要留下「具体事实」,书面声明、录音、邮件往来记录等等,应该都是可行的。

第二宗罪:一案多卖

其实,会出现不正常申请,一案多卖可能是其中一个「肇事」主因。

国知局在约谈调查中发现,某专利代理机构工作人员「上门为客户进行所谓的「专利挖掘」的业务时,会代客户编造出若干所谓的技术改进点供客户挑选,并且将客户『挑剩下』的『点子』卖给其他客户,个别还存在『一案多卖』的情况,导致出现『雷同案件』;而且由于该代理机构分所众多,难以知晓案件雷同情况」。所以,该事务所同时存在编造专利和一案多卖的行为。

第三宗罪:专利代理师对以自己名义提交的大部分专利申请不审核把关

故顾名思义,第三宗罪是指身为专业之专利代理师,但却对以自己名义提交的大部分专利申请不审核把关。案件事实:

某专利代理师每年代理专利申请几千件,即平均每月有上百件案子,但每月仅对几十件进行把关,对其他案件不知情、不了解,不审核把关,严重损害委托人的利益。

第四宗罪:泄露委托人发明创造内容

比起前述的犯行,第四宗罪在委托人客户的心中,应该是最罪不可赦的,这也是这次国知局的惩戒决定引起外界触目的主因。案件事实:

某专利代理机构将四川旭虹光电科技有限公司(下称四川旭虹光电)未公开的两件专利申请(申请号201720710071x、2017207100743)文件内容,于2017年7月13日发给重庆市南山区川华玻璃制造有限公司(下称重庆川华玻璃)。在重庆川华玻璃确认之后,该于2017年7月26日为其提交了另两件内容与四川旭虹光电的专利申请内容完全一样的专利申请(申请号为2017209176770、2017209181995)。也就是说,该专利代理机构将四川旭虹光电尚未公开的发明创造内容发给重庆川华玻璃,泄露了委托人发明创造的内容。

这显示该专利代理机构除了保密制度落实不到位、内部管理制度不完善外,诚信也是一个很大的问题,虽然该专利代理机构事后公开发表了《致歉及整改声明》,但诚信及信誉一旦被破坏,要重新建立相信要花很长一段时间。

第五宗罪:纯粹挂牌-隐瞒专利代理机构股东未能专职从事专利代理业务的重要事实

「专利代理机构股东未能专职从事专利代理业务」,这就是我们说的挂牌。

这次惩戒案件包括某专利代理师与一知识产权代理机构签订合伙协议,但未能专职从事专利代理工作,隐瞒了代理机构股东未能专职从事专利代理业务的重要事实。案件事实如下:

2017年6月26日,国家知识产权局收到某知识产权代理机构法定代表人董某通过电子邮件发来的举报材料,提出该知识产权代理机构涉嫌存在股东挂证行为,董某与该知识产权代理机构实际控制人张某(不具有专利代理资格)签订合伙协议后,并未在该知识产权代理机构专职从事专利代理业务;其对公司将其变更为法定代表人不知情。

经过调查发现,董某与该知识产权代理机构签订协议后,未在该知识产权代理机构工作过;张某作为该知识产权代理机构实际控制人,承认上传专利代理管理系统有关文件中的股东签字是由代办公司代签署;该知识产权代理机构于2018年6月注册事项变更所提交的股东会决议、股权转让协议书等材料都不是董某所签,被变更为法定代表人的沈某也不知情。

2019年1月21日,国家知识产权局收到董某的书面陈述意见。董某在陈述意见中称,张某承诺成立识产权代理机构后,会在杭州找一个办公场所供其办公,而不是要求其去苏州办公;其在2017年2月离职之后一直未在杭州正式工作,并未有不愿辞去杭州工作去该知识产权代理机构上班的行为,其行为属于「被动挂证」。

经进一步核实,董某在此前的询问笔录中承认其在与识产权代理机构签订合伙协议期间,通过其他公司缴纳社保;知识产权代理机构的举报材料也指出,董某在此期间于杭州另找一家咨询公司上班。董某的上述申辩理由无法否认其该知识产权代理机构签订协议后,未能专职从事专利代理工作的事实,也未提交影响事实认定的实质性证据,因此国知局认为董某的申辩理由不能成立。

 

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作者: 李淑莲
现任: 北美智权报主编
学历: (台湾)文化大学新闻研究所
经历: 半导体科技杂志(SST-Taiwan)总编辑
CompuTrade International总编辑
日本电波新闻 (Dempa Shinbun) 驻海外记者
日经亚洲电子杂志 (台湾版) 编辑

 


 





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