USPTO发布IPR、PGR、CBM等程序修改动议（Motion to Amend；MTA）规则新试办计划，自2019年3月15日生效并适用当天起成案（Institution）案件的相关程序，试行期间暂定约一年。一般认为，新办法或许有利提高MTA过关机率。

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USPTO 2018年10月发布IPR、PGR、CBM等程序修改动议（Motion to Amend；MTA）规则变更及试办计划提案 。截至2018年12月21日为止，包括来自不同个人、各大智权组织、医疗生技及电子计算机产业代表等，USPTO共收到49份公众意见书 ，经汇整分析，正式于2019年3月15日发布正式版PTAB公告后审理（Trial）程序MTA试办计划 ，自发布之日生效并适用当天起成案（Institution）案件的相关程序，试行期间暂定约一年。

依这项办法，专利所有权人（Patent Owner；PO）可在MTA请求PTAB加发初步指导（Preliminary Guidance） 、重送修改后MTA（rMTA），依试办计划新规则跑后续流程；但也可选择不要PTAB初步指导、rMTA，基本按试办计划推出前的旧规则行事。一般认为，新办法或许有利提高MTA过关机率。

MTA及rMTA

依规定，专利所有权人与PTAB会商后，可提出一次MTA新增合理数目的替代项（Substitute Claim），所谓合理，一般指原专利一项可在MTA新增一项替代，且替代项不得扩大原专利范围或写入New Matter。MTA只能响应程序所涉不予专利事由，并需就每一替代项叙明符合说明书书面叙述要件。而实务上，除非专利所有权人另有说明或删除原专利范围，否则只有在原专利范围被认定不具可专利性时，PTAB才会考虑其替代项是否具可专利性并于终局决定予以说明。

倘若满足特定要件，即双方为求和解而共同提出请求，或有其他充分理由，专利所有权人在获得PTAB同意后，可再提出后续MTA。然而法规虽有MTA及后续MTA机会，实务上，真正获准修正的案件量十分有限。根据USPTO最新统计 ，截至2018年9月30日为止，已审结的3599件案件中，专利所有权人共提出326份MTA，其中205份请求新增替代项的MTA已有PTAB审理结果，仅有8件全身而过，所占比例不到4%；部分通过的共13件，比例约为6%。

为提供攻守阵营更充分的论述空间及更公平合理的游戏办法，依USPTO试办计划规画，PTAB可针对MTA作成初步指导，而一旦PTAB制发初步指导，或程序请求人（Petitioner）就MTA提异议（Opposition），即视同满足提出后续MTA所需「充分理由」要件，保证专利所有权人有第二次提MTA的机会，也就是rMTA。

至于什么是PTAB「初步指导」？依USPTO所说，一般可能以短文官函形式处理，视个案状况，也可能直接在电话会议口头交付，内容主要考虑MTA新写入的额外限制，但不讨论程序请求人原挑战（Challenged）请求项的可专利性，另会初步分析专利所有权人所提MTA是否有机会符合法规要件，也会比对案卷记录所载先前技术，初步判断程序请求人有无合理机率证明替代项不具可专利性。大致在程序请求人异议之日或异议提出官期结束之日起4周内，PTAB即可发布此一初步指导。

PTAB撰写终局决定时，一般只考虑最后版本的MTA及替代项，不受初步指导内容约束，但有机会在程序早期得悉PTAB意向，这份新增的初步指导，理论上对程序双方应有相当高的参考价值。

基本规则

按先前的办法，PTAB发布成案决定之日起3个月内，专利所有权人可以先提响应，此时并可并提MTA，而后程序请求人可在3个月内就MTA提出异议，论证MTA替代项不具可专利性，再由专利所有权人决定是否于1个月内提出PO Reply，然后程序请求人可在PTAB同意后加提Sur-reply，期间通常也是1个月。

而依USPTO公告的试办计划，PTAB发布成案决定后，专利所有权人可在12周（原提案办法仅给1.5月）内响应，此时的回应可并提MTA，专利所有权人并可在MTA请求PTAB加发初步指导；之后程序请求人也有12周的时间可以响应，若专利所有权人并提MTA，程序请求人的响应也可就MTA并提异议。

视专利所有权人及程序请求人的选择，接下来的程序将有不同的走向：

1. 无程序请求人异议，且无PTAB初步指导
   若专利所有权人未请求PTAB加发初步指导，之后也未提rMTA，后续程序基本和试办计划生效前差不多，但仍有一些调整：例如，不论专利所有权人是否提MTA，在程序请求人以Petitioner Reply回复PTAB成案决定后，都有6周的时间可提PO Sur-reply予以反击；而若专利所有权人并提MTA，则在程序请求人对MTA提异议之后，专利所有权人将有6周的时间写PO Reply以为响应，程序请求人亦可再以6周时间准备Petitioner Sur-reply。前述官期皆较原来的1个月时间更为宽裕。
2. 有程序请求人异议，或有PTAB初步指导
   若程序请求人就专利所有权人的MTA提出异议，或PTAB依专利所有权人之请发布初步指导，则程序请求人提交异议之日或其官期结束之日起6周（较原提案办法多给2周时间）内，专利所有权人接下来可在以下三种选项中择一进行：1)响应程序请求人异议及/或PTAB初步指导，2)提交rMTA，或3)不提交后续文件。

若选择提交rMTA，可照搬（但非以Incorporation by Reference的模式援引插入）原MTA本已写入的替代项、论点及证据，但需写入新替代项以取代一或多个原MTA的替代项（PTAB终局决定只考虑写在rMTA的替代项），而为论证rMTA符合法规要件且替代项具可专利性，rMTA也可加写相关论述及证据。但原则上rMTA所提修正、答辩、证据只能响应程序申请人的异议和PTAB初步指导，不得偷渡无关的新修正、答辩、证据。收到rMTA后，PTAB将发新的Scheduling Order启动新一轮快节奏攻防，程序请求人新增3周的异议期，之后双方在口审前可再有一次攻防，除口审及口审之前的程序请求人响应之外，其他日期双方可协商调整。

不过，假使专利所有权人未选择前述任一选项，即1)未响应程序请求人异议及/或PTAB初步指导，2)未提交rMTA，也3) 未选择不提交后续文件，反而撤回原MTA，则程序请求人、专利所有权人都不得再提后续书状，PTAB终局决定也不会处理考虑MTA内容。

其他注意事项

多数书状都有可能提交宣誓书或其他新证据，但Sur-reply是个例外，不论是专利所有权人或程序请求人的Sur-reply，除交叉诘问对造证人的证词誊本外，不得再提交新证据；此外，PTAB发布初步指导后，倘若专利所有权人未于官期内提后续文书，接下来的双方攻防都不能再引进新证据。

因时程紧凑，若有可能的证人浮出台面，双方应尽快会商证词提交后的取证时间，比方程序请求人对rMTA提异议后，专利所有权人只有3周的响应时间，所以若程序请求人在rMTA的异议并提新证词，应于1周内安排后续诘问取证。除非情况特殊，排定的书状时程不会因证人、双方律师无法立即配合而改期。

至于排除动议（Motion to Exclude；MTE），若考虑专利所有权人加提rMTA且程序请求人异议的情况，一般会延到成案之日起10月、距12月目标法定期间剩9周时举行口审，而MTE提交官期可能与双方口审前的最后攻防书状提交官期重迭，甚至比后者更早结束，意谓双方有可能无法表达反对考虑新增证据、赶不及在口审前提出MTE。因此新办法规定，若有必要，双方可在口审后请求PTAB同意提交MTE，或在口审时当庭提出口头MTE。

若专利所有权人已提MTA，但程序请求人因故退出，而PTAB决定走完后续程序，则PTAB可向USPTO审查部门寻求协助，比方可由Central Reexamination Unit（CRU）指派审查官，初步分析MTA有无扩大专利范围、写入New Matter等违规问题，以及根据专利所有权人呈报或审查官自行检索找到的先前技术，比对MTA所列替代项是否具可专利性等，写成审查官咨询报告（Examiner Advisory Report）。

舆论看法

MTA通过机率向来偏低，可是实际上，受诉讼策略及其他众多因素影响，PTAB公告后审理程序本来就较少见专利所有权人提出MTA。试办计划尽管有机会拉高MTA的通过机率，未来会不会有更多专利所有权人在程序中提出MTA，仍有待观察。

毕竟如美国专利律师指出 ，这些程序的请求项范围解释虽适用不同标准，但专利所有权人大可利用仍系属于USPTO（Pending）的延续案、Reissue申请案、Reexamination程序来修改专利范围 ，这些程序的实审只需面对USPTO审查官，没有磨刀霍霍想一决生死的程序请求人。再则，提出MTA虽不代表专利所有权人承认原专利范围有效性堪虑，但焉知PTAB及各级法院法官的心证会否不自觉受到影响。况且，PTAB初步指导也可能在诉讼中被用来攻击专利所有权人、支持被告的暂停诉讼程序动议或请求项范围解释、成为被告争取更好和解条件的谈判筹码。此外，MTA替代项要等PTAB发终局决定确认其可专利性、上诉期间截止或法院肯认PTAB决定，替代项的专利范围才能具效力，前后时间可能历时数年，拉长被告可主张的中用权（Intervening Right）时间、压缩真正能计算损害赔偿的专利权期间。

然而，若专利所有权人真有需要在PTAB程序修改专利范围，也有专家认为 ，新办法的rMTA规则除了保证有第二次的修改机会，还能带来额外的战术优势，考虑程序请求人背负的禁反言限制，试办计划对专利所有权人相对友善。

原因是，即使聘用检索专家加急作业，一般需数周才能拿到较完整的检索结果，MTA的异议期有12周，但tMTA的异议期只有6周，若专利所有权人对异议提出响应，程序请求人最后的Sur-Replay写稿时间更只有1周，然后就要口审。仓促间回击，怎么想都是专利所有权人赢面大些。因此专利所有权人大可「善加利用」这个时间差，MTA只是写来钓程序请求人最好的引证文献及论点，等到提rMTA才亮出底牌，赌程序请求人没时间做最有效的异议反击，而且还能让程序请求人一心二用，无法全心准备口审的言词辩论。

但无论试办计划能否如官方及IP业界希望般发展，在限定时间内新增多个选项及步骤，势必让IPR、CBM、PGR的修正程序更紧张、更烧钱。

图1. APPENDIX 1A：USPTO提供初步指导制发后时程规画示意图

图片来源：Federal Register / Vol. 84, No. 51 / Friday, March 15, 2019 / Notices

图2. APPENDIX 1B：USPTO提供专利所有权人加提MTA流程示意图

图片来源：Federal Register / Vol. 84, No. 51 / Friday, March 15, 2019 / Notices

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