虽然专利诉讼是行使专利权的重要工具，但在判例和法规变动的影响下，诉讼的操作策略也必须有所调整。以专利诉讼最活络的美国为例，在TC Heartland一案后，专利权人再也无法任意选择起诉法院，而在美国发明法案（AIA）施行后，被控侵权人又多了一项可以反制专利权人的工具：多方复审程序。这些变化，都使得专利权人必须准备地更加充分，才能在诉讼中获胜。

专利权在商业上最核心的功能，就是排除他人实施该项专利，以及向侵权人请求损害赔偿。有了这项基础，才能建构出专利授权活动，以及后续的转让、质押等交易。因此，专利诉讼的发展动向，对于专利产业的发展，具有相当深远的影响。

在各国当中，又以美国的专利诉讼最具指标性。虽然美国专利的申请和获证量早已被中国大陆赶过，但因为美国依旧是研发强国和主要市场，世界级的科技厂商仍然多以美国为主要诉讼战场。此外，美国的专利争讼工具众多，原告方（专利权人）除了可以在联邦法院起诉专利侵权，也可以在国际贸易委员会（USITC）声请禁制令；相对地，被告方也可以向专利初审及上诉委员会（PTAB）提出专利复审作为反制。这些审判交互影响下的结果，不但决定了科技产业的发展方向，更常常是其他国家专利审判上的重要指引。

东德州法院对专利诉讼的吸引力不再

举例来说，美国专利诉讼有个不成文规则：因为东德州联邦法院（ED Texas）对于专利诉讼的原告极为友好，因此广受美国的专利权人喜爱，使得东德州法院吸纳了绝大多数的专利诉讼。从统计数字来看也是如此：2016年时，东德州法院的专利诉讼案量超过1600件，遥遥领先位于加州、特拉华州的其他法院（图1）。

图1：2016/2018年美国主要联邦法院专利诉讼案量比较

数据源：「全球创新论坛：台湾企业知识产权、反垄断、贸易及商业实务指南」会议数据

但在2018年，这个现象被大幅扭转。东德州法院的吸引力大幅衰退，只剩下500件左右；继之而起的是特拉华州法院（Delaware）以及北加州法院（ND California），两者都有将近一倍的案量成长。

奥睿（Orrick）律师事务所律师Robert Benson指出，美国联邦最高法院在2017年做出的TC Heartland判决，扭转了过去东德州法院独大的现象。在过去的专利侵权诉讼，专利权人可以选择任何一个联邦法院起诉，不过在TC Heartland一案中，则限定只能在被告的居所地（Where the defendant resides）起诉。若被告为公司法人，居所地可为：1. 公司的登记注册地；2. 公司的经常营业处所。这也解释了为什么在2018年，科技业群聚的北加州，以及众多企业选择注册的特拉华州，会成为专利诉讼的新战场。

不过这套规则并非一体适用。Robert Benson补充，若被告并非美国企业，无法适用在居所地起诉的新规定，此时专利权人依旧可以选择在任一联邦法院起诉。此外，若诉讼类型为由潜在侵权人所发动的确认不侵权诉讼（declaratory judgment），就必须在对专利权人有管辖权的法院进行（可参考前文美国专利诉讼地之争议：从苹果考虑关闭美国德州东区门市说起）。

专利诉讼与IPR程序联立，已是美国专利实务常态

另一方面，PTAB所管辖的专利复审程序（Inter Partes Review, IPR），对于美国的专利诉讼已经造成了结构性的影响。在IPR正式上路前，从2000年到2010年左右，美国专利诉讼的数量大致连年成长，其中从2004年开始，由非专利实施实体（NPE）发动的诉讼开始显著增加，到2007年之后更超越一般公司，占了整体专利诉讼量的一半以上（图1）。

图2：2000~2017年美国专利侵权诉讼量变化

数据源：http://www.rpxcorp.com

有趣的是，虽然从2007年至今，NPE一直是专利侵权诉讼的主要发动来源，但在2011之后，NPE的诉讼活动反而出现衰退。举例来说，2011年时，美国全部专利诉讼共有约7000件，其中由NPE所发动的就将近5000件；但到了2017年，全部专利诉讼量折半至3500件，NPE发动的更是连2000件都不到。

如果搭配PTAB的数据来看，态势将更为清楚。从2013年开始，PTAB的立案量开始显著飙升，在2014至2018年间，每年PTAB处理的专利有效性案件均维持在1800件左右。其中，实行双方对审方式进行，并且须在一年内进行完毕的IPR程序，更是占了PTAB案件的90%以上（图2）。

图3：2012~2018年PTAB立案量与IPR程序所占比例

数据源：http://www.rpxcorp.com

专利诉讼与IPR程序「联立」，已经成为美国的常态：现在，当专利权人提起侵权诉讼后，被告第一时间的反应不见得是忙着应诉，而是找上PTAB以IPR程序来撤销原告的专利。毕竟民事侵权诉讼旷日费时，认真打起来成本颇高，而IPR程序较为简便，效力也十分强大：若能成功撤销原告的专利，就无需进行民事诉讼，即使未能撤销，被告还有在民事诉讼中一搏的机会。

简单来说，虽然专利的核心功能之一为向侵权人请求赔偿，但这几年下来，在美国要透过专利诉讼求偿的难度是愈来愈高了。原告首先得辨认出被告的居所地，才能在正确的法院起诉，否则随时可能发生从头再来的风险。此外，原告还得小心被告利用IPR程序反制，因为专利权一旦被PTAB撤销，不仅眼前的求偿落空，后续也无法再对任何人主张。未来美国专利权人若还想要兴讼，事先恐怕得多做点功课才行。

数据源：
全球创新论坛：台湾企业知识产权、反垄断、贸易及商业实务指南，奥睿（Orrick）法律事务所，2019/04/10

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