俗话说人比人气死人，不同人之间很难客观评论，所以除非必要最好不要进行无谓的评比，同样的情形在世界各国专利制度中也会发生。相同发明与否的判断，尤其是看似不同但却有可能实质相同的两发明间产生的判断，常常是申请人、举发人、被举发人与审查人员之间争议的焦点。此时，了解拟申请国家在审查基准中关于相同发明的判断方式并善加运用，应是解决问题的王道。因此，就简单地跟大家介绍一下日本审查基准中涉及相同发明概念的相关内容吧！

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广义来说，在日本发明专利审查中涉及需判断两发明间是否相同的状况包含：特许法第29条的「新颖性或进步性」（在进行论理前，需先确认所请发明与引用发明间是否具有差异点，即二者是否为相同发明概念之应用，以下简称「新颖性等」）、特许法第29条之2的「扩大先申请案」 （日文为「扩大先愿」，对应于我国的「拟制丧失新颖性」，以下称「拟制丧失新颖性」）、特许法第39条的「先申请案」。（日文为「先愿」，对应于我国专利法第31条中关于「相同发明之复数申请案的处理方式」之「先申请原则」，以下称「先申请原则」）等。

在日本早期的审查基准中系于「发明之同一性」相关章节中，先叙明前述法条判断方式的共通原则后，再个别叙明特定法条中须额外注意的事项，而所谓「发明之同一性」系用于判断相同发明相关规定（特许法第29条第1项、第29条之2、第39条等）的用语，包括「相同」与「实质相同」两部分（日文为「同一」与「实质同一」）。不过，「发明之同一性」这个用语于1992年公告的「特许-实用审查基准」及其后的版本中已不再使用，改采依各法条之目的、要旨而个别叙述其判断准则的方式呈现。以下针对现行（2015年版）「特许-实用审查基准」中关于前述法条之相同发明判断方式简要整理如下：

一、特许法第29条的「新颖性等」（「特许-实用审查基准」第III部第2章第1-3节）

本法条的要旨在于申请专利之发明必须具有新颖性，也就是说申请专利之发明不可以是同条第1项所列示的先前技术中已揭露者（包括已为公众所知悉、已公然实施、已见于刊物等）。说得更白话一点，则是指申请专利之发明与先前技术已揭露之发明不可以是「相同」发明。

判断方式则是由所属技术领域中具有通常知识者将申请专利之发明与先前技术中已揭露而被引用之发明（以下称「引用发明」）进行技术特征（日文为「特定事项」）之比对，比对后若认为二者没有差异点时，则申请专利之发明与引用发明为「相同」发明（不包含「实质相同」），不具新颖性，反之，则断定申请专利之发明并非为先前技术已揭露者，具新颖性。

前述所属技术领域中具有通常知识者乃一虚拟之人，其具有申请专利之发明所属技术领域之申请时的技术常识，而所述的「相同」并不仅局限于完全相同，就审查基准第III部第2章第3节所述其尚包含「下位概念之引用发明可使上位概念之所请发明失去新颖性」的情事。

二、特许法第29条之「拟制丧失新颖性」（「特许-实用审查基准」第III部第3章）

本法条的要旨在于申请专利之发明不能有「拟制丧失新颖性」之情事，也就是说申请专利之发明不可以是「申请在其前但公开或公告在其后的发明、新型申请案（即所谓「扩大先申请案」）」的说明书、申请专利范围或图式（以下简称「说明书等」）中已揭露者。说得更白话一点，则是指申请专利之发明与「扩大先申请案」之「说明书等」文件中已揭露之发明不可以是「相同」或「实质相同」的发明。

判断方式则是由所属技术领域中具有通常知识者将申请专利之发明与前述先申请案的「说明书等」文件中已揭露之发明（以下称「先申请案揭露之发明」）进行技术特征之比对，比对后若认为（一）二者没有差异点时而为「相同」发明，或（二）二者之差异点系为了解决课题之具体化手段的微小差异（周知技术、惯用技术之附加、转换、删除等，且未产生新的功效）而为「实质相同」之发明时，则断定申请专利之发明有「拟制丧失新颖性」之情事。须注意的是，前述所属技术领域中具有通常知识者于判断先申请案之「说明书等」文件中所揭露事项时，系基于先申请案申请时之通常知识，而非所请发明申请时之通常知识。

三、特许法第39条的「先申请原则」（「特许-实用审查基准」第III部第4章）

本法条的要旨为基于一发明一专利之原则，对同一发明之复数申请案，仅最先申请者能获准专利权（即所谓「先申请主义」）。说得更白话一点，则是指不同申请案的申请专利范围中不能包含有「相同」或「实质相同」的发明。

判断方式则是由所属技术领域中具有通常知识者将申请专利之发明与前述其他申请案的申请专利范围中所记载之发明（以下称「他申请案所请之发明」）进行技术特征之比对，比对后若认为二者为「相同」（即没有差异点）或「实质相同」之发明时，则断定申请专利之发明与他申请案间会有发生违反前述「先申请主义」之可能。前述之「实质相同」包含（一）二者之差异点系为了解决课题之具体化手段的微小差异（周知技术、惯用技术之附加、转换、削除等，且未产生新的功效）；（二）二者之差异点系在本申请案中将他申请案之发明以上位概念表现而导致之差异（简单地说即他申请案为下位概念之发明）；（三）二者之差异点仅为在发明范畴之差异。

结语

在日本发明专利审查中常涉及需判断两发明间是否相同的状况，广义地说包含特许法第29条的「新颖性等」、特许法第29条之2的「扩大先申请案」、特许法第39条的「先申请案」等情事，视个别法条规定之不同，可能包括须判断「相同」发明与「实质相同」发明等两部分（日文为「同一」与「实质同一」），我国申请人在日本的申请案，若收到关于前述法条之拒绝理由通知时，宜掌握各法条之要旨与判断原则进行妥适的因应，方能为自己的创作争取到最佳的权利保护范围。

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