044期
2019 年 8 月 14 日
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不着急版的美国专利申请程序选项
黄兰闵/北美智权 智权法规研究组

偶尔也有申请人想知道怎样在美国慢一点领证,为此,我们来谈谈慢板的美国专利申请程序。


图片来源 : shutterstock、达志影像

世界分24个时区,每区各过各的时间,就算同个时区,百百款的人当然也不是人人朝九晚五。专利申请自亦有百百款的需求,常有很着急的申请人想知道如何快一点拿到专利,但的确也有很不着急的申请人想知道怎么慢一点领证。针对后者的需求,我们来谈谈慢板的美国专利申请程序选项。

程序阶段 可能选项 补充说明
 
  • 已先在其他国家申请专利者,通常可主张其优先权,如此,只需赶得及在优先权日起12个月内向USPTO递交正式申请案即可。
  • USPTO一般按申请顺序安排实审,所以晚点申请的案件,理论上会晚点实审。然而,申请日事关新颖性、非显而易见性等可专利性要件的比对基准,在没有任何前置安排的情况下,贸然拖着不赶紧向USPTO申请专利,绝非明智之举。
  • 第一案尚未在任何国家送件者,也可在美国先提暂时申请案,如此,只需赶得及在美国暂时案申请日起12个月内向USPTO递交正式申请案即可。
  • 若花钱绕道PCT,进入美国的时间可延至最早优先权日起算30个月。
 
美国新案申请

 
  • 可考虑送件时暂不缴清所有规费,如此,USPTO一般会寄发补件通知,虽需额外缴付滞纳金,但可多取得至少2个月的补件时间,若不差钱,加缴延期费,最多还可以买到5个月的时间。
  • 若是PCT进入美国的申请案,务须在最早优先权日起算30个月内缴交基本国家费,否则将导致废案。
  • 通过初审之后,倘若仍需拉长评估时间,非Reissue申请案并可请求暂缓实审。只要申请案未曾请求不公开或已撤回不公开请求,并满足公开要件,即可缴费请求暂缓实审。最多可要求最早优先权日起3年内不启动实审。
  • 暂缓实审期间,若情况有变,申请人也可请求提前进入实质审查。
进入实审阶段

 
  • 多数申请案都会遭遇核驳处分,无论是Non-Final OA或Final OA,一般会有3个月的回复时间,但申请人可缴费请求准予延期,最多可再拿到3个月的时间。
  • OA务须于官方发文日起6个月内回复,否则将导致废案。
  • Final OA寄发后,无法说服USPTO审查官所请发明具可专利性,但想再拉长战线,多个方式中,可考虑如下:
 
  • 缴费提交Notice of Appeal进入诉愿程序,取得2个月缓冲;
  • 只需提交制式表格及缴费,一般毋须附具其他文件。
  • 缴费提交RCE启动下一循环实审,并可额外缴费请求USPTO暂停处理,如此,至少可再争取3个月时间;或
  • RCE需有规定附件(例:Final OA寄发后所提修正答辩、IDS之类)。
  • 放弃原申请案,缴费另提延续案,重新排队候审。
  • 一般以其主张的最早美国案申请日安排候审顺位,但CIP是例外。
进入诉阶段

 
  • Notice of Appeal提交后,2个月内需补诉愿状Appeal Brief,若愿意缴费延期,此一期限可再拉长5个月。
  • 在PTAB发布终局意见之前,诉愿人随时可提RCE结束诉愿流程,重新进入实审轨道
  • Appeal Brief提交后,官方若坚持原核驳立场,将制发Examiner’s Answer,一般可不回复,诉愿人有2个月的时间考虑是否缴费移请PTAB审理。
 
接获核准通知

 
  • 延至3个月领证费缴费期限届满前缴费。
  • 无法延期,逾期废案。
  • 缴领证费后若有需要,
 
  • 可缴费请求撤回核准处分及公告流程,另以RCE再一次启动实审循环,方便审查官考虑IDS新呈报文献、新的实质修正之类。
 
  • 可在规定期间缴费请求暂缓公告,有机会争取到1个月的时间。
 

然而申请人应注意,即使有意采取慢板申请策略,仍应注意官方指定期限的控管。在美国,超出指定期间未提规定文件或缴规定规费,虽有相对友善的请求恢复原状办法,但适用前提为非故意延误。换言之,只能充作意外疏失的补救条款,万万不可纳入常态策略选项。

此外,计算专利权期间调整(PTA)天数时,以上许多作法有可能列为申请人延误,并在申请案核准后,导致专利所有权人所能取得的PTA补偿天数缩短。假使专利所有权人希望尽量拉长专利权可行使期间,其中取舍,至关重要。

另需提醒,依37 CFR 11.18(b)规定,向USPTO提交文件的同时,其实视作送件人已一并对USPTO宣誓:(相信)所呈报的信息及陈述为真、未蓄意隐匿任何不当操作,及所送文件并不是为了无谓拖延程序、增加成本之类。一旦被认定违规,有可能面临USPTO程序惩罚,甚至因违反18 U.S.C. 1001规范,被追究民事及刑事责任。

总而言之,申请人应依个案情况谨慎拟定申请策略,切莫因小失大。

 

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