无论在商标或设计领域，如何认定属于纯功能性，长久以来一直是个复杂的问题。本篇旨在从商标及设计两方面，简要汇整欧洲法院判决如何解读功能性排除规定以及其考虑依据，供各方参考。

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物品造型可受到不同智慧财产制度保护，但在申请商标与设计时必须符合功能性排除规定（即非「纯功能性」），例如我国商标法第30条规定，商标若「仅为发挥商品或服务之功能所必要」，不得注册；又如专利法第124条规定，「纯功能性之物品造形」不得受设计专利保护。

在欧盟商标方面

本篇讨论对象限于欧盟商标规则第7(1)(e)(ii)条规定[1]，即特定标志是否「仅是包含为达成特定技术成果所必需之商品形状」（意指技术功能性）。关于是否应以「替代性」解读该条规定，历来有不同看法，欧洲法院在Philips案[2]及其后Lego案[3]明确扬弃替代性基准，而改从重要特征判断，其见解包含几个重点：

（一）正确解读条文旨意与文义

法院认为，解读该条规定时应以公众利益为基础。一方面避免特定人永久或延续独占技术解决方案或功能性特征，例如专利到期后继续赋予商标权保护，另一方面亦限制法条之适用范围，鉴于商品形状或多或少具备功能性，故限于排除「所包含重要特征仅是技术上为充分获致预期之技术成果者」，亦即应以「仅是」与「所必需」两者作为条件：在解释上，「仅是」意指形状之所有重要特征均为实现技术功能，若只存在不具技术功能之次要特征，无法排除该条规定适用，必须具有装饰性或富想象力的主要元素，方足以排除之。至于「所必需」，并非意指特定标志系为达成技术成果之唯一形状，换言之，即使得由使用相同或不同技术解决方案之替代形状达成同一成果，该标志仍不因此得获准保护。

（二）替代性基准之缺陷

鉴于商标权保护及于相同或近似之形状，可能导致大多数替代形状落入禁止范围，而使竞争者无法自由选择技术解决方案，倘若特定人在同时间申请注册各种替代形状，即可能完全阻碍竞争者实现特定技术功能；尤其是，主管机关审查时如已察觉某种形状所包含之解决方案，系该类商品在技术上所偏好之型态，竞争者此时更加不容易找出功能性观点上不相似、且又吸引消费者之形状，亦即「真正之替代形状」。综合前述，替代性基准确实存在相当大的缺陷，亦即不易消除完全独占之疑虑。是以，不论从立法旨意（如特定形状是用以实现特定技术功能之重要特征，应留予公众使用）或法条措辞推论，抑或是完全独占之疑虑等面向观察，替代形状之存在事实均无法排除第7(1)(e)(ii)条规定适用。

（三）重要特征之辨认

重要特征意指「标志之最重要元素」，其辨认方式因个案而异，主管机关得直接就标志产生之整体印象判断，或者就标志各部位依次审查，亦即，依据案件难易程度，可能仅就标志为简单之视觉上分析，或斟酌相关数据如问卷调查、专家意见、系争商品先前取得知识产权之相关文件等，详为审查。足见，先前专利权文件自然是重要判断依据，主管机关得从该文件揭露之元素，认定标志之重要特征是否均为实现特定技术功能，而这点也是Lego案败诉之关键所在。

倘若重要特征中包含装饰性或富想象力之元素，由于竞争者可轻易回避同一非功能性元素而采用功能性相当之替代形状，既不至于造成形状相同或相似之情形，亦不引发特定人独占技术解决方案之疑虑，此时赋予商标权保护并无不妥。

在共同体设计方面

共同体设计规则第8(1)条亦规定，纯为功能性考虑之外观特征不得受设计保护。欧盟会员国及OHIM（现今为EUIPO）过去大多采取「替代性」（或多重形式理论）观点解读该条规定，佐审官在Philips案之意见亦表赞同，认为设计领域拒绝注册须符合之功能性门坎较高，因此，若存在其他可实现相同技术功能之形式，仍可能取得设计保护。但Lindner案[4]一改过往作法，同样改从特征性质判断，因而导致商标及设计领域之纯功能性判断基准越趋雷同。去年，欧洲法院终于在DOCERAM案[5]首度表示看法，大致上赞同Lindner案见解，其理由重点如下：

（一）有无替代设计并非解释第8(1)条之决定性因素

法院认为，不仅指令及规则并未提供解读指引，该条规定似亦未参考任何内国法，既然欠缺明确定义，自然无法推论出以「满足相同技术功能之替代设计」作为唯一判断基准，此时必须考虑规定上下文与立法目的，以自主且统一之方式解释。而根据设计规则相关规定，外观乃是设计之决定性因素，故第8(1)条预定排除之情况应为：设计师选择产品外观特征之唯一考虑为技术功能，即使亦斟酌其他因素，但在视觉上，后者仍非选择特征之关键点。再者，按规则叙文第10条解释，第8(1)条旨在避免因保护纯功能性设计而防碍技术创新，因此，如果存在替代设计即可免于适用该条规定，特定人恐将不同设计形式全数注册成为设计，形同享受相当于专利之独占保护，导致竞争者无法提供包含某些功能性特征之产品，或限缩技术解决方案之选择自由，进而使第8(1)条规范目的失效。

是以，倘若除实现产品技术功能之考虑外，设计的其余因素在选择外观特征时毫无份量，即使存在实现相同功能之替代设计，仍无法获准保护，换言之，欲决定是否纯为功能性考虑时，必须证明技术功能系设计特征之唯一决定因素，有无替代设计并非决定性因素。

（二）应从客观判断是否纯为功能性

针对Lindner案提出之「客观观察者」，法院指出第8(1)条未明定从客观观察者或其他虚拟之人观点认定，故并无必要从客观观察者角度判断，因而否定Lindner案此点意见。尽管如此，法院认为各国法院仍应从客观立场酌量个案各项情况，包括设计本身、选择特定外观特征之理由、产品使用相关信息、实现相同技术功能之替代设计等。

小结

本篇虽然仅是简述欧洲法院分别就商标及设计领域所作之「物品造形之纯功能性」解读，但仍可观察到几点颇富深意的现象：

其一，不论是商标及设计领域，过往均倾向从「替代性」认定是否纯功能性。虽然佐审官曾在Philips案指出该两者领域之功能性排除规定门坎应有不同（设计较难符合），但最终欧洲法院均认为，「替代性」不适宜作为唯一判断基准。

其二，欧洲法院之所以不再倚赖「替代性」，而转从特征性质认定是否纯功能性，关键恐怕正是「对于全数独占之疑虑」，因此，不管是Philips案、Lego案或DOCERAM案，法院均指出替代性基准无法真正落实功能性排除规定旨意。

其三，尽管如此，以商标及设计领域判决对照，欧洲法院对于「替代性」之评价仍有些微妙：在商标方面，法院认为替代形状之存在事实系与纯功能性无关；在设计方面，法院认为替代形状并非纯功能性之决定性因素。实际上，历来确实不乏建议该两者领域之功能性判断基准应有宽严区别，诚如佐审官在Philips案之意见，但如此作法是否合理或是基于何种根本差异，需要更多深入研究方可定论。

最后，DOCERAM案仅是欧洲法院首次针对共同体设计规则第8(1)条之简要答复，而非如Lego案，系针对个案争点提出具体详细之见解，其中仍有诸多议题未决（例如「功能性」之内涵），有待欧洲法院未来进一步阐述。

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