ABPA案与Best Lock案，正巧反映出美国对于must-match与must-fit两种设计截然不同的保护态度，这也是ABPA案中，法院认为无法类推适用Best Lock案判决之主要理由。不过，Best Lock案揭示了更为根本的争议，亦即「功能」定义及其范围，判决见解及不同意见书的立场明显相反，Newman法官提出之质疑至今恐怕还是难以解决。

1996年Best Lock案判决是美国联邦巡回上诉法院（CAFC）以「纯属功能性」为由认定设计专利无效的重要案件，往后诉讼也曾多次引用并解释，而在今年判决Automotive Body Parts Association v. Ford Global Technologies, LLC, No. 18-1613 (Fed. Cir. 2019)再度由ABPA援引，声称Ford头灯及引擎盖设计系美感上匹配（aesthetically match）其卡车，故应属纯功能性，惟法院拒绝该主张。实际上，Best Lock案讨论的是技术上匹配，自然无法作为ABPA案之参考先例，不过，可由此了解美国法院如何透过功能性之定义及解释，处理相当于欧盟共同体设计规则第8条2项「互连装置」（interconnection）例外之情形。

本案缘由

本案[1]为钥匙叶（key blade）设计专利之有效性争议。一般而言，钥匙包含转动时手握的弓部（bow）以及插入锁具键槽（keyway）的钥匙叶，空白（blank）钥匙叶必须按照开启特定锁具需要的钥匙齿组合，切割或凿刻出适合的轮廓（profile），方能发挥开锁功能。在备品钥匙市场，有钥匙复制设备的锁匠或零售店会库存各种轮廓的空白钥匙叶以供替换，钥匙及锁具制造商则会透过若干方式限制钥匙胚（key blank）复制，例如向单一客户或特定地理区域销售特定类型的锁具及钥匙，缩减消费者对该类型备品钥匙之需求，进而降低备品钥匙制造商生产复制用钥匙胚的诱因。

Best Lock生产并销售用于维护工业、商业与机构设施安全的钥匙与锁具，为避免该类钥匙轻易遭到复制，其透过发明专利或设计专利保护并掌控特定钥匙胚之市场。Best Lock不仅是本案一审两项系争专利（U.S. Patent 5,136,869，简称869专利；U.S. Design Patent 327,636，简称636专利）之受让人，也是其他33项钥匙叶设计专利之受让人，以及与34项钥匙叶设计专利相对应的34项键槽设计专利之受让人。Ilco则为现有锁具生产复制及替换用的钥匙胚，并向锁匠与备品钥匙零售商销售替换用钥匙胚。

1993年，Ilco仿造Best Lock其636专利所示之钥匙叶设计，并于美国联合锁匠协会年度大会发布有该钥匙叶形状的钥匙胚，Best Lock因而控告Ilco侵害前述两项专利，Ilco则反诉该两项专利无效。一审法院[2]依据专利法第102条认定869专利无效，并以「欠缺购买者或使用者关注之装饰性」为由认定636专利无效。Best Lock仅就636专利部分上诉。

当事人主张及判决理由

Best Lock主张，虽然特定钥匙与相对应的锁具必须契合（mate）方能开锁，但实际上存在无数种钥匙叶及配对的键槽设计，可随意选择，故636专利并非纯属功能性。然而，CAFC认为一审判决系争设计纯属功能性而不具装饰性，并无违误，故维持原判。其主要理由如下：

1. 根据636专利图式，Best Lock请求保护的范围仅限于空白钥匙叶，而非整把钥匙。双方并未争执钥匙叶必须做成如图所示之同一设计，方能适合相对应的锁具键槽；Best Lock亦承认，确实无其他形状的钥匙叶可适合该特定键槽。因此，636专利钥匙叶设计如有任何美学吸引力，也只是纯粹由功能性决定之形状造成的必然结果。
2. 纵使Best Lock主张钥匙与锁具之间存在各种接口形状，也无法改变判决结果。钥匙叶及配对键槽间的不同接口形状虽可结合成为发挥上锁功能的一组钥匙及锁具，但Best Lock请求保护的范围并非钥匙及锁具组合，而仅限于钥匙叶，且必须设计成636专利图式揭露之形式方可发挥预定功能。
3. 即使Best Lock拥有其他可契合636专利钥匙叶的键槽设计专利，对法院分析亦无影响。因为系争专利有效与否，仅能就其请求项加以评估，而非从多项专利的请求项综合观察，故该键槽设计专利之存在事实并不影响636专利请求项解释及其纯属功能性认定。

Newman法官的不同意见书

Newman法官则在不同意见书中，指出另一个思考观点。根据判决先例，本案适用之规范原则包括：

其一、专利法第171条要求之装饰性，并非意指具备艺术性或吸引目光，且为避免受观看者主观意识左右，法院另提出较为客观之基准，亦即只要非主要属于功能性（primarily functional），譬如存在其他设计或配置方式，便符合装饰性要件；设计如系纯粹由制成品之预定功能所决定，则无法获得专利保护。该解释与物品本身须具备实用性（utility）之事实互无妨碍。

其二、根据奠定设计专利原则之最高法院判决Gorham Mfg. Co. v. White，虽系以区分设计专利与实用专利之「非功能性」界线衡量装饰性要件，惟亦应了解，实用物品之设计无法与该物品之实用性相分离，受专利保护的设计往往混合功能性及非功能性特征。是以，适用设计专利法律须能区辨物品之功能性，以及该物品或其特征设计之功能性，例如法院在L.A. Gear, Inc. v. Thom McAn Shoe Co.一案指出，运动鞋的鞋舌、胡片（mustache）、三角翼及侧网面虽均属实用部位，但该等特征及鞋子之整体设计并非纯粹由功能所决定；尽管如此，物品之功能性及其设计之功能性两者间确实不易划清界线。

有鉴于此，Newman法官认为系争钥匙叶轮廓系符合设计专利之法定要件，反倒是本案判决适用法律有误。其理由大致如下：

1. 无论特定设计能否获得实用专利，不得基于形式与功能之相互作用或两项物品之协调设计（designed in harmony），例如系争钥匙轮廓设计适合相对应的键槽，进而剥夺特定设计受专利保护之可能，或使主要非属功能性之设计无法符合专利要件。
2. 所有钥匙应契合键槽乃是当然之理，但若因钥匙轮廓之抽象、任意性设计与相对应的键槽契合而认定系纯属功能性，实为设计专利保护目标设下例外。诚如USPTO所云，系争钥匙叶轮廓设计系主要非属功能性，本案当事人亦同意，实际上存在着无数种钥匙轮廓设计，系争钥匙轮廓设计自然非由「钥匙适合锁具」此项功能所决定。
3. 关于在使用中与其他物品之互补设计相互作用的任意性设计是否受专利保护，尽管判决先例极少，但仍可从Motorola Inc. v. Alexander Mfg. Co., 786 F. Supp. 808 (N.D. Iowa 1991)一案获得与本案判决相反之看法：该案系手机电池盒（battery housing）设计专利之有效性争议，涉嫌侵权者以「电池盒必须吻合手机与电池充电器」为由，主张系争设计纯属功能性。法院拒绝其主张，认为设计电池盒时还不存在充电器，且电池盒设计与手机设计同时进行，故无法证明电池盒设计系纯粹由充电器设计所决定。同理可证，系争钥匙轮廓设计并非纯粹由键槽设计所决定，而是该两者共享着相同的任意性设计。
4. 总而言之，「钥匙叶契合键槽」此一事实无法将钥匙轮廓的任意性设计转变成主要属于功能性之设计，因为具备功能的是钥匙本身，而非钥匙轮廓设计。

结语

在本案，Newman法官点出一个相当根本却不容易回答的问题：亦即，如何定义「功能」及其范围？从Newman法官观点来看，这牵涉如何区辨物品及其设计之功能性，必须决定「开锁／适合键槽」系物品（钥匙本身）之功能性，抑或设计（钥匙叶轮廓）之功能性？或者，诚如其他学者从功能范围提问[3]，钥匙叶之功能应该是「一般开锁」（fit A keyway）抑或「开启特定锁具」（fit THE corresponding lock）？如为前者，只要能契合键槽而可发挥开锁作用便属之，自然存在无数替代设计；若是后者，则必须适合特定锁具的键槽，自然只有尺寸、比例或轮廓符合设计专利图式的钥匙方能开锁。职是，解释不同便会影响既有的替代设计数量，正如本案所示，进而导出完全相反的结果：系争设计专利有效或无效。

Newman法官不仅是著名的联邦巡回上诉法院法官，其撰写的不同意见书数量也是罕见之多，而且篇篇论据坚实。尽管少见文献探究本案不同意见书，但Newman法官直指功能性解释之困难以及误用可能，其观点的确值得深思。

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