本系列以高通为例，介绍标准必要专利（1）取得、（2）实施，和（3）防御等三阶段的新兴科技产业SEP实务。本篇作为最终章「防御阶段」，在前两篇「取得阶段」和「实施阶段」分别介绍了SEP定义、分析新兴科技产业取得和选择最适专利进行诉讼的实务细节后，本文尝试以技术标准使用者（implementer）的角度反向推导，当个别厂商面对SEP所有人欲登门实施专利权时，其可得付诸防御的短期和诉讼阶段之策略，并思索如何减少侵权曝险（risk exposure）的程度和降低权利金计算基准的可行方案。

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「技术标准」的重要性在于减少创新科技在不同的系统和组织机构间互操作性（interoperability）的应用障碍，以利各领域与产业加以导入，最终形塑能够互通的技术生态系。然而，每当技术出现跳跃性的重大进步并经标准化后，各产品在应用该创新科技时，技术标准制定与专利权行使之间的龃龉，无不让研制该产品的个别厂商绷紧神经。

实务上来说，当SEP权利人欲对技术标准使用者提起侵权诉讼或欲登门洽谈授权以索取权利金时，作为技术标准使用者的个别厂商除评估专利有效性与抗辩被控侵权产品并未侵权等专利诉讼日常外，针对SEP诉讼或后续授权协商，技术标准使用者应分析该SEP权利人（1）是否符合其所参与之标准制定组织（standard-setting organization，SSO）的要求以评估侵权可能性，和（2）是否在权利金计算基准上，符合对「公平、合理、无歧视」（FRAND）原则的承诺。

本文剖析技术标准使用者在SEP诉讼或授权协商时，可得付诸诉讼防御和夺取谈判高度之策略，并减少其后持续侵权的曝险程度和降低权利金计算基准的可行方案。

收到警告信后的「要」与「不要」

当SEP权利人以警告信（demand letters）通知欲提起侵权诉讼或登门欲洽谈授权时，技术标准用户首要任务即是审慎地进行侵权／非侵权分析，并谨守防御策略中的「要」与「不要」。

详言之，技术标准使用者，首先应该「要」要求权利人提供包含「专利侵权对照表」（claim chart）[1] 等详细的侵权指控文件（infringement contentions），以分析侵权可能性并同时评估此是否仅为「专利权主张实体（patent assertion entities，PAE）」的滋扰。同时，技术标准使用者「不要」先入为主的认为只要被控侵权产品采用了标准技术，即落入权利人所主张SEP的权利范围；反而，其应沉着解读该专利文义权利范围的技术特征，并实质比对被控侵权商品相对处，甚至循「技术标准」的线索检索专利无效的可能性。因为大部分SEP均奠基于核心或上一代技术的改良，专利要件中的进步性，将可能是反诉专利无效的重要缺口。

其原因在于SSO的主要功能在于形塑产业标准，并鼓励参与的厂商宣告符合该产业技术标准的SEP；惟，SSO并不承担检视由厂商所宣告的SEP是否确实全然符合标准，尤其当技术持续演进或更迭时，标准亦跟着改变。因此，技术标准使用者在评估被控侵权产品是否侵权时，亦应留意SEP权利人所主张的专利是指向技术标准的必要/非必要性特征（mandatory/opinion features）。

若经过审慎分析后，认为有极大风险会落入权利范围之后，技术标准使用者仍「要」积极评估与SEP权利人展开授权协商后，如何取得有利的谈判地位，以不致落入人为刀俎我为鱼肉的窘境。例如，当技术标准使用者评估被控侵权商品确实落入侵权范围后，应从SEP权利人在警告信所主张数个专利权的「专利侵权对照表」着手，评估被控侵权产品是否仅为落入该专利权的非必要性特征（optional features，或称选择性特征）等较不重要的创新部分。除着眼于SEP权利人所主张专利的贡献程度，技术标准使用者应审视该数项权利范围是否主要指向标准技术应用时的网络或平台（此常见于资通讯技术领域），但被控侵权产品却只是使用该网络或平台一部分的终端产品（terminal product），此将导致被控侵权产品仅可能构成「共同侵权」（divided infringement），而得以将落入权利范围的产品是否符合共同侵权与否的举证责任，再次移转回给权利人。以上评估，都可以让技术标准使用者在展开授权协商后，取得有利的谈判地位。

FRAND原则的授权条件

以美国实务为例，在技术标准使用者取得上述有利谈判地位进入协商后，另要记得SEP权利人有义务提供符合FRAND原则的授权条件。最简单确认SEP权利人是否符合FRAND原则的方法，就是在SEP权利人提出授权提议时，一并要求其提供过往对其他相似个别厂商的授权条款，以供比对。

更重要的是，技术标准使用者要留意SEP权利人不能在未与其以FRAND原则为前提进行协商前，就向美国法院或国际贸易委员会（ITC）提起专利诉讼或申请排除侵害的禁制令（injunction）。因为有美国法院的案例认为这等如SEP权利人未能兑现其所参与之SSO所制定FRAND原则的承诺，构成了契约义务的违反，使其不得对作为SSO契约中第三人受益人（third-party beneficiary）的技术标准使用者申请禁制令。

例如在2013年Realtek Semiconductor Corp. v. LSI Corp.案[2] 中，法院驳回了LSI公司的禁制令申请，并在指明LSI公司在仅寄送警告信（cease and desist letter）而未进行任何授权金协商的情况下即提出专利诉讼并申请禁制令，是企图以诉讼获得未来授权谈判的筹码，并因违反FRAND原则承诺的契约义务造成对造Realtek公司的损害[3] 。甚至，在2012年Microsoft Corp. v. Motorola, Inc. 案[4] 中，法院因认定SEP权利人有义务提出FRAND原则承诺的授权条件，即谈判的目的就是双方取得合理授权金的合意，认定权利人若依契约义务提出符合FRAND原则的授权条件即有很大机会取得授权契约，而不会受到不可回复的损害，因此驳回了禁制令申请。

然而，以上案例并非代表技术标准使用者在接获SEP权利人警告信函可以不予理会。反之，其应在评估侵权可能性的同时，秉持诚信与若确认侵权后愿意协商合理授权金的态度回复SEP权利人，并将往来书信记录在案，以将美国法院核发禁制令的可能性降至最低，避免在谈判过程中禁制令让人如芒刺在背。

供应链关系

如同本文开头介绍，「技术标准」最终目的在于形塑能够互通的技术生态系。从实务角度观之，就是整个生态系的上下游供应链都可能落入SEP的权利范围，仅是实施程度的不同。并着眼于本系列「实施阶段」介绍的「权利耗尽」和「授权费率计算」的考虑，SEP权利人多倾向对终端产品的制造商索取授权金。但若反向思考，终端产品的制造商亦可透过敦促供应链上游厂商取得SEP授权即可耗尽其权利，例如在2019年FTC v. Qualcomm Inc案[5]中，法院即认为SEP权利人依FRAND原则不得拒绝授权同业（即相对上游厂商）。又若SEP权利人坚持仅与终端产品制造商索取授权金，该制造商亦应记住实务上在计算授权费率时，多以该「最小可销售专利实施单位」为基础，而非以整台终端产品为计算目标，以尽量合理降低授权费用。

结语

从本系列「实施」和「防御」两篇不同角度的分析可知，SEP授权犹如对权利人和技术标准使用者的双面刃，各自都有需面对的挑战。惟不可否认的是， SEP在技术应用的扩张中扮演着不可或缺角色，唯有不同的系统和组织机构的持加入与协同合作，才能在移动通信技术的5G世代或基因编辑等新兴技术兴起时让各领域与产业加以导入，壮大整个技术生态系。此时，FRAND原则的授权承诺，将成为SEP权利人和技术标准使用者的最大公约数，唯有良好的授权协商环境，才不会形成专利箝制（patent hold-up）的障碍，而技术标准使用者愿意支出合理授权金的氛围，才能鼓励更多资源投入于「技术标准」的进一步研究、发展，使技术生态系更加丰富且完整。

备注：

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作者： 李秉燊 现任： 美国杜克大学法学院硕士班 学历： (台湾) 国立交通大学科技法律研究所博士候选人 美国杜克大学法学院访问学者 (台湾) 国立交通大学科技法律研究所硕士生（径升博士班） (台湾) 国立阳明大学医事技术暨检验学系硕士 专业资格： 台湾地区专利师考试及格 台湾地区医事检验师考试及格