汽车零备件保护一向是极为敏感的议题，无论在美国或欧盟皆是如此。相对于欧盟以共同体设计规则第8(2)条及第110(1)条，分别规范must-fit与must-match这两类零备件，美国则是透过判决先例，从装饰性（即功能性解释）、耗尽原则、默示维修授权等法则处理零备件保护争议。今年（2019）判决Automotive Body Parts Association v. Ford Global Technologies, LLC, No. 18-1613 (Fed. Cir. 2019)，即是涉及must-match零件，其中不仅逐一探讨该等法则之适用，最终也揭示汽车零件供货商若想保障其营业利益，恐怕仍必须走上立法规范一途。

本案争执之设计专利为福特汽车公司（Ford）使用于F-150卡车特定型号的引擎盖设计专利（USD489299，299专利）以及头灯设计专利（USD501685，685专利）。系争设计发明人均拥有美术学士学位，并在声明书中指出，由其全权规划管控F-150卡车外观设计，尽管最终设计需经工程师审核，但设计团队基于美感创作并选定式样的工程或功能上所需设计，其美感要素并未因此改变。

案件概述

汽车车体零件协会（the Automotive Body Parts Association, ABPA）先是在国际贸易委员会（International Trade Commission）遭到Ford指控其会员侵害299专利与685专利，该诉讼虽最终和解，但行政法官（administrative law judge）仍判定ABPA辩称「Ford设计专利不具装饰性」以及「依据专利权耗尽或允许维修理论系不具可执行性」系于法无据。ABPA继而向地方法院诉请就299专利与685专利之无效性与或不可执行性作出确认判决（declaratory judgment），随后动议请求作成简易判决（summary judgment），但法院认为其已有效请求撤销系争设计专利，故予以拒绝。

尽管如此，法院最终仍依据联邦民事诉讼规则第56(f)(1)条，在Ford未提出动议且ABPA不表示反对之情况下，主动（sua sponte）作成有利Ford之简易判决，ABPA则据此提起上诉。其上诉主张大致分为两个部分：「系争设计专利之有效性」以及「耗尽原则与维修权利之适用」，本篇讨论以前者为主，后者则留待次一篇处理。

法院见解

法院首先叙明，受保护之设计必须具备「装饰性」而非「主要功能性」，该设计所应用之物品必然具备实用性目的；至于以何种标准检视是否纯属功能性，根据Ethicon案判决[1]，法律上并未强制要求，得综合多项事证加以判断，但法院认为，替代设计仍是重要考虑因素。对于ABPA挑战系争设计专利有效性所提出之各项质疑，法院均予以驳回，其理由分别如下：

美感上匹配并非功能性利益

ABPA声称消费者倾向更换能够恢复卡车原始外观的引擎盖与头灯，故与卡车美感上匹配（aesthetically match）之情形亦应属于功能性利益（functional benefit），惟并未提供相关事证。

法院表示，纵使消费者偏好可与产品整体或部分搭配的特定设计，亦不得据此认定系纯属功能性，况且，并无任何判决先例将美感吸引力认定为功能类型之一。再者，近150年前的最高法院判决（Gorham Mfg. Co. v. White, 81 U.S. 511 (1871)）即指出，设计专利制度旨在「保护独特或与众不同之产品外观，以提高销售价值并扩大需求」，而本案消费者既然偏好实现相同机械或实用性功能但外观独特的Ford零备件设计，足证该设计具备立法者欲赋予保护之市场优势，换言之，ABPA主张实有悖于立法旨意。

不宜援引商标法之美感功能性法则

ABPA表示，虽未曾有设计专利案件援引商标领域之「美感功能性」法则，但请求法院在本案首开先例。根据判决先例，商标保护不得用以禁止竞争对手「使用重要产品成分」，例如具有重要非商标功能的颜色，或是禁止竞争对手「让产品具备视觉魅力」，例如产品购买者可获得有别于一望即知出处的某种视觉价值时，即不允许任何人以商标垄断该价值。

然而，法院拒绝此主张。其认为，商标虽与设计专利有类似之处，但各有立法目的及保护制度：以商标而言，系准许永久独占辨识来源（且无其他重要功能）之标志，使企业承担经营风险同时亦因产品质量及需求度而获利，藉此促进市场竞争，因此，与特定来源无关或在辨识来源以外对消费者具独立价值之实用性或美感性特征，不得受商标保护，以避免永久抑制竞争；其制度考虑显然不同于赋予别具美感特征一定期间保护之设计专利制度，是以，设计领域自不适宜援引美感功能性法则。

无法类推适用Best Lock案

ABPA认为，既然唯有Ford零备件设计可与F-150卡车美感上匹配，应可类推适用Best Lock案[2]，左证系争设计专利系纯属功能性。

惟法院认为其对Best Lock案有所误解，理由主要有二：(1) 在Best Lock案，仅有系争专利所示之钥匙叶方能打开相对应的锁具，其他不同设计的钥匙叶均无法实现此功能，此乃机械上之匹配作用而属于纯功能性，与ABPA主张之美感上匹配不同；(2) 根据Ford提供的大量证据，实际上有多种引擎盖及头灯设计可与F-150搭配，但在Best Lock案，并不存在可发挥相同功能之其他设计。

ABPA虽暗指保险公司要求维修零件须使用F-150卡车的原始设计，惟并未提供相关事证，其证人反倒指出，保险公司仅支付一定维修费用，而未主宰维修进行方式；其证人另表示，现有许多性能零件（performance part）设计或形状均与原厂不同，消费者选购之原因正是看重其美感吸引力，希望让车辆外观与众不同，ABPA亦不否认此事实。整体而言，本案情况与Best Lock案并不类似，无法类推适用。

无法否认系争设计具备关注焦点

ABPA声称，消费者考虑Ford零备件设计时，仅着重其与F-150之美感上匹配，故不符合「关注焦点」（matter of concern）测试要求。

法院表示，倘若设计无法得见或消费者仅考虑该设计之功能性，自然不具关注焦点而欠缺装饰性，相对地，如消费者考虑设计之美感层面以决定是否购买，该设计即具备关注焦点，ABPA主张显然与法则有悖；况且，ABPA及其证人均承认消费者系根据美感选择替换零件，而ABPA对于一审法院认定「卡车零件设计至少在决定选购时系重要考虑因素」此点，亦未提出有力反驳。总之，系争设计确实符合关注焦点法则。

设计专利效力同时及于初始销售市场与售后维修市场

ABPA认为，从立法政策而言，Ford设计专利效力应局限于销售F-150的初始市场（initial market）而不及于维修市场，理由是消费者在不同市场有不同考虑，尽管在初始市场会关注设计外观，但选择替换零件时则否。惟ABPA同样未提供相关事证。

法院认为，ABPA主张不仅欠缺先例支持，甚至有悖判决先例，亦即，只要外观在该产品生命周期中之任一时点成为「关注焦点」即可；诚如前述，有大量证据显示，现有许多性能零件可供希望车辆外观与众不同的消费者选择替换。

至于是否需针对初始／售后市场制定不同规范，法院表示，虽曾有针对售后市场提案之车体设计专利立法，例如PARTS法案（Promoting Automotive Repair, Trade, and Sales Act），但至今仍未通过[3]，故其并无适用未完成立法规定之责。

最终，鉴于ABPA无法提交明确且可信之证据说服法院，上诉审仍维持原判。

小结

ABPA针对设计专利有效性提出之质疑，主要是围绕在如何解释「功能性」，特别是美感与功能两者概念之界定，这也是学界持续热议的焦点。本篇就此提供几点看法如下：

1. 从设计制度对美感与功能的定义观察，其功能性排除规定的确仅限于「实用功能性」，故商标领域欲排除之美感功能性，其实正是设计领域所欲保护之对象，当然无法援引美感功能性法则。
2. 然而，设计制度保护美感外观亦非颠扑不破的真理。如同美感功能性法则，为维护市场竞争秩序，仍可能在特定情况下排除非纯功能性外观之保护，欧盟有关must-match零件之立法即是一明证。再者，近年来学界也逐渐注意到「功能性」并非一成不变[4]，亦即，原本属于功能性的特征可能随着时间丧失其实用性，相对地，看似美观时尚的特征也可能因为消费者期待，逐渐成为市场偏好的标准配备而取得功能地位（functional status），赋予企业强大竞争优势，例如iPhone用户界面之圆角方形图示、Dock栏等皆是；尽管如此，为避免该动态特质造成特定企业垄断，仍必须透过竞争法或另立规范（例如强制授权 ）加以处理，恐怕不宜直接扩张解释功能性之范围。
3. 可见性虽是设计专利保护要件之一，却仅能排除内部零备件保护，无法处理旨在恢复物品整体外观的must-match零件，而涉及视觉同步性之must-match零件自然不宜援引处理机械同步性之must-fit规范（例如Best Lock案）；不过，must-match与must-fit零件就其目的实现上同属于「唯一形式」，可能导致开发创意受限，此点在立法政策上确实是值得考虑。

总之，无论ABPA从哪一方面提出挑战，实难以说服法院打破既有法则，将美感上匹配的零备件排除在保护之列。

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