AI新技术于2019年开始冲撞美国现有专利制度概念，而专利适格性及PTAB公告后审理程序问题依旧无解，2020年前景不算明朗。同时USPTO预告2020年下半年准备调整规费，申请人应留意相关讯息。

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2019年结束，过去一年可以发现，人工智能（AI）的话题热度明显攀升，相关新技术开始大规模冲撞现有权利观念、法律制度。而专利适格性及PTAB公告后审理（Trial）程序问题依旧无解，即使USPTO高层、Fed. Cir.法官、美国国会议员试图拨乱反正，在各方多有坚持、关键问题缺乏共识的情况下，2020年前景不算明朗。另方面，USPTO预告2020年下半年准备调整规费，还请美国专利申请人多加留意相关讯息。

AI的机会与挑战

AI几十年的研究积累在近年有突破性发展，各种应用百花齐放。机器现在不只能翻译写文，今年并有应用AI技术撰写专利稿件的软件发明获颁美国专利[1]；更广为人知的，当属Stephen Thaler博士催生训练的AI发明人DABUS[2]，它的两件发明已在多国申请专利。

其实USPTO局长11月曾公开表示[3]，该局AI发明案的审查官员额已扩增一倍，USPTO并开始研究如何利用AI做专利检索、技术分类、检索类似图像，除发布征人启事要找AI策略长，以支持USPTO持续发展用于专利及商标申请审查的AI工具，同时也与世界其他专利局合作开发AI工具。但操作技术面上准备好因应AI时代的到来，不代表法规制度面也准备好了。

这波AI浪潮，机器学习相关应用占大宗，DABUS的发明申请案，显然就为各国专利法规带来了新挑战。譬如，面对AI相关的发明、AI自已的发明，专利说明书里算法的结构功能该揭露到哪种程度才算充分？既然是AI自己的发明，理论上或许有程序人员都不清楚的执行细节，那么该如何揭露，才能令通常知识者毋须过度实验即可复制实施？现行美国专利法所定义的发明人必为自然人，此一法律概念是否该与时俱进、重新修订？再就专利权施行层面来说，万一AI有侵权行为，谁该负责？其发明所有权、专利适格性，甚至是商标、著作权、数据保护等知识产权领域方面的问题，都有待进一步讨论。为此，USPTO特别公告征求公众意见，且两度延长意见征集期间[4]。

以DABUS两件发明申请案为例，EPO 2019年底直接以发明人指定瑕疵拒予专利[5]，而UKIPO 10月修订形式审查手册Section 3.05亦明确表示，英国专利法Section 7(2)(a)及Section 7(2)(b)限定发明人需为人，除非程序化的机器在法律上也能被视作拥有人类位格，否则在修法之前，AI不可能作为英国发明专利案件的发明人[6]。目前仍不确定美国对应案的审查状况，但可以确定的是，Thaler博士团队不会轻言放弃，AI发明人的议题肯定会延烧至2020年，遍地开花。

101审查标准的莫衷一是

美国最高法院在Alice案于2014年宣判后，35 U.S.C. 101专利适格性判断标准并未就此愈判愈明，为解决一线审查官的作业困扰，在混沌的101困局中表明USPTO的审查标准，2019年元月USPTO发布新版审查指南2019 PEG[7]，10月并再追加更新内容[8]，进一步阐释部分用语。简言之，是于Alice/Mayo两步骤测试Step 2A新增两项重大改变：

1. 整理法院判例确认的抽象概念：提取组合出数学概念、部分人类活动组织方式、心智活动三大类别，若请求项未写入前述三大类别，非经特定程序，一般不应作成请求项写入抽象概念的判断。
2. 审查官Step 2A 分析切为两段动作：唯有当Prong One先确认请求项写入法定准予专利之例外项目，且Prong Two判断请求项没有额外组件将该例外项目整合到（integrated into）实际应用，才表示该请求项「指向」（directed to）例外项目，需再接续做Alice/Mayo Step 2B 分析。

为确保局内审查标准能落实新版内容，USPTO积极对局内审查部门及PTAB人员提供相关训练[9]。由于新版指南不是正式法规，即使USPTO人员未遵行指南内容作出处分，非属可提诉愿或申诉的事由，可是有来自高层这样强度的引导授意，势必对USPTO审查实务产生一定影响。USPTO局长Andrei Iancu即表示[10]，Alice案宣判后，该局内含101核驳处分的OA数量平均增加5%，与AI有关的发明领域，增幅更有22%，但PEG 2019发布后，前述两项数据在6个月内分别减少6%及21%。按理，这当是好事一件，只不过，这套标准一迈出USPTO就变得寸步难行，原因如Fed. Cir.法官白纸黑字的判决文[11]所说，法院裁量判决不受USPTO新版指南的约束。可是尴尬的是，Alice/Mayo两步骤测试法在Fed. Cir. 的内部实践，也是一套标准，各自解读，Athena v. Mayo案[12]就是例证。

Athena v. Mayo案系争专利利用MuSK标注表位检测哺乳动物特定抗体，依据Fed. Cir.判决文，在本案发明人揭露之前，未曾有人发现任何疾病与MuSK相关，但其于相关技术领域的推进，只限于自然法则的发现，专利范围额外写进的步骤皆为检测此一自然法则的传统技术，因此不具专利适格性。之后Athena Diagnostics请求Fed. Cir.联席审理（en banc）重新考虑，被以7：5的票数拒予重审，有趣的是，这份拒予重审的决定包含80余页共8份的意见书，有人抨击美国最高法院2012年Mayo案判决、Fed. Cir.后续引用裁决危害美国诊疗方法专利及生技产业，有人力陈35 U.S.C. 101修法的必要，显示这个问题亟需最高法院或美国国会介入厘清。美国最高法院这些年并未再同意处理专利适格性案件，会否听从美国司法部长建议，藉本案[13]破例，答案有待2020年揭晓。

倒是美国国会2019年动作频频。美国参院智权次级委员会正副主席参议员Chris Coons、Thom Tillis联合其他议员，先是在4月提出35 U.S.C. 101修法框架[14]，部分修法目标包括：仅将基础科学原理、只在自然环境天然存在的物品、纯数学算式、经济或商业原理、心智活动等项目列为不予专利客体；构建实际应用测试标准，从宽解释专利适格范围；明确区分35 U.S.C. 101专利适格性判准与35 U.S.C. 102、103、112等可专利性要件。汇整各方意见后，5月释出修法草案，新增修改35 U.S.C. 112(f)文字[15]，并在6月间召开三场听证会[16]密集听取数十位证人证词，但原定7月就要提出的修正版修法提案，一直到年底都没有下文，根据报导，一并修改35 U.S.C. 112(f)，本是为争取大型高科技公司的支持，但此一策略非但没能奏效，反而让生技制药业者心生疑虑。总的来说，很多人都认为35 U.S.C. 101的审查标准有问题，但问题该是如何解法，各方见解大相径庭。

PTAB Trial程序再掀波澜

自AIA修法导入PTAB公告后审理程序，因击杀专利的成功率高、处理时间相对精简，PGR、IPR、CBM几乎成为法院专利诉讼的常备平行程序，但随之引发的争议也多。为配合法院判例教示、平衡第三方请求人与专利所有权人之间的程序优势，USPTO发布[17]公告后审理程序修正动议（MTA）试办计划，2019年3月15日及该日后（Institution）者，专利所有权人可请PTAB针对其MTA发初步指导（Preliminary Guidance），且收到程序请求人异议或PTAB 初步指导后，也可选择重修MTA。USPTO随后并提案修改37 CFR 41.121.41.221文字，倾向明文写入Aqua Products案揭示的举证责任原则[18]。同时为统一审理标准、释明考虑重点，PTAB 新成立的先例意见小组（POP），新增指定多项先例及参考意见[19]，且USPTO二度更新PTAB公告后审理程序指南AIA Trial Practice Guide (TPG)[20]。

不过要论PTAB公告后审理程序的2019重大事件，大抵都绕不过Arthrex案[21]。本案是就PTAB所做决定上诉，专利所有权人主张，PTAB行政专利法官（APJ）仅由商务部长任命，但所行使的职务位阶，却相当于须由参院建议同意并经总统任命的Principal Officer，其任命根本有违宪法规定。此说获Fed. Cir.多数意见认同，并在Arthrex案判决文提出了解决办法：调整专利法文字，改APJ位阶为可由商务部长任命的Inferior Officer，同时撤销PTAB原处分、发还由另一组PTAB三人合议庭执行本案重审；本案判决前已发布的旧有PTAB决定，若未于法定期间按规定提出上诉，不会因此自动无效。

可是如此一来真的化解违宪疑虑、有效控制灾情了吗？至少在负责审理Polaris Innovations v. Kingston Technology一案的Fed. Cir.法官眼中，这些处置仍有疑虑，故特别邀请双方针对相关问题提出补充诉状[22]。USPTO表示会寻求翻案机会，美国国会也开始关注这起案件揭露的立法缺失[23]。目前无法预见2020年Arthrex案会有何发展，但PTAB APJ任命若确认违宪，最极端的情况下，先前被PTAB认定无效且未届期的专利有可能死而复生，继而掀起翻天覆地的波澜。

2020年新规费新气象

USPTO近年积极建构新的送件文管平台，将用以取代现行EFS-Web、PAIR系统的Patent Center，预定2020年开放公众加入Beta测试，不过即使这个平台仍在筹备中，目前一般使用者也能以DOCX格式文件提交一般新发明正式案说明书、请求项、摘要。同时为鼓励使用者以DOCX取代PDF档案投送新案，USPTO研拟修法，若无法以DOCX格式提交一般新发明正式案文本文件，未来恐需额外缴交非DOCX格式送件费，大实体申请人此一规费暂定为每案US$400。

不只是非DOCX格式送件费，依2019年7月31日USPTO公告的修订版规费调整提案[24]，USPTO预定同时调高多项规费，若按7月提案内容实施，大实体发明专利申请案基本规费（即不计超项、超页之类额外费用，至少包括基本申请费、检索费、审查费、领证费）预定调涨11%。而根据USPTO PPAC 2019年度报告[25]，USPTO准备在发布最终修法公告后，让专利案件新规费于2020年7月到2021年1月间生效，且除了前述调涨计划，USPTO 2019年度同时有两年一度的规费检视作业，换句话说，之后可能还会有另一份规费调整提案要发布。

USPTO的这项规费调整提案并非全无杂音，但该局多次强调涨价的必要，且有PPAC背书。至于预定新增的非DOCX格式送件费，先前曾有使用者称，曾尝试以LibreOffice转出DOCX档并上传到USPTO送件平台，结果发现官方平台转出的正式递交版本和原先上传的DOCX档内容不一致[26]，然而，USPTO曾就DOCX送件主题召开在线座谈[27]，简报人答疑时表示，先前有使用者发现转档错误并撷图写文在网络发表，但实际联络该使用者并取得他的送件档案后，未能复制当时的问题状况，言下之意，USPTO初步已排除有问题状况，如无其他顾虑，应会按计划开征非DOCX格式送件费。2020年下半年有美国发明案要送件的申请人，应密切注意USPTO公告讯息。

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