联合新式样和衍生设计都是扩大设计保护范围的制度，可是，如果申请人选择不以联合新式样或衍生设计来保护同一设计概念发展之近似设计，而是将数个近似设计分别申请为单独之设计专利，这两种不同的申请方式核准公告后，其专利权范围以及近似范围的解读与法律效果是否相同，还是截然不同？

本文介绍一些近似设计不同申请态样的案例，或是同一设计在各国提出不同申请态样的案例，解析不同申请态样的近似设计所取得的权利范围及近似范围。

※本文摘录自[解析近似设计申请衍生设计及单独申请对设计专利权近似范围之影响]

图片来源 : shutterstock、达志影像

通常，产业界在开发新产品时，在同一概念下发展出多个近似之设计，这些同一设计概念下或是日后改良之近似设计，应具有与原设计同等价值、享有同等的保护效果。在这种概念下许多国家发展出近似设计的保护制度，美国的一申请多实施例（如图1）及连续申请制度，日本的关连意匠制度，以及台湾地区过去的联合新式样（如图2）和现行的衍生设计专利制度，都是在扩大设计的保护范围以及确认设计的近似范围。

图1：BMW在美国申请的多实施例前车灯设计专利

图2：丰田公司在台湾申请的汽车头灯的联合新式样

中国的相似外观设计之申请

1995年11月10日，飞利浦公司提交4个外观设计专利申请案（如图3），都获准专利。2002年，日峰剃须刀有限公司与日电电器有限公司提出8096外观设计专利无效宣告请求，认为8096与8095、8090及8099外观设计专利，在视觉效果上没有明显差别，属于近似的外观设计，不符合中国专利法第23条和中国专利法实施细则（简称实施细则）第13条第1款。专利复审委员会指明，8096与8095、8090和8099外观设计专利，系同样的发明创造，飞利浦公司应在4项专利权中选择一项。飞利浦公司放弃8095与8090专利，因未能及时在8099与8096专利中择一，而被宣告两个外观设计专利无效。

图3：飞利浦公司的4项「干式剃须刀」外观设计专利

中国第三次修正专利法，增加相似外观设计的合案申请制度。第31条第2款规定，同一产品两项以上的相似外观设计可作为一件申请提出，必要条件是（1）两项或两项以上外观设计的产品应当是同一产品；（2）有相似外观设计；（3）同一日申请。

「同一产品」是指属于罗卡诺国际分类同一大类的同一项产品。「相似外观设计」是指经过整体观察，其他的外观设计和基本设计具有相同或者相似的设计特征（如图4），而这些设计之间的区别是属于局部的细微变化，或是该类产品的惯常设计，或者仅色彩要素的变化（如图5）等情形。

图4：多重设计有限公司的自行车变化设计合案申请

图5：包装袋色彩和元素变化的多设计合案申请

多设计外观设计专利近似范围之解读

实施细则第16条规定，一件外观设计专利申请中的相似外观设计不得超过10项；第28条第2款规定，对同一产品的多项相似外观设计提出一件申请，应当在简要说明中指定一项作为基本设计（如图6）。第35条第1款规定，应简要说明该产品的其他设计与基本设计之间的相似。例如，图7的前车灯设计，申请人指定设计1是基本设计，设计2与设计1在车灯正面灯区的分割配置、遮光罩外观修饰略有差异，设计3、设计4则是在灯区的分割配置和图标标示出A、B的遮光罩外观修饰差异比较大（如图7）。

图6：福特全球技术公司车辆尾灯的多设计合案申请

图7：捷豹路虎公司在中国大陆的多设计合案申请

日本关连意匠制度与近似设计判断

日本意匠法第9条规定，一项创作不应授予两项或多项权利，但是一个设计概念经常会产生许多的设计变化，发展出例外保护的关连意匠制度（如图8）。又基于消除重迭权利之目的，在本意匠公告发布日期之前，将与本意匠同一申请人的变化设计作为关连意匠予以例外保护。意匠法第10条（1）款规定，意匠登录申请人，与从自己的意匠登录申请或已登录意匠中选择一个作为「本意匠」（Principal design），与本意匠近似之设计得申请「关连意匠」（Related design）（如图9）。关连意匠必须符合：（1）与本意匠为同一申请人；（2）须是与本意匠近似之设计；（3）申请是在该本意匠提出申请时或之后，到本意匠公报发行日之前。

图8：东洋制罐公司的包装用罐之设计

图9：本田技研工业公司的汽车后车灯设计

意匠法第9条、第10条规定，可以注册为关连意匠之设计必须与本意匠近似（如图10）。如果关连意匠与本意匠相同，则不能注册为关连设计。如果两个意匠欲保护部分差异不大，且整体外观和主要特征差异不明显，应属近似之意匠，得注册为关连意匠（如图11）。如果两个意匠欲取得保护部份的范围差异大，应分别取得登录[1]。一般而言，部分设计与整体设计的保护范围不同（如图12），不得申请为关连意匠。

图10：日本丰田汽车公司的汽车前车灯设计

图11：日本松下电工公司的身体锻炼机具之部分设计

图12：日本松下电工公司的身体锻炼机具之设计

主意匠与关连意匠近似范围之解读

关连意匠与本意匠是否近似的判断主体为消费者，意匠法第24条（2）款规定所称的「消费者」包括经销商在内，是根据商品的实际交易和分配情况的适当人士。意匠之间是否近似的判断方法[2]如下：（1）判断两个意匠之物品是否相同或近似。（2）直接观察比较两者的外观形态。（3）列出两者在形态上的共同点和差异点。（4）分别评价形态上的共同点和差异点，是基于在先前意匠中是否公然知悉、或为普通常见来进行评价。（5）决定两个意匠的近似性。

以图13为例，本意匠与关连意匠仅在车头灯、前挡泥板及座椅后方支架等略有差异，该等差异为该类先前技艺常见的形态，不影响两者为近似意匠之认定。

图13：比雅久公司在日本申请注册的摩托车关连意匠

美国的一案多实施申请与设计近似范围之解读

美国设计专利发展出同一设计概念下可专利性不可区分的多实施例可并案申请，实施例没有数量限制。

美国专利法施行细则第1.153条规定，一设计专利申请案仅能有一个申请专利范围（one claim）。在In re Rubinfield案[3]后，USPTO修改施行细则第1.153条及MPEP，如果是属于同一设计概念（one design conception）下的数个实施例，或稍有差异的设计（如图14），允许在单一申请案中揭露多个实施例。

图14：浙江超亮电器公司的同一设计概念的灯泡设计

在同一申请案中，以图式揭示两个以上的实施例，必须基于同一设计概念（single design concept），且可专利性无法区别（patentable indistinct design）。例如，图15之后车灯的部分设计，6个实施例的基本设计是相同的。可是，如果多个实施例彼此的可专利性是可区别的（如图16），或者不是由同一发明概念发展出来的实施例，必须分割申请。

图15：福特环球技术公司的后车灯设计专利


图16：同一设计概念略作修饰稍有差异之设计

比雅久公司在美国申请的摩托车设计专利

2013年8月14日，比雅久公司在美国提出3件关于摩托车的设计专利申请，29/464,198是车体的部分设计，图式中前后挡泥板、轮胎、煞车器与长条座椅等都是以虚线揭露。2014年10月，审查人员说明图式中有多处不相符且不明确，而且图1、2、3、4和5无法清楚地显示摩托车车体的正确外观和3D表面配置，又缺少阴影和适当的揭露。2015年1月，申请人将图式中不符之处予以修正且增加适当的阴影线。2015年5月核准公告（如图17）。

图17：比雅久公司的29/464,198申请案公告的图式

另外两个（如图18）是关于摩托车整体设计的申请，2014年9月11日，审查人员说明：（1）图式中有多处不相符且不明确，无法清楚地显示正确外观和3D表面配置，又缺少阴影和适当的揭露，无法理解其正确的弧曲线形状。（2）29/464188与29/464196仅在车头灯、前挡泥板及座椅后方支架等略有差异，这些差异不会使得两者的可专利性可以区分，两者为近似之设计，属于显而易见型重复申请。

申请人修正图式且同时请求期末抛弃（Terminal disclaimer），不小心在细微之处增加了新事项（New matter）（如图19）被最终核驳。两案分别于2015年5月及7月核准公告（如图20）。

图18：比雅久公司的29/464,198申请案公告的图式

图19：审查人员以图解方式告知申请人图式中的新事项

图20：比雅久公司摩托车设计专利核准公告之图式

台湾地区的衍生设计制度与设计近似范围之解读

我国台湾地区衍生设计制度，规定同一人有二个以上近似之设计，得申请设计专利及其衍生设计专利，扩大近似设计各自申请与衍生设计近似设计的保护范围（如表1）。专利法第127条第1项规定之衍生设计专利，系指同一人就二个以上近似之设计，得申请设计专利及其衍生设计专利。第4项明定衍生设计必须与原设计近似（如图21）。第128条第1、2及3项为设计专利先申请原则，相同或近似之设计有二以上之专利申请案时，仅得就最先申请者，准予设计专利。另在第4项明定衍生设计与其原设计间、或同一原设计下之各衍生设计间，不受先申请原则限制。

表1：近似设计申请衍生设计和单独申请的近似范围解读

图21：本田技研工业公司的前车灯衍生设计

原设计与衍生设计专利权的近似范围

104年8月，丰田汽车公司提出两个汽车用前保险杆的设计专利申请，择一为原设计，另一为衍生设计（如图22左侧），两者之差异在于水箱护罩内部的格栅形状，不响影整体视觉效果，故衍生设计为原设计之近似设计。

图22：丰田公司申请前保险杆的原设计与衍生设计专利

106年3月，波特行动公司提出一摩托车设计专利之申请，107年10月申请另一摩托车设计为衍生设计，原设计与衍生设计在基本型态与造型构成相近似（如图23），在车体部分颜色的深浅配置、轮胎、后挡泥板车头灯及尾灯形状，长条型座椅及后方支架等略有差异，不影响整体设计之视觉效果，两者为近似之设计。

图23：波特行动公司的摩托车的原设计与衍生设计专利

107年4月，皮埃设计公司在台湾提出3个杯子的设计专利申请，原设计为内外两层的透明杯体（如图24左侧）。衍生设计1及2乃承袭原设计外型的创作特征，仅在外层杯身与内层杯体的比例较原设计略长一些。

图24：瑞士商皮埃设计公司申请杯子的衍生设计

专利权近似范围解读的重点在于原设计与衍生设计之间的共同点，这些共同点是新颖的、独特的或未见于先前技艺中，对于整体设计视觉效果的相对影响相当大。在侵权判断中，如果被告侵权物品与原设计或衍生设计之间的差异点在该类产品或先前技艺中为常见的形态，对于整体设计相对的影响比较小，则会认定两者为近似之设计。

近似设计各自单独申请设计专利权的近似范围

修正前台湾地区专利法第109条第2项规定，联合新式样，指同一人因袭其原新式样之创作且构成近似者。第110条第5项规定，同一人以近似之新式样申请专利时，应申请为联合新式样专利，不受第一项及前项规定之限制。第118条第1项规定，相同或近似之新式样有二以上之专利申请案时，仅得就其最先申请者，准予新式样专利。第2项后段规定，其申请人为同一人时，应通知申请人限期择一申请；届期未择一申请者，均不予新式样专利。

2008年8月，戴姆勒公司提出第97304538号及第97304539号的设计专利申请，经审查核准公告（如图25）[4]。这两个设计的基本形态相同，差异点仅在中央横条状遮光罩部分，一设计是透明的，另一则是半透明的。申请人认为两者为不近似之设计，各自单独申请，这种方式缩减专利权的近似范围。值得注意的是，如果这两件专利将来有侵权诉讼要判断被告侵权产品是否与系争专利近似，重点是被告产品与系争专利的差异点是否大于或等于上述差异点，如果是大于或等于则不构成近似设计，也不会构成侵权。

图25：戴姆勒公司申请的两个车辆尾灯之设计专利

2018年7月，福特环球公司提出第107303909号（如图26）及第107303912号的设计专利申请案（如图27），都主张美国29/632,605申请案的优先权[5]，每一案都包含3个设计，不符一设计一申请之规定，审查人员要求分割。申请人将2案分割出4个各自单独的申请。然而，这6个设计之间都不是近似设计的主张，限缩这些设计的近似范围。这6个设计的基本设计相同，差异点是灯区的分割配置及表面上的凹凸配置。值得注意的是，将来这6个设计专利侵权诉讼的近似判断重点，不是在于被告侵权物品是否具有前述的基本设计和共同点，而是在于被告侵权物品与系争专利的差异点是否大于或等于这6个设计之间最小或最少的差异点，根据专利权人在申请时的不近似主张，如果是大于或等于则不会构成近似之设计，也不会构成设计专利之侵权。

图26：第107303909号申请案包含的3个后车灯设计

图27：第107303912号申请案包含的3个后车灯设计

2013年8月，比雅久公司申请2件摩托车的设计专利，各自单独申请，经核准后公告（如图28）。两个设计在基本形态和设计特征相同，差异点是在车头灯、前挡泥板及座椅后方支架。该等差异为该类先前技艺常见形态，申请人却认为并非近似之设计。

图28：比雅久公司在台湾核准公告的摩托车设计专利

图29：第三人的摩托车与第158,957专利之差异点比对图

假想第三人生产的摩托车形状如图29左侧，如果比雅久公司以侵害第158,957号设计专利权（简称系争专利）为由提起侵权诉讼，如果法院只有解读系争专利的专利权，直接比对第三人的产品与系争专利图式，差异点仅有车头灯、前挡泥板及座椅后方支架等（如图28），然该等差异为先前技艺常见形态，对于整体设计之视觉效果影响不大，通常法院会认定两者为近似设计。

如果法院依被告请求，将同一申请人同时申请的第158,958号专利权纳入一起解读，会得知申请人在申请时主张两个设计不近似，未选择以原设计和其衍生设计提出专利申请，这种不近似设计的主张会大大限制系争专利权的近似范围，只要被告产品与系争专利的差异点大于或是等于系争专利与第158,958号专利的差异点，就不是近似之设计，不会侵害系争专利的专利权。

再者，台湾地区专利法第141条规定得举发之条款包含第128条第1-3项，如果专利权人主张系争专利与第158,958号专利近似，依据专利法第128条的1项前段，「相同或近似之设计有二以上之专利申请案时，仅得就其最先申请者，准予设计专利」以及第2项后段，「其申请人为同一人时，应通知申请人限期择一申请；届期未择一申请者，均不予设计专利」，造成两专利都无效。

结论

原设计与其衍生设计的保护范围较宽广

申请人有两个或两个以上的近似设计要申请设计专利时，要仔细考虑如何申请才能得到最大的保护范围。在美国可以一案多实施例的方式提出申请；在中国大陆则可以一案多设计的方式提出申请，不能超过10个设计；在日本应择一为本意匠，其他的近似设计以关连意匠提出申请；在台湾也应择一为原设计，其他近似设计申请为衍生设计。以上述的申请方式所取得的设计权或专利权比较周延。

近似设计的单独申请会限缩设计专利的近似范围

如果申请人将两个或两个以上的近似设计各自单独设计提出申请，通常审查人员会依专利法第128条第1项的先申请原则予以核驳。然而，申请人选择较狭窄的专利范围而提出各自单独申请，表示申请人主张这些设计之间不是近似设计。这些设计专利将来在侵权诉讼中，被告应该要先了解该设计专利是否有相关的衍生设计，或是同时申请其他单独申请的相关近似设计。如果有相关的衍生设计，原设计和衍生设计之间的共同点会是近似设计判断的重点；如果不是衍生设计，应该先解读这些设计之间的共同点和相异点，因为专利权人在申请时主张这些设计不近似，限缩了该专利权的近似范围。

备注：

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作者： 叶雪美（Sherry H.M. Yeh） 学历： (台湾) 世新大学法律研究所法学硕士 (台湾) 成功大学工业设计系学士 经历： (台湾) 「智慧财产局」专利一组 简任专利高级审查官 (台湾) 中央标准局新式样专利主任审查员（75-76） (台湾) 中央标准局专利审查委员（80-89） (台湾) 台湾科技大学 专利所 兼任助理教授 著作： 《美国设计专利侵害认定相关问题研究－兼论我国新式样专利侵害认定问题》，2004。 《设计专利申请实务－台湾及美国专利申请策略》，元照出版公司，2008。