2011年美国专利法进行了自1952年后最大规模的修正，即“Leahy-Smith America Invents Act”（以下称AIA法案）。其重要的内容包括将「先发明」（first-to-invent）制度调整为「首先发明人先申请」（first-inventor-to-file）制度，并因而制订「真发明人调查程序」（derivation proceeding），而允许真发明人取回其专利申请权或专利权之权利。

与先发明人申请制度最有关系的条文为35 U.S.C. § 102，即新颖性的规定。AIA法案将原本的35 U.S.C. § 102做完全的调整，而原条文的架构已不在。AIA § 3(b)(1)规定新的35 U.S.C. § 102。不过，旧的35 U.S.C. § 102仍适用于相关的专利或专利申请案，视相关申请案请求项的「有效申请日」（effective filing date）而定。

新的35 U.S.C. § 102将引证案分为「一般引证案」和「秘密引证案」，前者类似台湾专利法第22条而涉及公开的信息，而后者则类似第23条而为专利或专利申请案。新颖性是可专利性分析的第一关，且攸关于引证案的选择以用于进步性的判断。本文意在解读美国专利法新颖性的规定，并从引证案选择的基准日来诠释此规定。

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AIA法案的生效日

美国总统Obama于2011年9月16日签署AIA法案，但本法案的生效日期（effective date）依照各条文的细部规范而有所不同。原则上整部法案的生效日是总统签署一年后，即2012年9月16日。不过，禁止提出最佳实施例抗辩的规定却在总统签署日起立刻生效，且适用于该日起或之后才发起的诉讼程序。

AIA法案之新颖性（novelty）条文（即AIA § 3(b)(1)）有不同的生效日期。根据AIA § 3(n)，AIA § 3(b)(1)（即新的35 U.S.C. § 102）的生效日为总统签署日后十八个月，即2013年3月16日。另新的进步性规定（35 U.S.C. § 103）也适用同样的生效日规定。

有效申请日/基准日

从｢台湾地区｣专利法的角度，「申请日」是专利审查官选择引证案的「基准日」，而只有在「申请日」之前出现的引证案才得做为用以核驳专利申请案的引证案。此一般原则的例外是新颖性优惠期的情况。但是在美国的先发明制度下，「发明日」亦为决定适格引证案的日期。

传统的35 U.S.C. § 102的概念中有所谓「关键日」（critical date）和「有效日」（effective date）等二个日期的概念。「关键日」是专利或专利申请案所可主张最早的基准日，而该日期是判断是否通过新颖性检验的基准日。「有效日」指引证案的日期，以和「关键日」相比来认定其是否为适格的引证案。

AIA法案提出新的申请日概念来取代「关键日」，即「有效申请日」（effective filing date）。另对于引证案是专利或专利申请案之情况，该法案提出「有效申请」（effectively filed）的概念来取代「有效日」。

根据AIA § 3(a)(2)，「有效申请日」定义在新增的35 U.S.C. § 100(i)中，其指「所请发明」（claimed invention）之「有效申请日」。另「所请发明」定义在35 U.S.C. § 100(j)，其指专利或专利申请案的「请求项」。「有效申请日」的认定依「所请发明」属于一般的专利或专利申请案、或是再公告（reissue）或再公告申请案而有所不同。

根据35 U.S.C. § 100(i)(1)，专利或专利申请案之有效申请日有两种：（1）其实际申请日（actual filing date）[1]；（2）其所能引用的最早申请案（earliest application）的申请日，而该最早申请案系涉及系争发明，并包括依专利法第119、365(a)或365(b)条所给予国际优先权之外国或国际申请案、或依第120、121或365(c)条所给予的最早申请日（earliest filing date）优惠的申请案[2]。另根据35 U.S.C. § 100(i)(2)，再公告或再公告申请案之有效申请日是以未更正前之专利的请求项来判断。

根据AIA § 3(b)(1)，做为引证案之专利或专利申请案其「有效申请」的日期判断规定在新的35 U.S.C. § 102(d)。「有效申请」日期系用于界定专利或专利申请案所揭露之内容能否做为引证用的目标物（subject matter）。「有效申请」的日期的第一类是该引证案之实际申请日[3]。另外，如果该引证案能主张根据第119、365(a)或365(b)条所给予的国际优先权，或能主张依据第120、121或365(c)条所给予的最早申请日的优惠时，而如果所依赖的前申请案可能是一个或多个的情况下，「有效申请」日期的认定则以「最早的前申请案的申请日」为准，而且该最早的前申请案必须揭露系争引证案目标物[4]。

新颖性规定的新旧交界：以请求项的有效申请日为准

AIA § 3(n)规定AIA § 3(a)(2)和§ 3(b)(1)的生效日。新的35 U.S.C. § 102的生效日为总统签署日后十八个月（即2013年3月16日），而适用对象为于该日期起仍在审查或新提出的专利申请案、以及于该日公告的专利，但条件是该专利申请案或专利必须具有「特定的请求项」或引用「特定的前申请案」。

根据AIA § 3(n)(1)(A)，「特定的请求项」是「有效申请日」为2013年3月16日或晚于该日之请求项。应注意的是「特定的请求项」必须仍然或曾经包含在专利申请案或专利内。

根据AIA § 3(n)(1)(B)，「特定的前申请案」是指依专利法第120、121或365(c)条等而为享有最早申请日（earliest filing date）优惠所必须引用之前专利或专利申请案，而该前案中曾经或仍然具有前述的「特定的请求项」。应注意的是「特定的前申请案」只要仍然或曾经被引用即可。

至于生效日前已核准并公告的专利，其仍适用旧的35 U.S.C. § 102。另生效日当时审查中或新提出的专利申请案如果没有「特定的请求项」或引用「特定的前申请案」，亦适用旧法规定。此双重法制的现象预计持续到2039年3月15日止。

AIA法案和｢台湾地区｣专利法修正实务是不同的。｢台湾地区｣专利法对修正案生效时审查中之申请案件乃单纯适用新法，例如2011年专利法修正案[5]第149条第1项规定「修正之条文施行前，尚未审定之专利申请案，除本法另有规定外，适用修正施行后之规定」。

总结而言，一件专利或专利申请案是否适用AIA法案新颖性规定，其特征有三个：

（1）2013年3月16日起核准的专利或审查中专利申请案。

（2）该专利或专利申请案具有或曾经具有一个「特定的请求项」，或是该专利或专利申请案引用或曾经引用为了主张「最早申请日」的前专利或专利申请案，且该前案具有或曾经具有一个「特定的请求项」。

（3）该特定的请求项依照35 U.S.C. § 100(i)规定的「有效申请日」为在2013年3月16日或之后的日期。

旧申请案适用新法之问题

按照AIA法案的逻辑，如果原本应适用旧法的专利申请案欲取得新法新颖性规定之适用，申请人可于2013年3月16日起提出修正案，以加入无法主张原申请案有效申请日的请求项，而使得原申请案具有适用新法的请求项，而达成其新颖性要件适用新法之目的。适用新法的好处是享受较好新颖性优惠期保障。不过，如果原申请案之请求项其有效申请日或优先权日在2013年3月16日以前，则该些请求项仍是用旧法的先发明争议程序。

判断时之注意事项

根据AIA § 3(n)，对于生效日2013年3月16日时仍进行的专利申请案或新提出申请的案件，其未必适用新的35 U.S.C. § 102。关键在于该申请案中现存或曾经存在的请求项，其有效申请日必须是2013年3月16日或晚于该日。

在2013年3月16日及之后所提出的专利申请案，若其所有请求项的有效申请日皆是当日或晚于当日，则该申请案必然是新法的适用对象。

如果专利申请案在2013年3月16日及之后提出，但其受益于优先权的主张而致其有效申请日早于2013年3月16日，则该申请案的新颖性判断会仍用旧法。但如果该类申请案之后有修正请求项，并加入无法主张优先权的请求项，则理论上因新请求项的有效申请日在2013年3月16日之后，整件申请案将适用新法之规定。

如果提出的专利申请案是暂时申请案（provisional application）的正式申请案、分割案（divisional application）、继续案（continuation application）、或部分继续案（continuation-in-part application），则因为申请人可主张母案的最早申请日，因而该类案件的有效申请日会早于2013年3月16日，故该申请案无法适用新法的规定。同样的，如果申请人在申请日时加入一个无法主张最早申请日优惠的请求项，则该申请案将适用新法的新颖性规定。

结论：分析新颖性议题要注意有效申请日

AIA法案将美国专利的新颖性要件区分为新旧法的差异，而差异的界定在于请求项之有效申请日是否在2013年3月16日及之后。各地各类厂商在面对美国专利权人的主张时，针对2013年3月间所申请的专利或那时仍在审查中的专利，应注意有效申请日的问题，以能选择适当的新颖性要件而提出专利无效的主张。

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作者： 陈秉训 现任： (台湾) 政治大学科技管理与智慧财产研究所副教授 经历： (台湾) 台北科技大学智慧财产权研究所助理教授 华邦电子公司制程工程师 联华电子公司制程整合研发工程师 台湾茂硅电子公司专利工程师 禹腾国际智权公司专利工程师 威盛电子公司专利工程师 亚太国际专利商标事务所专案副理 学历： 美国圣路易华盛顿大学法律博士 美国圣路易华盛顿大学智慧财产暨科技法律法学硕士 (台湾) 政治大学法律科际整合研究所法学硕士 台湾大学化工所硕士 台湾大学化工系