「水能载舟，亦能覆舟。当美国高通公司以SEP (标准必要专利) 授权架构取得商业上巨大成功时，2019年5月，美国加州地院的判决却可能颠覆该公司运营的核心商业模式。因此，在高通案之后，个别厂商如何从该案学习到的启示，调整与产业标准相关专利之申请授权与诉讼策略，并运用合适手段取得、实施和防御SEP，是产业竞争的重要课题。」LexNovia创律国际法律事务所主持律师林桓毅如是说。

LexNovia创律国际法律事务所主持律师林桓毅；摄影：李淑莲

理论上，标准必要专利 (Standard Essential Patent, SEP) 的基本精神是公开及共享，因此SEP持有者必须要承诺公平、合理、及无歧视 (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory, FRAND)的授权原则。其中「公平」指的是不能用限制、捆绑、包裹或反竞争等的方式，来要求对方签订授权条款；而「合理」则是指授权金之计算与收取基础要合理，不能蓄意使被授权者的成本大增以至于失去竞争力；至于「无歧视」即一视同仁，不能对相同状况的厂商，用不同的标准进行授权。[1]然而，在通讯领域拥有大量SEP的高通却因授权方式备受争议而在不同国家被起诉。

承如前言，水能载舟，亦能覆舟。在某一特定领域取得越多SEP好像代表在该领域取得领导地位，然而，SEP在运用上限制很多，究竟要如何取舍，考验专利权人及企业的智慧。

LexNovia创律国际法律事务所主持律师林桓毅于7/29由「台湾地区」工业总会主办的『美国专利适格性审查暨从高通案省思与产业标准相关专利授权诉讼实务研讨会』中，以《从高通案省思与产业标准相关专利之申请授权与诉讼实务》为题发表演说，深入探讨宣示SEP的利弊得失。

SEP关系人

林桓毅表示FTC v. Qualcomm案是很复杂的议题，因为牵涉层面非常广，除了专利法外，还涵盖契约法 (contract Law)、反托拉斯法 (Antitrust Law)、及一些经济层面的影响；至于参与者方面，则包括SEP专利权人、专利实施人、标准制定组织 (SSO)、地方法院，甚至是ITC。此外，因为涉及反托拉斯法，因此也会有一些政府组织的介入，像在台湾可能是公平会，而美国则是FTC、以及法务部中一个与反托拉斯法相关的部门。

标准主要是为了产品与产品、产品与零组件间互通互联的质量而制定的，其中通讯类的标准占大宗，包括3G/4G/5G、WIFI、Bluetooth等等各种无线通信标准；除了通讯标准外，其他业界标准还包括影像压缩标准 (JPEG、MPEG、H.263)、USB接口标准、以及插头插座形状标准等等。

统计数据显示全球并有1,109个SSO，大家最熟悉的应该是ISO国际标准化组织，除此之外，业界较多接触的包括ANSI （美国国家标准机构）、W3C (全球信息网联盟)、3GPP (第三代伙伴计划)、ATIS (电信产业解决方案联盟)、以及ETSI (欧洲电信标准组织)。每个标准机构都有本身的「专利政策」，其中最重要是必须承诺会按FRAND原则来授权。林桓毅指出，所有专利实施者都是第四方，而FRAND其实是一种契约关系，虽然这是属于所有SEP专利权人（SSO会员）与SSO之间的一种契约关系，但所有希望能实施SEP的均为第四方受益人，都有权利来主张FRAND的权益。而且即便该专利已经转让，但也不管转让了几手，后手专利权人同样要接受FRAND的约束。

SEP定义

林桓毅表示，要判断一件专利是否SEP，最终还是要看这个专利的请求项 (Claim) 是否「标准」及「必要」，所以最后还是要一个一个请求项来判断。要考虑的是这个专利是不是不可避免的？是不是一定要用到这个请求项的技术？如果答案是肯定的，那这个就是SEP。概念上很简单，但判断起来是很复杂的。

要判断其是否「必要」（essential）之前，要先界定「必要」，究竟是技术上的「必要」还是经济层面上的「必要」？林桓毅指出，技术上的「必要」指的是如果不采用这个请求项提出的方法便做不到这件事情，而经济层面上的「必要」是指即使不采用这个请求项提出的方法，在技术上还是可以做到这个标准，但在经济层面上可能要付上3、5倍的价钱；意思是：用替代的方法还是可以实施的，但在经济考虑上却是不可行的，这就是经济层面上的「必要」（commercial essential）。

此外，有一些「必要」是属于主要功能，但有一些「必要」却只是附加功能。如果必须作出选择，那附加功能的「必要」是不是可以舍弃呢？如果更深一层去看，「标准」还有许多不同的层次，例如，究竟是现在SSO的标准，还是包括其底层的标准？还要注意的是标准通常是要花很长时间，经年累月才能建立出来的，而版本也会一直更新。所以也有可能有一个专利一开始是SEP，但后来标准经过修订后便不再是一个SEP，当然也有可能是相反情况，从非SEP变成SEP。

宣示的动机

身为SEP专利权人，究竟应该如何处理宣示的过程呢？林桓毅认为现在有一个「over declaration」（过度宣示） SEP的现象：究竟这些被宣示的是不是真的SEP呢？可能要到最后诉讼阶段才能分晓。造成 over declaration的原因很多，特别是如果故意隐瞒不揭露的话，会面临很严重的罚则；反过来说，就算宣示了之后发现不是SEP，也没有什么不好的后果。另一方面，在宣示了之后，如果碰到侵权问题，反而比较有利。

Over declaration的缺点是可能会使授权金膨涨。如果是以Top-down的方式以比例算SEP，那当然是declare越多越好，因为这样占SEP的比例高，得到的授权金也较多；但这样子会导致真正有价值的SEP被稀释。

谁决定SEP的重要性？

接下来要探讨的就是谁决定那些专利是SEP？谁决定SEP的必要性？如果从不同的角色来看，林桓毅分析专利权人是比较属于自由心证的，除了从技术观点切入外，也会从各层面分析某些专利是否要宣示为SEP，在这个层次而言，专利权人说是SEP就是SEP了。在宣示了之后，到了SSO的层次，不同的SSO也明言不会审查也不会核定，基本上是因为成本太高了。有人也提出是不是由各专利局来审核，这样在理论上比较客观公正，也可以避免SEP滥竽充数的问题。但林桓毅质疑专利局是否有此技术能力，而且成本负担也是一个问题。

林桓毅认为，到最后如果出现争议，必要时也只能交由法院决定。然而，如果是在美国法院的话，最后的决定权也只是落在陪审团手中，但林桓毅认为这实在有一点强人所难，因为这本来是专家要花很多时间才能判定的问题，陪审团一般没有很强的技术能力。

如何计算合理的SEP授权金？

「合理」是指授权金之计算与收取基础要合理，不能蓄意使被授权者的成本大增以至于失去竞争力。「合理」的授权金是FRAND承诺中一个很重要的议题，其实就算不是SEP的授权金，一般专利的授权金也应该秉持合理的原由。林桓毅指出如果是以一贯bottom-up的方式来计算，授权金会非常可观，这就是stacking effect（堆栈效应），所以后来大多数取Top-down的计算方式。意思是先设一个天花板，决定了一个device的权利金是多少之后 (假设一台手机是7美元)，然后再看一台手机有多少SEP，再按比例来平分。但林桓毅认为按比例算有时候也不太公平，因为每件专利的重要性不太一样，很容易会导致真正有价值的SEP被稀释。为了避免权利金过度膨涨，也有一种方法是以最小可销售专利实施单位　(Smallest Salable Patent Practicing Unit) 来计算权利金的；例如，以一颗芯片作为销售专利实施单位所算出来的授权金，当然比以一台手机作为销售专利实施单位所算出来的授权金来得低。不过，林桓毅指出，即便是一件在芯片上实施的专利，也可以在请求项上操作，将之拉到实施应用在一台手机上的层次，亦即扩大到应用在终端产品上，将授权金拉高。

林桓毅表示选择将发明宣示为SEP的好处是在被侵权时可以比较容易主动，但对FRAND作出承诺缺点是不能请求禁制令，只能谈授权金。要注意的是一旦宣示是SEP就是要放弃exclusive right，因为一定要授权给别人。不过，如果不主张是SEP，是很难approve infringement的，很多电路案件都是如此。反过来说，如果不是SEP的话，会比较容易拿到更高权利金，因为Top-down的计算方法限制比较多，像是同一种技术如果有很多SEP，那摊分下来后所拿到的会比较少。

何谓公平、无歧视？

前面有提到，「公平」就是指不能用限制、捆绑、包裹或反竞争等的方式，来要求对方签订授权条款。如果以这个定义来看，在FTC v Qualcomm案中，高通的「No license no chip」 (不付权利金就不卖芯片)　策略除了违反了反托拉斯法之外，更是明显违背了FRAND承诺。此外，高通拒绝将其SEP授权给其modem芯片的竞争对手，也是无视FRAND承诺的表现。

至于「无歧视」的部分则是比较难判定，因为「无歧视」指的是一视同仁，不能对相同状况的厂商，用不同的标准进行授权，然而，厂商就指出，由于授权协议通常都是保密的，在不透明不公开的情况下，又如何知道有没有被「歧视」？再者，厂商状况本来就很难完全相同，高通就是以「大量所以打折」的论点来辩解。如果授权金是以单价 x 销售数量来计算的话，那销售数量大的厂商是不是因为带来较多的收益而授权金应该比较低？这样的差别订价策略是否可被允许？

结论

资通讯产业瞬息万变，第五代移动通信技术（5G），物联网，自驾车等新兴科技，蓄势待发，正在改变人们的生活。为符合产业间不同产品应用与技术兼容性（compatibility）需求，新兴科技技术标准的制定和标准制定组织如何运作，在技术应用的发展中扮演着不可或缺的角色。

以个别厂商竞争策略来看，如何参与标准制定组织形塑产业标准的过程，进而申请（apply）、揭露（disclose）涵盖技术标准的专利，并在取得（acquire）标准必要专利（SEP）后积极采取授权策略以获取利益，是其伴随产业脉动持续成长的不二法门。相对的，站在防御角色，个别厂商如何循序渐进的进行回避设计、抗辩、甚至无效系争专利，亦为产业竞争中个别厂商必须了解的实务议题。

备注：

参考数据：《从高通案省思与产业标准相关专利之申请授权与诉讼实务》，林桓毅，2020/7/29

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