日后回溯2020年重大事件，应该免不了要提到延烧整年的疫情及美国总统大选，而年底要回顾今年美国专利法规变化，也绕不开这两项议题。

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时值2020年底，按例盘点这一年美国专利法规重要事件。延烧全球的疫情当是其中一项，包括USPTO在内，许多美国司法及行政机关骤然面对封城、半封城、邮务系统大乱、财务资源紧缩等问题，原先排定的各项计划时程必须重新规划，勉力维持基本运作。而美国总统改选结果大势底定，由中长期看，其影响可能更为深远，经历欧巴马时代力主的「变革」、川普政府推动的「让美国再次伟大」，拜登上台后，美国政策面及专利制度又将奏出什么样的主旋律？相信很多人都有疑虑及期待。

选后情势

根据媒体报导，此次美国国会改选，近年较积极参与知识产权事务修法的参众议员多能连任，比方现任美国参议院司法委员会智权事务次级委员会主席Thom Tillis即已确定胜选，相关修法计划预料还将继续推进。Tillis是少数较深入了解专利制度问题的美国国会议员，选前曾正式致函USPTO，敦促USPTO修法要求专利申请人区分实际实验数据及假设性的实验数据，并订定规则让专利所有权人以更透明、标准化的方式揭露其持分讯息[1]。不过Tillis这两年落力最多的修法项目当属美国专利适格性问题，数次与同僚提出修法框架试图整合各方意见，奈何不同阵营的意见歧异过大，35 U.S.C. 101修法至今进展有限[2]。

其实选前还有一段插曲，USPTO社群网站官方账号在2020年10月29日贴出讯息[3]：「『就提个醒，在川普总统的领导下，美国知识产权制度依2020国际IP指数在全球排名第一。』 ─ USPTO局长Andrei Iancu」公众对USPTO政策的评价常反映不同产业背景的观点，但政治上USPTO向来不具特别的党派色彩，而这样的行政机关却在选前倒数5天贴出这样的讯息，USPTO顿时成了箭靶，客气一点的只说贴文不妥，严厉一些的直指贴文违法，未遵守公务人员行政中立原则。各路留言中，甚至有人提及，自美国商会2012年开始编制发布这项指数排名，美国一连拿了好几年的第一名，直到川普上任后的2017年才掉到第10名，2018年再掉到第12名。

不过若再追究美国榜单名次在2017、2018年急跌的主因，其中一项是美国最高法院Alice等案宣判后，专利适格性判断标准在各级法院诉讼及USPTO审查实践中愈辩愈不明，加以欧巴马时代通过AIA新法导入IPR等程序，众多授权专利走入这些程序后非死即残，致使发明人、所有权人对美国专利制度的信心陡降。在等不到司法及立法面解决办法的情况下，2019年USPTO更新35 U.S.C. 101专利适格性指南（2019 PEG）、35 U.S.C. 112计算机实施发明（CII）审查指南，且改变IPR等程序专利范围解释标准、更新PTAB公告后审理程序实务指南、调整SOP，虽然不免遭遇阻力及负评，但发明人、权利人认为近年情况确有改善。

USPTO是否把美国知识产权制度排名回升灌水给执政当局美化政绩，站在美国专利业界人士的立场来说，这类政治口水其实无关宏旨，争议总会随大选落幕逐渐平息。重要的是，欧巴马主政时期导入IPR等程序，用意是提供相对实惠的无效管道好对付Patent Troll劣质专利。如今欧巴马前朝旧臣随拜登重返白宫，Patent Troll危害论会否再度成为舆情主流？美国专利制度的天平会否重新往质疑专利质量，甚至是质疑专利制度的一端倾斜？这才是美国专利业界人士现在关心的焦点。

然而也有一说[4]，不尊重甚至侵犯使用者隐私权、不当竞争、干预大选，种种争议早摘掉了硅谷巨人们Do No Harm的道德光环，拜登政府与Big Tech的关系未必会如欧巴马时代和谐紧密，且拜登并未如其他同党总统参选人一般扬言抑制医药智权保护，不论新政府上台后由谁出任USPTO局长一职，现任USPTO局长Iancu力推的PTAB程序修法、专利适格性规则辨析，仍会是新政府的关注重点。此外，经过媒体连月报导，很多人都知道美国新当选副总统贺锦丽原有法律背景，经地方检察体系历练，目前是美国参议员，且是前述美国参议院司法委员会智权事务次级委员会的一员，挟此背景进入白宫权力核心，对美国智权政策、专利制度会有何影响？也让人好奇又期待

USPTO疫情应变

根据USPTO说法[5]，早在疫情爆发前，USPTO即有逾半人力采全远距模式工作，另有37%的人员一周至少一天在家上班，因此即便3月封城后强制改为全员远距工作，转换衔接相对顺利。当然，即便USPTO是美国政府机关里的远距上班模范生，类似VPN联机暴增75%到13000个的数据，还是对USPTO的IT设备造成极大负担，偶有局部地区或大范围零星事故，让外部使用者、内部审查官无法连进USPTO系统，至于线下作业，譬如优先权证明文件纸本邮寄之类，在这种非常时期里，严重延误、不知下落，也非罕见。

为因应疫情冲击，USPTO推出多项紧急措施[6]，例如：

• 2020年3月13日通告[7]，与审查官面询、PTAB口审程序、其他预定在USPTO举行的面对面会晤，即日起改以远程视讯方式进行。
• 2020年3月16公告[8]，这波疫情影响甚剧，已可视为37 CPR 1.183法条规范的特殊情况，在专利事务部分，若因疫情未及于官期内回复导致申请案废案，而于官方废案通知寄发日起2个月内或废案之日起6个月内依37 CFR 1.137(a)提Petition补救，在满足规定要件的情况下，毋须缴纳原应缴交的Petition规费。
• 2020年3月27日美国颁布疫情援助救济暨经济安全法（CARES Act），USPTO同月31日即据以宣布部分专利送件缴费期限展延宽限措施[9]，之后见疫情持续扩大，4月底、5月底、6月底又数度宣布拉长展延期间，将到期日统一延至9月底。
• 2020年5月4日USPTO开设Patents 4 Partnerships平台[10]，以方便使用者检索所有权人有授权意愿的发明数据，希望加快相关发明的商业化脚步、尽快消弭疫情。
• 2020年5月8日发布小微实体COVID-19优先审查试办计划[11]，释出500个免缴优先审查费及手续费的优先审查名额，让小微实体需经FDA核可的COVID-19产品及方法发明，也有机会在这场世界竞赛中迅速取得专利、嘉惠更多人群。
• 2020年9月16日提出COVID-19相关发明暂时案递延缴费试办方案[12]，为鼓励申请人尽早揭露相关发明信息，参加这项办法的申请人，其暂时案技术内容将被公开，以此交换暂缓缴费的机会，申请人只需在日后提正式案主张其优先权时后补应缴规费。

一场突如其来的疫情，打得所有人措手不及，美国许多专利从业人员服务的事务所都开始放无薪假、人事冻结、减薪，甚至裁员[13]。USPTO财务状况自然不免受到冲击，根据统计[14]，今年3到8月间一连串官期展延措施，USPTO约有600万美元的专利规费收入递延入账，所幸USPTO因先前修法维持有一定的应变准备金，其运作勉能支应，并有余力延后原定的规费调涨排程。依USPTO 2020年度专利规费调整公告[15]，部分项目如宽限期补缴年费滞纳金、设计申请案加速审查请求费、PGR及IPR程序请求费等，涨幅较为显著，其他项目主要反映2018年以来的物价波动成本，大致有5%上下的调幅。除例外项目，调整后的规费金额自2020年10月2日起生效，较原先排定的实施时间晚了整整一季。

PTAB相关动态

USPTO PTAB公告后审理（Trail）程序自施行以来，热度始终不减，使用的人多，争议自然也多，近年美国最高法院审理的专利案件，不少都与IPR这类程序相关，2020年4月宣判的Thryv, Inc. v. Click-To-Call Technologies, LP一案[16]，就是一例。依本案美国最高法院判决，PTAB依IPR请求准予或否准成案（Institution），该决定不得上诉，且PTAB针对一请求提交时间是否超出一年时限所做决定，也无司法审查之可能。

而2019年引发一阵哗然的Arthrex案，美国最高法院2020年10月已同意接手审理[17]。本案关键在于，美国PTAB行政专利法官仅由商务部长任命，然其行使职权是否实为依法须由参议院建议同意并经总统任命的Principal Officer？若是，Federal Circuit先前判决所提解法是否真已成功治愈此一瑕疵？若美国最高法院认定PTAB行政专利法官实为Principal Officer，且Federal Circuit所提解法未能成功解套，势必再掀风波，届时，修法势在必行。

而USPTO内部则沿袭近年模式，继续依法院判例及公众意见调整优化IPR等程序的游戏规则。2020年5月提案依美国最高法院SAS案判决修订AIA公告后审理程序办法[18]，主要预定修法内容是：IPR等程序若确定成案，程序请求人所列全部要挑战的专利范围、不具可专利性事由，都将纳入PTAB考虑。10月则公告[19]说明相关程序成案与否法规规范、历来政策演变、现行处理方式，是否依现行模式写为白纸黑字的细则法条，又或仍需再做调整？USPTO公开征集公众意见。

此外，针对申请人自己承认的先前技术（applicant admitted prior art；AAPA）在IPR程序应如何适用，8月间USPTO特别发布新指南予以说明[20]：35 U.S.C. 311(b)规定IPR程序引用基础仅能是专利文献或其他印刷刊物，换言之，目标专利内有关先前技术的AAPA声明文字，第三方不能据以提IPR案，但这类AAPA可用以证明相关技术领域通常知识者一般知识水平，并可结合其他已公开专利文献、印刷刊物，论证被挑战的专利范围不具非显而易见性。

至于PTAB另一重要业务诉愿程序，今年USPTO公告推出快轨诉愿试办计划（Fast-Track Appeals Pilot Program）[21]，预定试行一年至2021年7月2日结束，但每季名额限125件，全年度最多有500件诉愿案可参加。有意参加者，需额外支付规费400美元，符合各项要件获准参加者，预估可在USPTO准予参加之日起半年内跑完诉愿程序。

AI发明

Stephen L. Thaler博士团队在多个专利局提交人工智能AI系统自行发明的发明申请案，并将AI系统DABUS列为发明人，挑战传统专利观念及制度。今年4月USPTO终于就本案发布其审查结论[22]，和其他主要专利局一样，USPTO坚持发明人需为自然人，不过Thaler博士并未放弃，其团队8月已在弗吉尼亚州东区地院递状，美国的AI发明人正名大战未完待续。

简单说，Thaler博士团队相关申请案发明人仅列DABUS系统，申请人及受让人为Thaler博士，Thaler博士并以DABUS法定代表人兼受让人名义，代DABUS签Substitute Statement及把相关权利让予Thaler博士的让渡书。USPTO引用诸多法条文字，直指若依申请人所请扩大发明人一词的解释、把机器包含在内，此举将直接抵触法条字义，也不符合先前判例揭示的原则。

根据USPTO 10月发布的AI专利研究报告[23]，2002-2018的16年间，该局每年受理的AI发明专利申请案件数增加逾一倍，2002年约3万件，2018年达6万件以上。面对AI浪潮带来的机遇与挑战，需要处理准备的，当然不只是AI发明人姓名标示权、相关权利所有权归属等问题，2019年USPTO曾数度征求公众意见，而其调查结果也在今年10月发布[24]，从中或许可读出美国未来政策方向的蛛丝马迹。

至于目前审查现况，有报导指出[25]，USPTO技术分类虽有AI类别，但许多AI相关发明案实际被归到生物信息、图像处理或其他类别，而这些类别的核准率各自在不同时期有高度差异，故美国AI发明案的审查数据很难统整分析。惟大体而论，过去几年相关领域核准率若有下降，通常会见到101核驳连动增加，但2019年两项数据开始脱钩，AI类别核准前景转坏，但这段期间101核驳比率并无明显变化，未来发展趋势则有待观察。

其他法规相关事项

针对废案后请求恢复原状、逾期补缴年费、逾期补主张优先权等Petition，USPTO正式宣布[26]：自2020年3月2日起，在废案或官期届满逾两年后才以非蓄意延误事由提Petition补救者，USPTO将要求请求人提交额外资料证明确非蓄意；而在两年内提交Petition，官方仍有可能要求补件证明。USPTO并提醒，依过去判例，实际不是却不当提出非蓄意延误声明，可能导致所取得的专利因构成不正行为（Inequitable Conduct）、专利权无法行使。

为配合Supernus Pharm., Inc. v. Iancu案Federal Circuit判决，USPTO公告[27]修订37 CFR 1.704(c)(2)、(c)(3)、(c)(6)、(c)(9)、(c)(10)条文，修改专利权期间调整（PTA）制度部分申请人延误项目的起迄计算时点。修订条文2020年7月16日生效，适用2000年5月29日或该日后申请并于2020年7月16日或该日后核准的原始发明、植物申请案。

为反映截至2019年10月为止，USPTO内部规范变化及对法院判例的理解应用，2020年6月30日USPTO发布新版MPEP[28]，多个章节、前言、简介、内容索引、官函制式段落文字皆有调整，2019年引发热议的2019 PEG、35 U.S.C. 112 CII审查指南等，皆纳入其中。

尽管USPTO表示未变更原来的专利适格性审查规范，不会影响改版前已制发的核驳处分，也不会就此产生新的核驳事由，但仍有其他变化引发关注。例如MPEP 2144.05有关相似重迭区间、数值、比例的103核驳，旧版第III节仅列出两种答辩方向，新版再依既有判例整理出另两类可能适用的论点，或许有利扩展答辩撰稿思路。不过多位美国专利律师指出，MPEP 706.07(b)经此次改写，延续案及RCE送件后遇到第一份OA即为终局核驳（first action final rejection；FAFR）的机率攀升，申请人可能需多留意。

另一个与法规无关但可能影响USPTO审查作业的讯息则是，数十年未调整的USPTO审查部门绩效考核制度已在今年10月翻新[29]，部分技术领域或遇上特定状况（比方请求项数超过20），官方设定的目标审查时间更趋合理，审查官可投入更多时间了解并处理手上的案件，同时也全面改以CPC技术分类分案，让待审案件能更精准地依所属技术领域分发给适合的审查官审查，若一案同时有复数字适合接案的审查官，新系统将依个别审查官的作业量能判断发案给哪一位审查。

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