北美智权股份有限公司

此次会议由TIPO副局长廖承威及北京同立钧成知识产权代理有限公司高级合伙人刘芳担任共同主持及引言人。廖承威指出，在数字浪潮之下，软件绝对是很重要的一部分，预见未来，软件可以说是一个驱动创新很重要的力量，而身处浪潮的前端，他感受到的是专利申请案的增加。然而，除了专利申请案的增加外，廖承威认为从后端诉讼的数据也可以看出端倪。从2008年7月至2017年6月的专利诉讼件数统计数据来看，「信息」类案件共226件，占7%，排名第3。虽然数量不是很多，但如果仔细观察，即可发现与第1大类机械及第2大类电子的明显下降趋势相比，排名第3的信息类是呈稍微上涨的情况。如图1所示。

图1.　台湾软件专利诉讼趋势　（2008年7月至2017年6月）

数据源：智慧财产法院成立10年以来受理各类案件审理绩效指标及相关诉讼制度之审理实务操作状况分析；
TIPO副局长廖承威简报，2021年5月10日。

随后，廖承威也简介了台湾计算机软件审查基准之变迁，如表1所示。

表1. 台湾计算机软件审查基准之变迁

数据源：台湾智慧财产法院成立10年以来受理各类案件审理绩效指标及相关诉讼制度之审理实务操作状况分析；
TIPO副局长廖承威简报，2021年5月10日。

基本上，在1998年之前，计算机软件都是著作权的管辖范围。从2008到2014，在商业方法的门坎稍为有拉高的趋势。在2014年中提到的「排除商业方法」是指把简单利用计算机的部分排除掉。也就是说，如果请求项没有技术在里面，此一主题是不予专利的。另外值得注意的是，廖承威也预告了今年TIPO针对计算机软件审查基础的修改，主要是更明确定义判断标准及充实AI、IoT相关案例。

接下来，刘芳分享了中国大陆软件审查重要历史和每一阶段的变迁内容。她指出早在1972年的时候，菲律宾提出把软件用著作权来保护[2]，大家觉得还不错，所以就学菲律宾以著作权来保护计算机软件。但后来发现这样没办法满足技术创新主体之技术构思的保护需求，所以纷纷提出了各种专利保护的做法。

刘芳指出大陆是在1984年才开始以专利保护计算机软件的，在制度面上比台湾晚了许多。在2002年的时候，中国专利审查指南专门增设了一章（第九章），针对涉及计算机技术的发明专利该如何审、及说明书该如何写，作出指引。接下来2006年至2010年期间，CNIPA都在做两件事，除了在撰写说明书允许的写法上不断的作一些尝试外，也同时在保护的主题上作一些案例的引导。在此一摸索及尝试的过程中，大陆的软件开发非常快速，就去年2020年的统计，整体产业规模已达到8万亿人民币，各行各业都离不开软件。

刘芳提到，大概是在2006至2008年的时候，大陆在软件专利审查方面相关的研讨开始和台湾合拍：同时展开了「商业方法」的讨论。不过，虽然是不约而同的展开讨论，但却产出迥异的结果。在大陆方面，于2012年的时候，针对商业方法的讨论开始出现一些放松，也就是说讨论的结果是倾向比较开放一些。因为据简报数据指出台湾在2014年时是「排除商业方法相关发明的可专利性」，因此和大陆是有明显差异的。

在2012年以后的过程中，特别是在2014、2015年开始，大陆行动互联网的应用发展非常快。在2015年，整个大陆互联网＋软件平台形成了很大的经济能量，影响很大。与此同时，大陆针对此一领域的审查指南又开始了广泛的讨论及研究。在2016年年底的时候，大陆专利审查指南进一步调整了方向，对于保护主题没有太多硬性的规定，但对于商业方法是否可纳入专利法保护的部分有明显的放松。更重要的是对于软件专利的撰写列举了若干允许的范例，也对于大陆原本很拘谨的写法做了引导。

刘芳表示大陆在2019年针对商业方法、AI这些需要专利保护的创新技术作了一些研究及很多调研，并于2020年颁布了。首先是在保护主题上更开放了一些，而写法上也有一些开放。不过，如果要算写法上的开放，则是2016年时候的修改来得更大一些。刘芳指出整个大陆审查指南第9章的修改目前还在进行中，现在预估是在今年 (2021) 6月份会颁布实施，看来这一次与台湾在审查指南修正的时间点又合拍了。

接下来，北京同立钧成知识产权代理有限公司合伙人马爽详细解读了大陆软件专利申请之三步审查法。她先针对软件创新技术作了一些简单的汇总，指出在过去几年间软件技术有相当蓬勃的发展，而这些技术基础已经成为国家发展的主要领域及发展方向；提供了许多技术面涉及到工业4.0、智慧创造等等的概念。而以这些软件创新作为基石，又发展出很多应用面，像是金融科技、智能制造及车联网等等。「尤其是在2020年期间，全球有很多车联网相关的诉讼，这一领域牵扯到的专利纷争将是往后几年的一大热点。」

就大陆软件审专利查部分，马爽主要分享的是于2020年2月１日起生效的那一版专利审查指南。她指出在大陆专利法中对保护主题的限制只牵涉到2个法条，就是中国专利法第2条及专利法25条。其中第2条2款是以一个正向的角度出发，就是说就专利应该保护什么给出了正向的建议。其中针对发明，条文指出：「发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。」至于专利法第25条则是以一个反向排除的角度，来列出不授予专利的一些主题[3]，并且在审查指南中给出了一些具体的事例。像是智力活动与方法也给出了陈述性的列表，如图2。

马爽指出在实务中，于进行专利审查时，可以参考像图2这样的流程图，对专利保护主题是否可予专利可按照如图2中的2个步骤来进行。其中步骤1是依据专利法25条的角度来进行审查，从这种审查角度出发，必须将权利要求视作一个整体来看待，去判断整体权利要求当中是不是已定义了智力活动的规则或方法，或是说除了这些智力活动规则和方法、还有商业性活动定义……等等之外，是否还有技术性特征。这一点在目前 (2020年版) 审查指南当中，已经定义很明确，即便是包括了商业方法、包括了计算机程序，但如果除此之外还是有技术特征的，那作为权利要求的整体，都是不应该被排除在专利保护的范畴外的。也就是说，如图2所示，先按步骤1去寻找权利要求的技术特征，只要有技术特征存在，那25条的审查是可以通过的。

一旦确认整体是符合25条，那接下来就进行专利法2条2款的审查。在这个审查过程当中，针对计算机程序的发明申请，唯有构成技术方案，才能成为专利保护的主题。关于「技术方案」的定义，审查指南中也是有明确说明的。在判断一项权利要求是否是技术方案时，应当对其中涉及的技术手段、解决的技术问题和获得的技术效果进行分析，这与指南第二部分第一章第2节规定的技术方案是对要解决的技术问题所采取的利用了自然规律的技术手段的集合等之判断原则是一致的。

图2. CNIPA对软件专利申请的三步审查法

数据源：《软件创新高价值专利的布局与审查》，北京同立均成知识产权代理有限公司高级合伙人马爽简报，
2021年5月10日「中国大陆专利审查指南有关计算机程序发明专利审查修正案探讨研讨会」。

此外，2020年的《专利审查指南》第二部分第九章的修改也明确了说明书撰写的基本要求。[4]总结有4点。

对于包含算法特征、商业规则和方法特征的发明专利申请，首先应当注意的是此类申请的特殊性在于算法特征、商业规则和方法特征，（1）所以在说明书中应当写明这些特征。（2）其次，要写明技术特征是如何与这些特征在「功能上彼此相互支持、存在相互作用关系」共同解决技术问题的。例如，对人工智能发明专利申请而言，由于其内部运行的特殊性，在发明包含算法特征时，应当将抽象的算法与具体的技术领域结合，至少一个输入参数及其相关输出结果的定义应当与技术领域中的具体数据对应关联起来，此处的「与具体的技术领域结合」并非简单提及应用于那个技术领域，而是应描述其结合过程，使得本领域技术人员能够确认。（3）第三，在说明书中应当写明有益效果，例如质量、精度或效率的提高、系统内部性能的改善，必要的时候予以细化解释或证明。（4）第四，如果从用户角度而言，发明客观上提升了用户体验，即用户体验的提升是客观的、并非因人而异的主观喜好，也可以在说明书中进行说明，同时写明这种用户体验的提升是如何由构成发明的技术特征，以及与其功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的算法特征或商业规则和方法特征共同带来或者产生的。

中国知识产权研究会网络知识产权委员会」创会主任委员为中国国家知识产权局前局长田力普；现任主任委员为北京清华大学互联网治理研究中心主任李晓东》。
针对计算机软件的知识产权保护，最早是菲律宾在1972年的著作权法中，把「计算机程序」列为「文学艺术作品」中的一项。
中国专利法第25条：对下列各项，不授予专利权：
（一）科学发现；
（二）智力活动的规则和方法；
（三）疾病的诊断和治疗方法；
（四）动物和植物品种；
（五）原子核变换方法以及用原子核变换方法获得的物质；
（六）对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计。
对前款第（四）项所列产品的生产方法，可以依照本法规定授予专利权。
中国《专利审查指南》第二部分第九章第6.3.1节