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关于「制程（制造物品之程序）专利」之侵权诉讼，TRIPS协议第34条第1项规定「如果依该专利制程所得到之物品为新的」（if the product obtained by the patented process is new），则专利权人可享有举证责任反转的优惠；亦即，应由被告举证其侵权产品并非由系争制程专利所制造。在台湾地区专利法中，第99条第1项即规定「制造方法专利所制成之物在该制造方法申请专利前，为国内外未见者，他人制造相同之物，推定为以该专利方法所制造」；但第2项亦规定该「推定得提出反证推翻之」，而若「被告证明其制造该相同物之方法与专利方法不同」时，「为已提出反证」。

不过，TRIPS协议第34条第1项并未明订「新的」（new）是相对于该专利之申请日、优先权日、公开日、核准公告日、或侵权行为发生之日。但台湾地区专利法施行细则第62条[1]却规定若系争专利有「主张优先权者」，台湾地区专利法第99条之「申请前」指「该优先权日前」。这样的解释是否符合TRIPS协议，值得讨论。

「新的」（new）用语在TRIPS协议的专利规范部分，亦出现在第27条第1项，其要求「应授予专利权之发明」（patents shall be available for any inventions）应是「新的」（new），即新颖性的概念。既然「新的」指涉所申请之「发明」，则虽该条文未明指「新的」之判断基准日，比较适当的判断基准日应为「申请日」，因为此符合一般国际上各国「先申请主义」制度的一致性。另「新的」应包括与所请「发明」的「他者」相比较之意义，亦即「新颖性优惠期」（grace period）的概念，而在一定条件下，让发明人自愿的公开不至于造成其发明不具可专利性之后果。

其次，在TRIPS协议第27条第1项未明订「新的」是相对于申请日或其他日期之情况下，《保护工业财产巴黎公约》（Paris Convention for the Protection of Industrial Property，称「巴黎公约」）第4条可供解释上的参考。TRIPS协议第2条第1项指出TRIPS协议的会员国应遵守巴黎公约第4条的规定。亦即，巴黎公约第4条应为TRIPS协议规范内容的一部分，因而可协助解释判断「新的」之基准日。

巴黎公约第4条为「国际优先权」规范的来源。只要是于公约会员国内依法完成专利申请之申请人，其可以在其他会员国家于申请专利时享有「优先权」（right or priority）。优先权主张是有期间限制，而其期间的起始点是首次专利申请之申请日之隔日。

对发明专利申请案而言，优先权主张之期间为12个月。优先权主张可避免「后续的申请案」（subsequent filing）因在优先权期间内的申请人之特定活动而让所请发明为无效（或不具可专利性）。这些特定活动包括发明的发表（publication）或利用（exploitation），亦即属公开发明之行为。因此，如果无巴黎公约第4条，「首次申请案」后的发表或利用所请发明之活动将构成「后续申请案」的无效理由。

如果要享受优先权的保障，「后续的申请案」的申请日必须早于优先权主张期间之到期日。「后续的申请案」的申请日晚于到期日，则无法主张优先权。如果「后续的申请案」之所请发明已被公开（例如发明的公开实施），该发明在申请日当时将不是「新的」发明，故无法获得专利。

巴黎公约第4条意涵「申请日」是可专利性的判断基准日，故必须引入「优先权」概念，以让于首次申请日后的公开发明的活动不会构成「后续的申请案」核驳事由。既然「申请日」做为巴黎公约下可专利性检验的基准日，则为求TRIPS协议和巴黎公约的一致性，TRIPS协议下的可专利性判断基准日也应以「申请日」为准。因而，虽然TRIPS协定第27条第1项未明订「新的」所相对的日期，「申请日」应可视为界定「新的」与否之基准日。

TRIPS协议第27条第1项之「新的」是针对「发明」，而TRIPS协议第34条第1项之「新的」是针对「依该专利制程所得到之物品」（the product obtained by the patented process）。因为TRIPS协议第34条第1项之「新的」是指「物品」而并非指「专利制程」（patented process）或专利（或发明），故其判断「新的」之基准日无法比照第27条第1项而必然为「申请日」。

在「依该专利制程所得到之物品」用语中，「物品」与「专利制程」是共生关系。用来比较是否为「新的」之「物品」是由「专利制程」所得到，因而必须从「专利制程」所涉及的说明书（称「系争专利说明书」），以判断或解释「物品」应有的特征或内容。亦即，判断「物品」是否为「新的」应等于判断系争专利说明书所述之「物品」是否为「新的」。

虽然「物品」的客体回到系争专利说明书来论，但此不表示判断「新的」之基准日必然是系争专利的「申请日」。TRIPS协议第27条第1项之「新的」是针对可专利性，但TRIPS协议第34条第1项之「新的」并非针对可专利性认定。因而，「申请日」不必然是TRIPS协议第34条第1项之「新的」所相对应的唯一日期。

因为判断「依该专利制程所得到之物品」所用的信息为「专利制程」（patented process）而非「制程专利」（process patent），故重点在于「制程」而非「专利」。虽然「制程」的信息揭露于系争专利说明书内，但却不代表该说明书版本必然是国内案（即主张侵权时所在国的专利申请案）版本。

根据TRIPS协议，相同发明可以有多国申请案。因而，不但TRIPS协议第2条第1项引入巴黎公约的优先权制度；TRIPS协议第29条第1项也提到在判断发明是否充分揭露时，「优先权日」可视为「申请日」。甚至TRIPS协议第29条第2项意涵专利申请案会有其相对应之外国申请案。因此，「专利制程」是以据以主张优先权之外国申请案（称「优先权案」）为所揭露的内容为主，或是以国内案为基础，是可争论的。

如果对「依该专利制程所得到之物品」之解释系由优先权案所揭露的内容来认定，则判断「新的」的基准日应为「优先权日」，因为「新的」是对应于该外国申请案所揭露的制程、及其所得之物品。不过，这观点的问题在于「专利制程」（patented process）用语系代表「制程」本身是揭露在国内案专利的制程。

再根据巴黎公约第4条，相同发明的各国专利间是互相独立的，故优先权案于该国所获得之专利权范围不见得相同于该案之原始专利权范围。不同的专利权范围会导致不同的「依该专利制程所得到之物品」。因此，一派说法是「新的」的判断基准日应以系争专利（即国内案）之「申请日」，以透过系争专利的说明书来解释「物品」并据以比较，而较能符合「依该专利制程所得到」之意义。不过，这样的担心应是多虑的。如果优先权案之请求项范围有缩减，此表示有引证案揭露相关物品的制程。亦即，「依该专利制程所得到之物品」早已为他人所发明，则系争制程方法专利权人当然也无从主张举证责任之反转。

进一步，如果国内案之专利权范围同于优先权案之所请权利范围，则「新的」的判断基准日应可提早到「优先权日」。对「制程」内容的认定，可回到最初的外国申请案。以该外国申请案的「申请日」为时间点，而检验「依该专利制程所得到之物品」是否为「新的」。如此，「新的」之判断才能以「制程」为中心，以符合TRIPS协议第34条第1项之用语。

综合上述讨论，TRIPS协议第34条第1项之「新的」其判断基准日可为「申请日」或「优先权日」。因为判断的客体不是「专利」，而是「依该专利制程所得到之物品」，焦点应放在「制程」。对于有主张优先权之专利，「制程」的内容最早会出现在相关的外国申请案，故「新的」之判断时点可提早至「优先权日」。

不过，因为「专利制程」为条约用语，「专利」仍是界定「制程」内容之因素。因而，对于制程专利之专利范围已不同于外国申请案之特殊个案，「新的」判断基准日应回到申请案之「申请日」。

虽台湾地区专利法施行细则第62条对「申请前」之解释非违背TRIPS协议第34条第1项，但其仍超过台湾地区专利法第99条之范围。虽然举证责任置换有利于专利权人，但其属不利于被告之规定，而有损被告诉讼上之利益。亦即，台湾地区专利法施行细则第62条增加台湾地区专利法对于侵权人之权利限制。

法院固然不受台湾地区专利法施行细则之约束。但为避免因法院采用台湾地区专利法施行细则第62条而造成之「抵触法律」或「对人民自由权利增加法律所无之限制」争议，本文建议台湾地区专利法第99条应新增一项，而纳入台湾地区专利法施行细则第62条之全文，以杜绝争议。

「本法第五十九条第一项第三款、第九十九条第一项所定申请前，于依本法第二十八条第一项或第三十条第一项规定主张优先权者，指该优先权日前。」