096期
2021 年 10 月 13 日
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【设计专利图式:魔鬼藏在细节中】
法院将设计专利图式中表面的轮廓边切线解释为设计特征(三)
叶雪美/北美智权报 专栏作家

在设计专利申请实务中,为了在2D绘图中显示3D产品外观形状的轮廓或表面,设计专利申请人经常使用绘图技术(例如:切边线,也称为线框)来指明表面轮廓,以代替或添加阴影线或点画。最近,美国加州北区地方法院在simplehuman, LLC v iTouchless Housewares and Products Inc.[1] 的案件发布了一项关于专利权范围解读的命令,将两项设计专利中所谓的轮廓线解释为主张的装饰性特征。在该决定中,法院强调了设计专利中清晰表面阴影的好处,且确定图纸中用以说明曲面和平坦表面之间的过渡边缘所谓的轮廓或切边线不是表现表面轮廓的适当线条,而是其所主张的装饰性设计特征。


图片来源 : shutterstock、达志影像

法院将设计专利图式中的边切线解释为设计特征simplehuman, LLC v. iTouchless Housewares & Prods., Inc.[1]

原告simplehuman公司对被告iTouchless家庭用品和产品公司(iTouchless)提起专利侵权诉讼,主张iTouchless的产品侵害了simplehuman拥有的两项设计专利。具体而言,simplehuman指控iTouchless的双除臭椭圆形开顶垃圾桶产品侵害了美国设计专利D644,807号(简称D807专利),而iTouchless的双隔间开顶垃圾和回收桶侵害美国设计专利第D729,485(简称D485专利)。iTouchless的除臭垃圾桶和D807专利以及iTouchless的回收桶和D485专利的比较如下(如图9及图10)。

图9:iTouchless的产品与D807专利之比较图


图10:iTouchless的双功能开顶垃圾回收桶与D485专利之比较图

针对simplehuman的控诉,iTouchless提交了驳回动议,辩称原告所主张的D807及D485专利与iTouchless的产品不同,部分原因是所主张的设计专利请求范围中包含 iTouchless产品中所不存在接缝线。simplehuman响应说,iTouchless所指的有争议的线条根本不是接缝,而是表示表面轮廓的轮廓线,因此线条本身不是请求保护设计的一部分。
在专利权利范围解读过程中,simplehuman认为有争议的线条是阴影或轮廓线,旨在展示垃圾桶的形状。地方法院查看了所主张的设计专利的图式,并指出所主张的设计专利的争议线条(disputed lines)「不可能代表阴影」(如图11)。例如:关于D807专利,地方法院指出垃圾桶右侧和顶部的争议线并不表示轮廓变化,因为右侧视图和顶部视图大部分是平坦的,因此没有任何表面轮廓。地方法院对D485专利进行了类似的分析。

图11:地方法院标示出系争专利中有争议的线条

iTouchless认为simplehuman并没有在所有表面上一致地包含有争议的线条。地方法院同意iTouchless的观点,并进一步表示,有争议的线条最多代表「圆弧面和平面之间的划分」和「由simplehuman极力主张的阴影……不足以显示轮廓,因为它没有表明哪个表面正在后退......并且包括视图中没有轮廓差异的线条。」此外,地方法院也相信iTouchless的论点,即使用有争议的线条(显示为实线之直线)与边界线相比没有区别,因为两者都使用相同的线宽。地方法院表示,这会造成歧义(ambiguity),因为无法区分轮廓变化与装饰性表面特征,因此,根据施行细则第1.152条规定这些图式不够明确。

原告simplehuman主张的设计专利最初还包括相应的照片(如图12),这些照片显示了图纸描绘线条的阴影。在申请过程中,审查人员因在同一申请中不应当包含照片和线条图而通过修正案取消了照片。原告认为这些照片支持有争议的线条代表阴影。然而,地方法院不同意,认为审查人员排除这些照片正是因为它们与线条图相矛盾。

图12:D485专利的原始申请图式

iTouchless还指明,simplehuman自己未主张的专利,以及在同一案件中主张的发明专利(US6626316),都使用传统的阴影做法(如图13)。这些传统的阴影实务在美国专利商标局(USPTO)提供的设计专利申请指南中公布,以显示常见的阴影类型,不包括切边线。此外,原告还提供了一位前专利审查人员的声明,该审查人员提供了其他设计专利的示例,这些专利使用与所主张的设计专利相同的绘图技术,即使用连续的直线表示轮廓。然而,地方法院表示,该技术无助于或不足以克服其他明确的内在证据。因此,地方法院采纳了iTouchless提议的解释,即有争议的线条是所称的接缝,而不是正确的等高线。

图13:simplehuman的US6626316发明专利的图式

2020年12月14日,加州北区地方法院发布了一项专利权范围解读命令,解释了原告所主张设计专利的争议线条都是主张设计的装饰性特征,而不是不主张的轮廓线。

结语

现在还有许多设计专利申请人选择使用线框或切边轮廓线来说明表面轮廓(如图14及图15),因为这种技术是公认的工程制图惯例,并且可以通过计算器辅助设计(CAD)软件轻松添加到图纸中。但是,如此处,法官(通常不熟悉绘图技术)可能会与申请人的意图不同地解释绘图。

图14:使用线框或切边轮廓的我国设计专利申请案


图15:使用线框或切边轮廓的美国设计专利申请案

因此,设计专利申请人可能希望考虑避免使用线框或边切线轮廓线。虽然假设的一般观察者可能确定使用边切线轮廓线的对象的形状,或者如果没有提供点画或阴影,这样做可能会更加困难。此外,虽然设计专利的图式并不要求包括表面阴影或轮廓线,但法官和事实调查员可能会发现,显示更多表面特征更容易理解要求保护的外观设计的特征。除了更准确地说明表面轮廓之外,表面阴影还可以帮助绘图看起来更逼真。

提醒申请人,如果要使用等高线,应确保始终如一地使用它们。而且还应考虑将等高线与要求保护的线条区分开来。使用比要求保护的线条更轻更细的线条,包括在每条轮廓线中至少有一个中断,和/或考虑在最初的说明书中加入有关线条所代表的意思的声明或免责声明(如图16),以确定哪些线条和特征是请求专利保护,因此,申请人最好是遵循先例,以虚线或断线的形式呈现边切线,另在设计说明中载明「以虚线表示的边切线或框线不构成请求设计的一部分」。

图16:设计专利图式中边切线的使用

 

备注:

 

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【本文只反映专家作者意见,不代表本报立场。】

 
作者: 叶雪美(Sherry H.M. Yeh)
学历: (台湾) 世新大学法律研究所法学硕士
(台湾) 成功大学工业设计系学士
经历: (台湾) 「智慧财产局」专利一组 简任专利高级审查官
(台湾) 中央标准局新式样专利主任审查员(75-76)
(台湾) 中央标准局专利审查委员(80-89)
(台湾) 台湾科技大学 专利所 兼任助理教授
著作: 《美国外观设计侵害认定相关问题研究-兼论我国新式样专利侵害认定问题》,2004。
《外观设计申请实务-台湾及美国专利申请策略》,元照出版公司,2008。

 


 





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