美国专利商标局（USPTO）接受国会议员提议，将于2022年2月至7月试办为期半年的「专利适格暂缓答辩」方案，旨在评估：「若允许专利申请人可以『暂缓』对审查意见通知（OA）中关于『专利适格』的核驳意见进行答辩之阶段化的审查流程（sequenced approach），是否能够提升专利审查程序的效率及质量?」换言之，受邀参与的专利申请人可以在收到审查意见通知后，优先专注对新颖性、进步性或充分揭露等其他专利要件的核驳意见进行答辩和修正请求项，最后再来应对是否符合「专利适格」要件的审查。在试办计划公告后，已有专利实务界巨头对之表示欢迎，本文将简介该政策的内容与影响。

2022年伊始，美国专利商标局（USPTO）于1月6日发布公告，将于2月开始，为期半年，试办名为「专利适格暂缓答辩」（Deferred Subject Matter Eligibility Response，简称DSMER）的先导型方案[1]。顾名思义，此方案旨在评估「若允许专利申请人可以『暂缓』对审查意见通知[2]中关于『专利适格』的核驳意见进行答辩，是否能够提升专利审查程序的效率及质量？」换句话说，此试办方案将让参与其中的申请人可以优先专注对新颖性、进步性或充分揭露等其他专利要件的核驳意见进行答辩，等到审查委员对其他专利要件都没有疑义了，再来审视究竟申请人的答辩是否能克服专利审查委员对所申请发明目标之「专利适格」要件的核驳意见。

缘起：一封来自国会议员的来信

2021年3月22日，两位共和党籍的国会参议员联名发了份信函给USPTO[3]，建议应通盘考虑在专利审查程序中，扬弃过去专利审查官一次即对所申请的发明目标审查所有专利要件[4]的作法，改以循序的方式，「先完整审查除专利适格外的其他专利要件后，再审查专利适格」。

该说帖指出，相较于其他专利要件，美国实务上（不论是行政端，抑或司法审查端）对专利适格的审查方法学上仍未建构一个清晰、一致和客观的体系。如此，若将所有专利要件都混合在一起并行审查，专利适格莫衷一是的审查标准，不仅降低审查效率，亦影响审查结果的安定性及可预测性，使申请人在答辩上无所适从。因此，在与前资深审查委员交流后，两位议员建议USPTO实行上述「阶段化的审查流程」（sequenced approach），以提升专利制度的可预测性和增进人民对审查结果的信赖度。

「专利适格暂缓答辩」试办计划

为响应上述说帖，USPTO采纳了议员对「阶段化的审查流程」的建议，公告拟试行「专利适格暂缓答辩」先导计划。本计划将采邀请制，邀请符合标准[5]的专利申请人参与此计划。专利申请人可在收到专利审查官发出的第一次审查意见通知书时，获知是否受到邀请，且必须于当时回复是否参与。USPTO将根据计划结果评估「阶段化的审查流程」是否改善审查程序的效率与审查质量的安定性。

专利实务界对试办计划的回响

在试办计划公告后，已有多位知名的美国专利实务工作者公开撰文表达对该项政策的支持。其指出，若能把专利适格的审查先摆一边，先审查其他所有专利要件，审查官即能在前阶段明确且令人可信服地排除不符合可专利性的发明目标；此外，经由一些实务上的经验透露，在申请人针对其他专利要件核驳意见进行答辩和修正请求项的过程中，亦同时修复了于「专利适格」要件的瑕疵（或消弭了审查官的疑义） 。

此措施不仅在行政上可提升审查效率和质量，对于专利代理人来说，其能够大幅度缩减对核驳意见的答辩范围（甚至如前述一兼二顾，在答辩其他专利要件的过程中，亦同时解决了专利适格潜在的症结点）。此不仅减轻代理人的工作负荷，更为申请人节省了许多费用，可谓对USPTO、代理人和申请人取得三赢的结果。并可预期计算机／软件应用发明和生物科技等领域将受惠于本项政策的试行[6]。

备注：

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作者： 李秉燊 现任： 北美智权报　专栏作家 学历： 美国杜克大学法学院硕士班 台湾地区交通大学科技法律研究所博士候选人 美国杜克大学法学院访问学者 台湾地区交通大学科技法律研究所硕士生（径升博士班） 台湾地区阳明大学医事技术暨检验学系硕士 专业资格： 2018年度台湾地区专利师考试及格 2014年度台湾地区医事检验师考试及格