欧洲单一专利法院(Unified Patent Court,简称UPC)于2023年6月1日正式启用前,曾有风声指德、荷法官鼓励使用初步禁制令(preliminary injunction),果然,UPC刚开始运作未满一个月,已有专利所有权人成功取得UPC所发初步禁制令。尽管单一事例不宜做过度衍绎,但因本案应诉人曾先向UPC递交保护状(protective letter,或称protective brief),故承审法官依旧在未听取其说词的情况下,依声请人单方面所请准发初步禁制令,此案例仍有参考价值。
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台湾菲力工业及瑞士麦司壮默(myStromer)共同为其「车架与电动轮毂组合结构」申请并取得欧洲专利EP 2 546 134[1],myStromer为阻止Revolt Zycling被控侵权的电动自行车参展,2023年6月22日向UPC杜塞道夫地方分区法院声请核发初步禁制令,请UPC禁止Revolt Zycling在德国、荷兰、法国、意大利贩卖、进口、存放被控侵权的电动自行车,同时交出法兰克福EuroBike 2023德国自行车展参展的被控侵权车辆,不得再于车展上营销相关车款。
依UPC程序规则Rule 212,UPC毋须听取被告说法,即可下达初步禁制令。但UPC程序规则Rule 207同时规定,任何有权于UPC具状起诉者,若预判有可能被视为初步禁制令之类的暂时措施被告方,皆可先提保护状陈明可能的起诉原告(若有明确的专利证书号,亦可加以提示)及规定基本资料,以各项事实及相关证据说明何以其产品未侵权、目标专利为什么无效、为何不宜准发初步禁制令之类。如此一来,根据Rule 209.2(d),UPC法官遇有初步禁制令申请,即须查看是否有被控侵权方已先提交保护状,若有,并应考虑是否邀请双方当事人出席听取双方说法。
Revolt Zycling此次参展前,即已利用此一机制向UPC提交保护状,称依专利权耗尽原则,其产品并未侵权,即使专利所有权人声请暂时处分,法院应予拒绝、不应在未听取其说法的情况下径行核发初步禁制令。根据报导,Revolt Zycling保护状内并未挑战系争专利有效性。
本案承审法官认为,尽管Revolt Zycling事先即提交保护条列抗辩事由,但初步确认存在侵权事实,而侵权产品将参展营销,具UPC程序规则规范的急迫性,且系争专利无人曾提请异议、无效宣告程序,Revolt Zycling也未提供相关先前技术数据,足可反证其专利有效。于是,UPC杜塞道夫地方分区法院法官接获声请同日,即在未听取Revolt Zycling意见的情况下,直接依myStromer所请,准发初步禁制令。
针对本案,外国事务所初步有以下观察[2]:UPC初步禁制令核发速度快,视个案状况有无急迫性,甚至可能当天即下达命令。保护状不保证能挡下UPC暂时处分,也不一定能让UPC法官决定前先听取应诉人意见,若声请人能证明情况紧急,例如祭出正在商展参展这类急迫性特别高的事由,且各项要件都达标,UPC法官很有机会在不先听取对造说法的情况下核发初步禁制令。
担心可能被初步禁制令锁定的潜在侵权人,若考虑向UPC提交保护状,宜先慎思写法及利弊。本案被告所提保护状,非但未能避免UPC核发初步禁制令,因保护状已述明其抗辩事由,甚至成为承审法官能快速作成决定的关键。Revolt Zycling虽提专利耗尽抗辩,但承审法官认为并无专利耗尽情事,其立论并不充分,而其公告理由似乎也暗示,若被告所提保护状能合理攻击系争专利有效性,可能有不一样的发展。
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