第143期
2023 年 09 月 20 日
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欧盟未注册设计保护和首次揭露之相关问题(一)
叶雪美/北美智权报 专栏作家

欧盟共同设计体系(Community Design, 简称欧盟设计)采用两种不同的设计保护制度,一种是「注册」设计(Registered Community Design)保护;另一种是「未注册」(Unregistered Community Design)的设计保护,一般简称为「UCD」,自2002年3月6日开始实施,UCD制度就是一项设计于欧盟境内公开后,无须提交任何申请文件或费用,即自动拥有自公开日起算3年之设计保护期间。这种非正式权利的创建是为了满足行业和创意人员对外观设计保护权的需求,为短期产品提供广泛的领土保护和安全,而无需复杂且昂贵的注册程序,因此,UCD看起来是保护你的产品设计的好工具。

不过,关于UCD首次揭露的一些问题一直存在疑问,其中较具争议性的有两个议题,其一是,设计师是否必需单独公布寻求未注册共同设计保护的产品的每一部分或特征。其二是,外观设计是否必须在欧盟地理领土上首先发布,才能使其作为未注册共同设计获得保护。2021 年 10 月 28 日,欧盟法院 (CJEU) 的裁定确定了「整个产品的揭露足以对该产品的部件或特征提供未注册设计保护」的原则,另一问题由英国知识产权与企业法院(IPEC)提起的案件促使欧盟法院就这一问题寻求澄清,以期获得指导。本文将介绍这两件诉讼案件,提供给国内设计师及产业界做为参考。

※「欧盟未注册设计保护和首次揭露之相关问题」将分为四期刊出,本期为第一部分。


图片来源 : shutterstock、达志影像

未注册设计保护的相关法律规定

设计在欧盟范围内作为注册或未注册的共同设计受到保护。「欧盟共同设计规则」 (简称CDR)第7条(1)项是有关设计公开揭露的规定,其内容为:「如果一个设计在第5(1)(a)与第6(1)(a)或是在第5(1)(b)与第6(1)(b)所规定的日期之前,以下列的形式公开,例如:出版、展示、商业上使用或以一般正常的商业程序、或以其他的方式在特定相关的商业领域执行,只要是在欧盟领土内有前述的行径,即被视为已为公众可得知的(made available to the public)。如果该设计在特定相关的商业领域中不是经由一般正常的商业程序合理地被公开,则该设计不应被视为公众可得知。除此之外,如果设计是被明示或暗示应该保守机密的第三人所公开时,该设计则视为未曾公开」。

第11条规定是关于UCD的开始和保护期限。 (1)符合第 1 条要件的设计应受到未注册共同设计的保护,保护期为自外观设计首次在欧盟体内向公众提供之日起三年;

(2)就第 1 款而言,如果一项外观设计已经出版、展示、在贸易中使用或以其他方式揭露,且在正常过程中,该外观设计应被视为已向欧盟内的公众公开。

商业上,这些事件理应被欧盟内运作的相关部门的专业人士所知晓。易言之,UCD仅通过公开外观设计即可成立,并自公开之日起三年内受到保护。这项非正式权利的创建是为了满足行业和创意人员对外观设计保护权的需求,为短期产品提供广泛的领土保护和安全,而无需复杂且昂贵的注册程序。

CDR第5条第1项规定:如果没有相同或同一的设计已公开在先,该设计被认为具有新颖性(Novelty);第2 项规定:如果两个设计只有在不重要的细部(in immaterial details)上略有差异时,则两个设计被视为「同一设计」(deemed to be identical)。第6条第1 项规定:如果一个设计能让具有相当了解的使用者(the informed user)产生一种整体印象(the overall impression),且不同于其他已公开在先的设计的整体印象,则该注册设计被认为具有特异性(Individual Character);第6条第2项规定:在评估该设计是否具有特异性,应将设计师在设计时可发展的自由程度(空间)纳入考虑。这两项保护要件的评估是以设计注册的申请日(或是优先权日)为判断基准日,其中以为判断依据的先前技艺,就是在申请日之前已经公开揭露(disclose)或可为公众可得知的设计。

然而,根据CDR第5条和第6条,为了享受未注册的共同设计保护,该外观设计在要求保护之日必须具有新颖性并具有独特性,即该外观设计不得与任何其他外观设计相同(该其他设计必须在相关日期之前已向公众提供),并且该设计还必须给相当认知的使用者带来与在相关日期之前向公众提供的其他设计不同的整体印象。CDR第5条至第7条规定,判定注册设计的有效性的相关日期为设计注册的申请日(或是优先权日),而未注册设计有效性的相关日期则为第11条相应条件下该外观设计首次公开的日期。此外,CDR第11(2)条规向公众提供整个产品的影像是否也适用于公开整个产品的部件的设计,这样部件就成为可用的,可单独受未注册设计保护,还有,根据CDR 第4(2)(b) 条和第 6(1) 条评估独特性并确定复合式产品中组成部分的整体印象时,应适用哪个法律标准。

首次揭露的内容与保护范围

UCD设计制度是保护欧盟 (EU) 产品的一种有用形式。当产品首次在欧盟公开时,它们就会自动存在,并保护产品的外观免遭复制,自首次揭露起,它们的有效期为三年。在侵权诉讼中,CDR 规定了未注册设计的有效性推定(CDR 第 85(2) 条),首先是权利人提供证据证明第 11 条规定的条件已得到满足。其次,未注册共同设计所有人是否不必完全提供相关未注册设计独特性特征存在的证据,UCD保护就可及于该设计中一个或多个产生独特性特征的元素。

Ferrari SpA v Mansory Design & Holding GmbH, WH , 案件[1]

2014 年 12 月 2 日,意大利跑车制造商法拉利(Ferrari)发布新闻稿,首次向公众推出其顶级车型 Ferrari FXX K,该车型的生产数量非常有限,并且仅在赛道上使用。该新闻稿包含以下 FKK X 整体外观图片(如图1 所示)。Mansory Design 是一家专门从事高端汽车个性化(通称为「改装」)的公司,随后生产了「改装套件」,其中包含可用于改变 Ferrari 488 GTB 外观的组件,使其看起来像 Ferrari FXX K(如图2 所示)。 Ferrari 试图在德国法院主张 FXX K 部分未注册的权利,寻求禁制令,阻止Mansory在整个欧盟销售这些套件。据称Ferrari 对相关零部件的未注册权利,源于整车照片的公布。

图 1:判决书中转载的Ferrari 公开汽之车照片
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图2:被告贩卖的改装引擎盖板与Ferrari 488 GTB原引擎盖板之比对

法拉利在德国一审和上诉中均败诉,两次法院均裁定未注册的共同设计权不存在。就法拉利FXX K的截面而言,这是因为所主张的设计缺乏一定的自主性和形式一致性的最低要求,并且涉及任意定义的截面。就法拉利FXX K的整体外观而言,由于可以假定所主张的设计存在,因此不会受到Mansory设计的侵权,这给相当认知的使用者带来了不同的整体印象。

法拉利通过就法律问题向德国联邦法院提起上诉的方式提出了自己的主张。德国联邦法院认为,上诉的结果取决于对CDR第 1 号条例的解释。从初步裁决请求的解读来看,德国联邦法院似乎倾向于同意下级法院的意见,因此中止了诉讼程序,并向欧洲法院提出了以下两个问题:

(1) 产品各个部分的未注册共同体外观设计是否因产品整体形象的公开而产生;如果答案是肯定的;(2)是否应采用附加标准,例如一定的自主性和形式的一致性,以评估零部件的个性化特征,例如,对于车辆车身的一部分,应采用整合到一个复合式的产品中。

 

备注:

 

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【本文只反映专家作者意见,不代表本报立场。】

 
作者: 叶雪美(Sherry H.M. Yeh)
学历: (台湾) 世新大学法律研究所法学硕士
(台湾) 成功大学工业设计系学士
经历: (台湾) 「智慧财产局」专利一组 简任专利高级审查官
(台湾) 中央标准局新式样专利主任审查员(75-76)
(台湾) 中央标准局专利审查委员(80-89)
(台湾) 台湾科技大学 专利所 兼任助理教授
著作: 《美国外观设计侵害认定相关问题研究-兼论我国新式样专利侵害认定问题》,2004。
《外观设计申请实务-台湾及美国专利申请策略》,元照出版公司,2008。

 


 





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