对于专利范围之解释,美国专利局(USPTO)在审理专利申请阶段,会适用合理最广的解释范围;而当利害关系人或任何人对专利提出再审查程序或美国专利法修法后的复审程序时,专利上诉委员(PTAB)会适用审查阶段标准,也就是适用合理最广解释,使专利范围达到最广,并利用这样的角度检验先期技术是否也经揭露申请专利。本文将以软件专利为例讨论在Facebook, Inc., v. Pragmatus AV, LLC专利再审查程序专利范围解释标准之适用。
诉讼历程
Facebook, Inc., v. Pragmatus AV, LLC[1]乙案系Facebook对专利初审暨上诉委员会(以下简称PTAB)在第三方复审程序(Inter Partes Reexamination)中审理美国专利第7421470(以下简称470号专利)与7433921号(以下简称921号专利)的决定不服而提起上诉,因PTAB错误解释相关的请求项范围,联邦巡回上诉法院(CAFC)判决废弃原诉愿决定,并发回重审。
上述二个专利的说明书内容相当近似,也有相似的请求项(470专利是方法请求项,而921专利是系统请求项)。该二专利与简化用户与计算机网络的实时通讯功能有关。所有专利的独立项,包括470专利的第1、16、29、43项与921专利第1、13、25项,皆与提供其他用户的标识符名单给第一用户,并允许第一用户自该名单选择一个第二用户的标识符,并透过第二用户通讯装置的地址讯息建立两位用户间的通讯管道有关。
Facebook提出三份先前技艺的文献,主张系争二专利为先前可预期(无新颖性)或显而易见(无进步性)。但在IPR程序中,专利审查官认为该三份先前技艺文献并未揭露「维持第一联系(maintaining a first association)」的专利范围,特别是先前技艺并未揭露专利范围中「第一通讯装置的地址信息(addressing information of a first communication device)」为第一联系的一部份。因此,PTAB仍然认为所有的请求项皆具备专利性,其理由在于在IPR程序中,由于PTAB将「addressing information of the device」一词解释成「通讯装置的物理位置」,而在Facebook所提供先前技艺文献中所谓的「地址信息(addressing information)」并非第一通讯装置的「物理位置(physical location)」,因此并无先前技艺文献揭露「维持第一关系(maintaining a first association)」的专利范围。
Facebook针对IPR程序中,对于「第一通讯装置的地址信息(addressing information of a first communication device)」的解释有疑义,向CAFC上诉。
联邦法院审理PTAB请求项解释方式
对于本案,CAFC再次揭橥当专利进入IPR程序后,PTAB解释专利范围标准时有二件前案可依循。于再审程序中,如果专利尚未过期,则适用In In re Icon Health & Fitness, Inc.案件中所建立之标准。依照Phillips v. AWH Corp案件所建立之基准[2],于再审查时,如原审查程序一般,PTAB应配合专利说明书,对于尚未过期专利给予请求项最合理最宽广范围(broadest reasonable construction consistent with the specification),而对于专利已经逾期,则依照该领域技艺之人标准架构请求项表面一般性解释。CAFC针对再审程序中请求项解释与有效性(given their plain and ordinary meaning as construed by someone having skill in the art),有如下分析:
Ⅰ.请求项解释
CAFC审理本案时,发现于复审程序中,本案专利尚未过期,因此认为PTAB于采用Phillips案解释专利范围,应该适用最合理宽广解释标准。CAFC发现系争专利的说明书中或审查历程中并未有任何否认请求项用语的所有范围之情形。专利权人也并未定义「addressing information」一词(遑论更完整的「addressing information of the device」)。相反地,说明书支持字面意义解释。举例而言,系争二专利的发明摘要与概述中,描述要搜寻第二用户的地址讯息,以在第一与第二用户各自的通讯装置间建立链接。其并未将所谓的地址信息限制为物理位置,或在该词语的字面意义外另行施加任何限制。
事实上,除了请求项,该专利说明书并未提到「addressing information of the device」一词。其描述「addressing information of a ……user」,系以电子信箱作为例示。而如例示所言,「用户」的地址信息并非该用户或该用户的装置的物理位置。
专利说明书确实描述装置的「位置信息(location information)」,且该「位置信息」亦为被储存的「服务纪录」的一部分。然而,说明书内容并不支持将「装置的地址信息(addressing information of the device)」限缩至一个「物理位置」,也不将「位置信息」描述成「地址信息」。因此,即使说明书不知何故将「位置信息」限缩成一个「物理位置」,说明书也未将「地址信息」限缩至相同范围。
基于以上理由,CAFC认为,即便说明书中对于位置信息限制为物理位置,但不应该造成专利请求项之限缩;所以本案争执专利请求项中「装置的地址信息」,其正确的解释应为「特定于该装置的信息,其有助于装置的通讯功能」,而无物理位置之限制。鉴于系争专利现已逾期,在适用Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303 (Fed.Cir.2005) 乙案揭示的请求项解释架构后,CAFC达成结论:PTAB的解释,造成将专利范围限缩至装置的物理位置,较本院之解释更窄。对请求项用语的合理最扩张解释必须与Phillips案标准之解释相同或更广,但不应更窄。因此PTAB的解释显非适用合理最扩张解释原则。
Ⅱ.有效性
CAFC认为,由于PTAB基于错误的解释去分析系争请求项与先前技艺,因此废弃原诉愿决定,并发回重新审理系争请求项之有效性。
小结
在专利审理过程中,审查员于证明专利不符合专利要件后,可驳回专利申请,因此对于专利请求项最广的解释,亦即将专利范围做最大之解释。因此,在审理过程中容易使专利申请范围被先期技术所揭露,使据以申请专利无法通过专利保护要件检验,应而无法取得专利。反之,在专利侵权诉讼中,CAFC对于专利请求项解释则采取不同标准,理由是当专利取得后,给予专利有效的推定效果,为了使专利为有效性解释,对于专利采较窄的解释标准。
专利范围解释标准在专利局程序与法院采取不同标准,已经行之有年,然而,在2012年美国专利法修正后,对于专利范围解释是否仍有二套标准,开始有不同意见。2016年美国最高法院同意接受Cuozzo Speed Technologies v. Lee上诉,本案将是美国最高法院第一次处理美国专利修法后,专利核发后行政程序中专利请求项范围解释标准之适用争议,预期本件案件将可厘清专利请求项标准适用之问题。
备注
- FACEBOOK, INC. v. PRAGMATUS AV, LLC , No. 13-1350 (Fed. Cir. 2014)
- 415 F.3d 1303(Fed.Cir.2005)
【本文仅反映专家作者意见,不代表本报立场。】
作者: |
叶云卿 |
现任: |
北美智权(cn.naipo.com)外稿作家
台湾世新大学 知识产权研究所 副教授
台湾科技大学 专利所 兼任助理教授 |
学历: |
美国旧金山金门大学 法律博士(SJD)
美国华盛顿大学 法律硕士(LLM)
台湾政治大学 法律硕士
台湾大学环境工程所 工程硕士 |
经历: |
台湾科技大学专利所 助理教授
美国旧金山 Suzan See Law Office法务
美国硅谷 Vivian Lu Law Office法务
台湾建业律师联合事务所律师
台湾环宇律师事务所律师 |
产学合作计划: |
美国诉讼管理产学合作计划 |
代表著作: |
营业秘密刑事责任
中小企业知识产权管理制度建置
专利意见书在诉讼上之运用 |
證照: |
律师、台湾专利代理人、环境工程技师、仲裁人、ISO14000管理师 |
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