台湾通讯产业处于弱势地位,不仅专利累积量相对较少,拥有标准必要专利(SEPs)的数量更是有限,大部分厂商只能用权利金来换取关键技术的授权,相对的也会遇到许多专利侵权诉讼的问题。不过,同样是挨告专利侵权,对手向你提告背后的动机却是大有不同,必须先厘清专利权人要的是什么,才能找出对自己最有利的应战方式。
为了让台湾地区的企业多了解国外的专利诉讼案例、善于利用法律武器,争取更多谈判或胜诉的机会,台湾地区”智慧财产局”从2013年起,进行了为期三年的「通讯产业专利趋势与专利诉讼分析研究计划」,主要着重于专利的技术趋势,以及科技大厂之间的专利诉讼案例,希望能协助台湾通讯厂商摆脱专利困境。
根据统计,2015年美国的专利诉讼新案共计5,819件,排名前五的美国联邦地方法院,分别是德州东区地方法院、德州瓦州地方法院、加州中区地方法院、纽泽西州地方法院、加州北区地方法院,光是一个德州东区地方法院,起诉案件就高达2,541件,几乎全美国有近半的专利诉讼案件都是在这里提起的,专利诉讼集中的程度可见一斑。
表一、2015年专利诉讼新起诉案件数排名前五名的美国联邦地院
台湾地区“智慧财产局”专利高级审查官赵庆泠指出,通讯厂商遇到专利侵权诉讼时,应该先了解专利权人为什么提起诉讼,究竟是要排除对手竞争、维持市场优势、抑或是厘清竞争关系?被告厂商同时也要评估,专利权人和自己是否具有商业上的竞争关系,对方是希望长期授权取得授权金,或只是一次性的勒索赔偿,这些都和谈判立场、诉讼筹码息息相关。
第一类型:竞争对手间专利战
第一类型的专利诉讼案件为竞争厂商之间的专利战争,代表性诉讼案件像是美国芯片大厂博通(Broadcom)和高通(Qualcomm),以及Apple和三星Samsung。这类型的专利诉讼是竞争厂商间透过主张专利权,来维持市场占有率或排除对手所带来的竞争威胁,因此这类型的诉讼案件往往是来真的,不但会缠讼较久,就算最终双方达成和解,通常也是发生在诉讼结果已明朗或可被预期的诉讼后期阶段,不像NPE所发起的专利诉讼,很容易在诉讼初期阶段就达成和解。
第二类型:为牵制授权协商进行的专利诉讼
在第二类型的专利诉讼案件中,原告是在通讯技术领域具备相当技术基础的专利权人,当和被授权人的授权协商陷入瓶颈或僵局时,专利权人可能会向法院起诉,控告授权契约期限已届满的被授权人侵害其专利,藉以牵制授权协商进行,迫使被授权人妥协。像是2006年及2012年间Ericsson与Samsung的专利侵权诉讼,都在这种情况下发生。
第三类型:自有技术之NPE的诉讼策略
还有一种类型的NPE是本身拥有技术,将技术申请专利后获取收益。2015年在美国排名第五的NPE公司Wi-LAN,即属于此种规模较大且营运较为公开的NPE,透过专利授权的权利金为获利来源。因为必须有更稳定的现金流支持公司的经营与存续,他们和打游击战形式兴讼的NPE不同,会更有策略性的提起专利诉讼且布局周全,与被控侵权人在诉讼上缠斗的时间也会比较久。
观察过去的美国专利诉讼案件可发现,挑选法院是NPE启动专利诉讼的重要策略之一,他们倾向选择对NPE较为有利的联邦地院提起专利侵权之诉,因此一旦遇上NPE时,被控侵权人可以采用申请移送诉讼的策略,将侵权诉讼案件移送至对自己较为便利或是有利的联邦地院来续行审理。不过,若被告要申请移送诉讼来反制原告,必须评估个案事实是否符合法律所规定的要件,并考虑不同区域巡回上诉法院所建立的解释适用原则,是否有利于被告主张的侵权事实成立。
第四类型:专利私掠之NPEs的诉讼策略
「专利私掠行为」指的是营运公司将专利权利行使之业务「外包」给「专利权利主张实体」(patent assertion entities,PAE)或NPE,让PAE或NPE使用其专利权向其竞争对手兴讼,并收取权利金。现今很多营运公司会与NPE签约合作,将其所拥有的专利权转让给NPE操作获利,再由NPE出面提起专利侵权诉讼。营运公司和NPE合作的好处是不用以自身名义提起诉讼,避免遭反诉风险与损害公司形象。另外,有些营运公司的专利落入NPE手中,被用来向其他公司索取权利金,不尽然是因为这些公司有意图地与NPE合作;有些是因为公司只是破产后资产被清算拍卖,公司本身与NPE间并不具备更深入的合作关系。
被告的因应之道
赵庆泠建议,台湾通讯厂商一旦在美国被告侵权,首先要了解所属区域巡回上诉法院所建立的移送原则,评估是否需要申请移送诉讼;尤其是在美国专利诉讼旷日废时,加上诉讼成本高,有时也必须考虑申请法院停止诉讼,或是善用PTAB(领证后审理程序)中的多方复审程序(IPR)。假设面对的是缠斗式的NPE,除了想办法寻求早期和解,也可申请基于一事不再理原则,有机会驳回原告的起诉。
参考数据:
- 台湾地区“经济部智慧财产局“一O四年度委托研究计划「通讯产业专利趋势与专利诉讼分析研究期末报告」
作者: |
吴碧娥 |
现任: |
北美智权报资深编辑 |
学历: |
(台湾)政治大学新闻研究所 |
经历: |
骅讯电子总经理室特助
经济日报财经组记者
东森购物总经理室经营企划 |
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