美国联邦最高法院在2017年的Star Athletica v. Varsity Brands案，就拉拉队服上的表面设计，是否可受著作权法保护，提出了新的「分离性检测法」。其判断如下：(1)「分离并被辨认」（separate-identification）要件，判断者只需要可以看着实用物品，并指出某些似乎具有绘画、图片、雕刻质量的平面或立体的元素。(2)就「独立存在」（independent-existence）要件，判断者必须判断，该被分离辨认的特征是否可独立存在于该物品的功能面向之外，当想象该特征与实用物品分离时，该特征必须可以自身作为绘画、图形、雕刻著作而存在。

作者在繁中版北美智权报165期的「拉拉队服设计是否受著作权法保护：2015年Varsity Brands v. Star Athletica案」一文中，介绍了第六巡回上诉法院2015年8月的判决，该案后来上诉到联邦最高法院，并于2017年3月作出判决。最高法院所提出的分离性检测法，比起第六巡回上诉法院所采取的方法较为简单，但最后判决结果一样。以下介绍该判决。

原告是Varsity Brands 公司，设计并注册的200多件制服或服装上的平面设计著作权。其指控被告Star Athletica公司所制造销售的拉拉队服侵害其五件设计的著作权，下图就是该案原告所登记的设计图：

图一：系争的拉拉队服设计

图片来源：USPTO

本案上诉到联邦最高法院，以6比2票，支持上诉法院判决，并由Thomas大法官撰写多数意见。

著作权法中的分离性要求

美国著作权法针对实用物品上的绘画、图形或雕刻著作是否可受著作权法保护，其规定单纯实用物品本身不受著作权法保护。所谓的实用物品（useful article），乃指「本质上具有实用性功能之物品，而非仅描绘(portray)该物品之外观或传达讯息 (information) 。[1]」

但是，「实用物品之设计」（the design of a useful article），「可被认为系属图画、图形或雕刻著作，只有在该融入绘画、图形、雕刻特征的设计，能与该物品实用面向分离并被辨认（identified separately from），且能与该物品实用面向独立存在（existing independently of）[2]」。一般将上述判断该特征设计是否可与物品实用面向分离并被辨认，且能独立存在的分析，称之为「分离性」检测（separability test）。

本案仍然需要进行分离性检测

首先，Thomas大法官认为，本案仍然需要先进行分离性分析（separability analysis）。 原告主张，平面的表面装饰，因为是在「实用物品之上（on a useful arts）」，而非实用物品之设计（design of a useful article），当然是受保护的图形著作，所以根本不需要经过第101条的分离性分析，当然可与其物品分离。亦即，其认为实用物品表面的平面艺术特征，「本质上是可分离的」[3]。

但Thomas大法官认为，这个讲法不符合第101条的文字。因为前述「实用物品设计」定义文字中，强调「融入实用物品设计」的「绘画、图形、雕刻特征」，必须经过分离性分析，方能获得著作权保护。所谓的「绘画」和「图形」特征，包括图片、绘画、素描等平面特征。因此，第101条定义中既然对融入「实用物品设计中」的「绘画、图片、雕刻著作」 给予著作权保护，则第101条当然有想到这样的设计可以包含平面特征[4]。

此外，美国著作权局也提出意见，其认为由于原告曾经就设计图和设计的照片向著作权局登记，已经有登记，该设计当然可以受著作权法保护，而不需要再进行分离性分析。但是，Thomas大法官认为，原告并没有援引著作权局的意见，最高法院在此不讨论著作权局的看法[5]。

最高法院所提出的分离性检测法

其次，Thomas大法官认为，融入实用物品的争是否「可以分离并被辨认」，以及是否可以独立存在于该物品「功能面向」之外，是一个法条解释问题[6]。 

首先，就「分离并被辨认」（separate-identification）这一要件来说并不困难。判断者只需要可以看着实用物品，并指出某些似乎具有绘画、图片、雕刻质量的平面或立体的元素即可[7]。

其次，就「独立存在」（independent-existence）这个要件，可能较难满足。判断者必须判断，该被分离辨认的特征是否可独立存在于该物品的功能面向之外。换句话说，当想象该特征与实用物品分离时，该特征必须可以自身作为绘画、图形、雕刻著作而存在。若该特征无法自身作为绘画、图形或雕刻著作而存在，就只是该物品功能面向的一部分[8]。

当然，要自身可以作为绘画、图形、雕刻著作，该特征本身不能就是一个实用物品，或是通常作为一实用物品的一部分。此外，若是对一个实用物品改用其他媒介制作出复制品，例如用硬纸板作出一台车的模型，不能因而主张著作权。虽然该复制品本身可能可以获得著作权保护，但是原始的实用物品不会因而取得著作权[9]。

Thomas大法官认为，若参考著作权法其他相关条文，也可以支持这个解释。著作权法第113条(a)规定：「第106条重制绘画、图形、雕刻著作的专属权，包含将作品复制在任何物品上的权利，不论该物品是否具有实用性。[10]」第101条乃保护第一次固着于实用物品之媒介的艺术；相对地，第113条(a)乃保护第一次固着于实用物品以外之有形媒介的创作，然后可重制于实用物品之上。这两个条文可作为对照。从这两个条文可以看出，绘画、图形、雕刻著作，不论其是独立艺术创作，或是作为实用物品的特征，著作权法都给予保护[11]。

套用在本案中的拉拉队服

若将前述分离性检测套用在拉拉队服的表面装饰来看，首先一个人要可以辨认出该装饰乃具有绘画、图形、雕刻质量的特征；其次，该拉拉队服表面上颜色、形状、线条、V形设计的安排，可与该制服分离，并套用在其他媒介上，例如套用在油画帆布上，因而满足第101条所定义的「平面的…艺术…著作」。此外，想象将表面的装饰从制服中分离，并套用在另一媒介上，并不会重制该制服本身。事实上，著作权人真的有将该设计套用在其他表现媒介上，例如套用在其他种类的衣服上，而没有重制该制服[12]。

Breyer大法官的不同意见认为，该设计无法分离，因为在想象中若将该设计从制服中分离，放到另一个表达媒介上，只是创造了一个「拉拉队制服的图片」。而被告同样也主张，该表面装饰若从实用物品抽离，仍然保留了拉拉队服的外型，所以不受著作权法保护[13]。

Thomas大法官认为，这并非不受著作权法保护的理由。例如，平面的艺术作品的形状，会受到所画的画布大小限制，而平面应用艺术的作品形状，也会受到其应用之物品的外型限制。例如，如果物品表面平整四方，在其上的平面设计受到著作权法保护；若实用物品表面形状特殊，在其上的平面设计会因物品形状而受限，但前者受著作权法保护，后者却不受著作权法保护，这样并没有道理[14]。

Thomas大法官指出，本案中受著作权法保护的目标，亦即拉拉队服上的特征，是指固着于制服织物之有形媒介上的平面艺术著作。即便本案原告最后在表面的装饰上取得著作权，其并没有权利禁止他人制造相同的拉拉队服形状、剪裁、大小等。著作权人只能够禁止他人将其表面设计重制于任何有形表现媒介上，不论是在制服上或其他地方[15]。

概念分离后原实用物品并不需要保留实用功能

被告和政府（著作权局）举出一些反对理由。首先，被告指出，所谓的独立存在，是指该特征独立抽离出来之后，可独立受著作权法保护，且在抽离后的实用物品，本身仍然具有实用性。但如果实用物品的特征是为了促进该物品的实用性，则该特征不应受著作权法保护。被告主张该特征有两个功能，一是标示该衣服为拉拉队服，一是加强穿着者的物理表现。抽离这些设计的拉拉队服，不再有相同实用性，因而其主张这些设计无法与该制服的能面向独立出来[16]。

同样地，著作权局也提出类似的主张，认为适当的检测方法，是问：在艺术特征移除后的实用物品，是否仍然具有相同的实用性？但其结论认为，一个全白的拉拉队服，与带有原告设计的拉拉队服，具有相同的实用性[17]。亦即，不论被告和著作权局，都主张在表面设计移除后，是否仍有相对的实用性（relative utility）。

但Thomas大法官指出，分离性的判断是要关心，抽离出来的特征是否可受著作权法保护，而不需要去管想象中抽离后的原实用物品还剩余什么。在分离性检测法下，法条并没有要求想象中被抽离后的实用物品，是否还具有原本实用物品的完整功能[18]。

被告认为，法条只保护「纯艺术」的特征，而不保护有任何实用物品实用功能的特征。但Thomas大法官指出，一个可受著作权法保护的艺术特征，不能因为其最初是作为一实用物品设计的特征，且让该物品变得更加实用，就丧失著作权的保护资格[19]。Thomas大法官认为这符合Mazer案以来的规则，且与著作权法明文保护「应用艺术」（applied art）的规定相符合[20]。 

不需要采物理上分离检测

另外，部分法院采取的分离性原则，区分「物理上之分离」（physical）与「概念上之分离」（conceptual）。所谓的物理上分离，乃指该特征能用通常方式与实用物品在物理上分离，但仍保留该物品的实用面向。而所谓概念上分离，乃指若该特征无法以通常方法与该实用物品分离时，就要采用概念上分离。 Thomas大法官认为，法条文字采取的分离，指的就是概念上的分离。由于分离性的思考并不需要在抽离该特征后，原本的实用物品仍然保留原功能，因此物理上/概念上区分没有继续存在必要[21]。

不需要使用「设计过程判断法」与「市场可能性判断法」

接着，被告又主张，在分离性分析时，应该加入两个客观因素：(1)其要求判断者应该考虑设计创作者的设计方法，亦即该特征是否为设计者在设计时，除了功能考虑外的艺术判断。(2)该绘画、图形、雕刻特征，在移除其实用功能用，是否可能有某程度的市场销售空间[22]。

Thomas大法官反对加入这些考虑。他认为，第一个因素是要求判断者考虑创作者的设计方法、目的、理由等证据。但是著作权法的条文中，只要求判断该物品与特征如何被感知，而非它们如何被设计。第二个因素则是要求考虑该设计特征的市场销售调查，但是这会涉及人们对著作的价值判断，或者以法官的美感取代著作权法中的政策选择。亦即，在判断是否可获著作权保护时，不需要做市场调查[23]。

国会并没有说所有工业设计都不受著作权法保护

最后，被告主张，美国国会于1976年制定著作权法时，将工业设计（包括衣服的设计）排除受著作权法保护，若是将表面装饰当作受著作权法保护的创作，这与国会的前述目的相违背。此外美国国会对特殊的实用物体设计，例如半导体芯片设计[24]，以及船身设计[25]，给予独立的法律保护，但却没有对其他工业设计给予法律保护。国会是想透过设计专利给予工业设计保护。因此，其认为不应该给予衣服表面设计著作权保护[26]。

但Thomas大法官认为，设计专利权与著作权并不是彼此互斥，且国会对工业设计的某些特征也给予有限的保护，因此，认为对工业设计不该给予保护，反而抵触了国会的选择。而且，Thomas大法官再次强调，其所采用的分离性检测法，并不会让拉拉队服的形状、剪裁、物理大小受到著作权法保护[27]。

备注：

1. 17 U.S.C. § 101.
2. 17 U.S.C. § 101.
3. Star Athletica v. Varsity Brands, 137 S.Ct. 1002, 1009 (2017).
4. Id. at 1009.
5. Id. at 1009.
6. Id. at 1010.
7. Id. at 1010.
8. Id. at 1010.
9. Id. at 1010.
10. 17 U.S.C. § 113(a)(“… exclusive right to reproduce a copyrighted pictorial, graphic, or sculptural work in copies under section 106 includes the right to reproduce the work in or on any kind of article, whether useful or otherwise.”).
11. Star Athletica v. Varsity Brands, 137 S.Ct. at 1011.
12. Id. at 1012.
13. Id. at 1012.
14. Id. at 1012.
15. Id. at 1013.
16. Id. at 1013.
17. Id. at 1013.
18. Id. at 1014.
19. Id. at 1014.
20. Id. at 1014.
21. Id. at 1014.
22. Id. at 1015.
23. Id. at 1015.
24. 17 U.S.C. §§ 901–914.
25. 17 U.S.C. §§1301–1332.
26. Star Athletica v. Varsity Brands, 137 S.Ct. at 1015.
27. Id. at 1015-16.

【本文仅反映专家作者意见，不代表本报立场。】

作者： 杨智杰 现任： 云林科技大学科技法律所 副教授 经历： 真理大学法律系助理教授 真理大学法律系副教授 学历： 台湾大学法律系 中央大学产业经济所硕士 台湾大学法学博士 专长： 知识产权、美国专利法、美国著作权法、宪法