2017年5月，美国最高法院作出Impression Products, Inc. v. Lexmark案判决，推翻联邦巡回上诉法院见解，一方面推翻了2001年的Jazz Photo案采取的国内耗尽之见解，认为美国专利法应采国际耗尽；另外也推翻了1992年的Mallinckrodt案见解，而认为专利权人只要决定销售，任何明文施加的销售后限制在专利法上都没有效力。

笔者在繁中版北美智权报第171期曾经撰写过「美国专利耗尽原则最新见解：联邦巡回法院Lexmark v. Impression案全院判决」，介绍2016年2月联邦巡回上诉法院之判决。当时判决认为，美国专利法仍然采取国内耗尽，且专利权人在产品销售时只要明文限制销售后使用或转售，就没有权利耗尽。但是，2017年5月，美国最高法院作出判决[1]，推翻联邦巡回上诉法院见解，认为美国专利法应采国际耗尽，且专利权人只要决定销售，任何明文施加的销售后限制在专利法上都没有效力。以下介绍该判决重点。

美国专利法第154条规定，专利权人有权「排除他人在美国境内制造、使用、提供销售、销售该发明，或进口该发明至美国。[2]」而根据美国专利法第271条(a)，任何人未经授权（without authority）从事上述行为，就会构成专利侵害。但是根据权利耗尽原则，当专利权人销售其专利产品，专利权人不再能够控制该物品的销售使用，其专利权就被「耗尽」（exhaust）[3]。

Lexmark「回收方案墨粉盒」

本案的专利权人Lexmark在销售墨粉盒时，给消费者二种选择，第一种「一般方案」是以全价购买，但没有任何使用的限制。第二种选择则是称为「回收方案」，价格较便宜，但消费者签署的契约中，同意只使用该墨粉盒一次，且不会将墨粉盒移转给其他人，只会交给Lexmark回收[4]。

但是，回收业者仍然向美国的消费者搜购使用后的Lexmark墨粉盒，包括回收方案墨粉盒，业者填充碳粉后，再次销售。另外，回收业者也从美国海外搜购使用过的Lexmark墨粉盒，并进口到美国。Lexmark控告多个回收业者，其中之一就是本案被告Impression Products, Inc.公司[5]。

联邦巡回上诉法院维持Mallinckrodt案和Jazz Photo案见解

Lexmark的指控可以分成二类。第一类指控是针对美国境内的「回收方案墨粉盒」，其主张，根据1992年的联邦巡回上诉法院的Mallinckrodt案[6]，专利权人在销售时，只要清楚传达（clearly communicated）禁止对销售后使用（post-sale use）或转售，且该禁止为合法（lawful restriction），就意味着专利权人并没有授予销售后使用或转售的「授权」（authority），由于专利权人的权利并没有耗尽，故Impression Products于填充及转售时，侵害了Lexmark的专利[7]。第二类指控则是回收业者在美国海外所搜购的所有Lexmark墨粉盒，包括回收方案与一般方案。Lexmark主张，根据2001年联邦巡回上诉法院的Jazz Photo案[8]，采取国内耗尽原则，故Lexmark在海外销售的墨粉盒，其进口权并没有耗尽，也没有授权给任何人进口这些墨粉盒的权利，故Impression Products在进口这些墨粉盒时，构成侵权[9]。

本案联邦巡回上诉法院全院判决Lexmark胜诉并指出，2008年最高法院判决的Quanta案[10]并没有推翻Mallinckrodt案，而2013最高法院就著作权法采取国际耗尽的Kirtsaeng 案判决，也没有推翻Jazz Photo案[11]。此案又上诉到最高法院，判决结果为7比1票（1位大法官回避），推翻了联邦巡回上诉法院判决，由Roberts大法官撰写多数意见。

专利权人销售时之限制没有效力

首先讨论在美国境内销售的「回收方案」墨粉盒。Roberts大法官先讲结论，当一个专利权人决定销售一产品时，就会耗尽该产品上的专利权，不论专利权人希望加诸何种限制。因此，即便Lexmark与其客户的契约上「一次使用/不得转售」之限制很清楚，且在契约法上为有效，但该限制无法让Lexmark就其选择销售的产品上保留其专利权[12]。

美国专利法虽没有明文规定权利耗尽原则，但自从1853年的Bloomer v. McQuewan案[13]以来，法院就已经承认专利耗尽原则，该原则重点为，当专利权人销售一物品，该物品就不再受专利独占的限制，而成为购买者的「个人私产」[14]。

最高法院指出，当专利权人透过契约与购买者约定，限制其使用或转售的权利，其在契约法上或许有效，但在专利侵权诉讼中则没有用[15]。

普通法上禁止限制财产转让原则

权利耗尽原则体现的，就是专利权在某范围上，必须遵从「普通法的禁止限制财产转让原则」（common law principle against restraints on alienation）。专利法赋予发明人某种独占地位，让其可以就发明获得报酬，进而促进科学进步。但是一旦专利权人销售该物品，其已经获得报酬，专利法就不再让专利权人可以限制该产品的使用和享用[16]。如果允许专利权人在销售后做更多的限制，将会违反普通法上禁止限制财产转让原则[17]。如柯克爵士(Lord Coke)在17世纪所说过的，如果所有权人在销售物品或限制该物品的转售或使用，该限制是「无效的，因为其违反贸易和流通，以及人与人之间的协商与缔约」[18]。美国国会制定及多次修改专利法，都是站在这个「禁止限制财产转让原则」的前提而进行修法，而这个前提就体现在耗尽原则上[19]。

而且，最高法院自己在2008年的Quanta案中，就判决认为，专利权人销售一产品时，就算用明文（express）且属合法的限制（lawful restriction），专利权人对该产品也没有保留任何专利权[20]。从Quanta案和其他判决先例，均可得出一个唯一答案，就是Lexmark既然在美国境内销售了回收方案墨粉盒，其就已经耗尽了专利法上对产品的控制权，因而不能对 Impression Products提出侵权诉讼[21]。 

销售时有没有得到「授权」不重要

最高法院认为，联邦巡回上诉法院之所以采取不同见解，是因为从错误的起点出发。上诉法院认为，专利法第271条(a)中规定，任何人「未经授权」（without authority）使用或销售专利产品，就构成侵权[22]。进而认为，一般情况下，销售一产品，会推定授权（presumptively grants authority）购买者使用或转售该产品的权利。但如果专利权人用明文的限制保留该权利，专利权人就可以透过专利侵权诉讼执行该限制[23]。

Roberts大法官指出，上述联邦巡回上诉法院的逻辑错误在于，耗尽原则的基础，并不是「在销售时推定附带授权」，耗尽原则的基础，就是对专利权人权利范围的限制。购买者之所以有权使用、销售、进口该物品，是因为这些权利是跟随物品的「所有权」而来，而不是从专利权人那边购买到「做这些行为的授权」[24]。

海外销售一样有权利耗尽

就第二个部分，被告购买海外销售的Lexmark墨粉盒。Roberts大法官指出，在美国海外的「合法销售」（authorized sale），就跟美国境内的授权销售一样，会耗尽专利法上的权利[25]。

首先，Roberts大法官提到，著作权法下也有国际耗尽的问题。在著作权法第109条(a)的「第一次销售原则」（first sale doctrine）下，当著作权人销售一合法制造的著作重制物，著作权人就无法限制购买者销售或以其他方式处分该重制物之权利[26]。最高法院在2013年的Kirtsaeng v. John Wiley案[27]中，认为第一次销售原则，也适用于美国境外制造和销售的合法重制物。在该案中之所以最后认为第一次销售原则也及于国际耗尽，也是受到「普通法下禁止限制财产转让原则」的影响。此一普通法原则在适用上并没有地理区域的区分，著作权法也没有明文作此区分，因此最高法院才会认为，第一次销售原则也适用于海外合法制造销售的著作重制物[28]。 

Roberts大法官指出，基于上述同样的理由，专利耗尽原则适用于海外的销售。因为，专利的权利耗尽，理论基础一样来自于禁止限制财产转让原则，而且国会也没有在专利法中明文规定该原则仅适用于国内的销售。此外，要区分著作权法的第一次销售原则与专利法的权利耗尽原则，没有理论或实际上的意义，因为两个原则在本质与目的上有很高的相似性，而且许多产品上面（例如汽车、微波炉、计算器、手机、平板计算机、个人计算机），同时有专利的保护，也有著作权的保护[29]。

海外销售价格低于国内销售？

Lexmark主张海外销售不适用耗尽原则的理由之一提到，由于专利法的属地主义，在美国获得专利保护，不代表在美国以外能够获得专利保护。所以，专利权人在海外销售的价格，与在美国销售的价格可能不一样；海外销售的价格，因为没有美国专利法的保护，可能无法回收相同的报酬。既然权利耗尽的理由是专利权人在销售时可以获得报酬，但因为在海外销售未必能获得足够报酬，所以不该适用耗尽原则[30]。

但Roberts大法官认为，这个属地主义的理由，并不成立，因为著作权法一样有属地主义，著作权法和专利法原则上一样都没有域外效力。而且，地理的限制不足以支持Lexmark的主张。在专利耗尽原则下，重点在于卖产品，而非专利权人卖专利收了多少钱。专利权人就自己的专利产品可以决定多高的收费为适当，进而销售，然后启动耗尽原则。专利权人也许在海外销售的价格，跟美国的价格不一样，但是专利法并没有保障一个特定的价格。专利法只有保障，专利权人在将产品卖出、不再受其专利独占控制时，可以获得一份报酬（receives one reward），一份其认为足够的报酬[31]。

不过，最高法院在1890年时，曾经判决一个涉及专利国际耗尽的案例，名为Boesch v. Graff案[32]。该案判决认为海外销售专利并没有耗尽，但主要原因在于，系争海外销售是德国厂商在德国销售，但是该德国厂商并不拥有美国专利。而该案是美国专利权人提诉禁止该产品进口到美国。也就是说，因为德国的销售与美国的专利权人无关，所以不适用权利耗尽。因此，该案不但无法支持Lexmark的主张，反而强化了最高法院的立场，亦即只有专利权人可以决定要不要进行销售，而销售了就会耗尽该产品上的专利[33]。

海外销售时「明文保留专利权」？

美国政府提出的法庭之友意见中，主张一个折衷立场：「原则上，海外销售会耗尽专利权，除非专利权人明文保该权利」。此一「明文保留规则」（express-reservation rule）的想法在于，海外的购买者原则上会期待买到产品后可以自由使用和转售，所以应推定适用耗尽原则。但因为过去下级法院所采取的见解，让专利权人会在产品外包装上明白保留其权利，因而也应该让专利权人继续保留这个选项，维持过去的作法[34]。

不过，Roberts大法官指出，这种「明文保留规则」，过去只有两个1890年代下级法院的判决中采用过这种「明文保留规则」，此后就没有法院采取过此见解。直到2001年联邦巡回上诉法院的Jazz Photo案，采取的见解改为不管专利权人在海外销售时有没有明文保留其权利，通通不适用权利耗尽。因此，Robert大法官认为，这么少的案件，根本不足以让专利权人产生某种期待，认为可以在海外销售时保留其权利[35]。

而且，这种「明文保留规则」既错误又过度关心专利权人和购买者在销售时的期待。专利耗尽的适用，要解决的不是最初买卖交易双方当事人的问题，最初买卖交易双方可以用契约解决他们自己的问题。最高法院再次强调，之所以要有耗尽原则，是因为已销售的物品上仍有专利权，在市场流通时，将违反「禁止限制财产转让原则」。因此，耗尽原则的基础，并不是专利权人在美国销售时收了多少钱，或者是购买者在买卖时期待得到多少权利，真正重要的是，「专利权人要销售的决定」[36]。

备注：

1. Impression Products, Inc. v. Lexmark Intern., Inc. 137 S.Ct. 1523 (2017).
2. 35 U.S.C. § 154(a)(“(a) In General.—(1)Contents.—Every patent shall contain a short title of the invention and a grant to the patentee, his heirs or assigns, of the right to exclude others from making, using, offering for sale, or selling the invention throughout the United States or importing the invention into the United States,…”).
3. Impression v. Lexmark, 137 S.Ct. at 1529.
4. Id. at 1529-30.
5. Id. at 1530.
6. Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F.2d 700 (1992).
7. Impression v. Lexmark, 137 S.Ct. at 1530.
8. Jazz Photo Corp. v. International Trade Commission, 264 F.3d 1094 (2001).
9. Impression v. Lexmark, 137 S.Ct. at 1531.
10. Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc., 553 U.S. 617, 128 S.Ct. 2109, 170 L.Ed.2d 996.
11. Lexmark Intern., Inc. v. Impression Products, Inc., 816 F.3d 721 (2016). 详细介绍参见 杨智杰，美国专利耗尽原则最新见解：联邦巡回法院Lexmark v. Impression案全院判决，北美智权报第171期。
12. Impression v. Lexmark, 137 S.Ct. at 1531.
13. Bloomer v. McQuewan, 14 How. 539 (1853).
14. Id. at 549-550.
15. Impression v. Lexmark, 137 S.Ct. at 1531.
16. Id. at 1531-32.
17. Id. at 1532.
18. 1 E. Coke, Institutes of the Laws of England § 360, p. 223 (1628). 引自前述判决，id. at 1532.
19. Impression v. Lexmark, 137 S.Ct. at 1532.
20. Id. at 1533.
21. Id. at 1533.
22. Lexmark Intern., Inc. v. Impression Products, Inc., 816 F.3d at 734.
23. Id. at 741-42.
24. Impression v. Lexmark, 137 S.Ct. at 1534.
25. Id. at 1535.
26. 17 U.S.C. § 109(a).
27. Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc., 568 U.S. 519(2013).
28. Impression v. Lexmark, 137 S.Ct. at 1536.
29. Id. at 1536.
30. Id. at 1536.
31. Id. at 1536-37.
32. Boesch v. Graff, 133 U.S. 697(1890).
33. Impression v. Lexmark, 137 S.Ct. at 1537.
34. Id. at 1537.
35. Id. at 1538.
36. Id. at 1538.

【本文仅反映专家作者意见，不代表本报立场。】

作者： 杨智杰 现任： 云林科技大学科技法律所 副教授 经历： 真理大学法律系助理教授 真理大学法律系副教授 学历： 台湾大学法律系 中央大学产业经济所硕士 台湾大学法学博士 专长： 知识产权、美国专利法、美国著作权法、宪法