自2014年美国最高法院在Alice案件宣告软件无效后，有关软件专利的适格性持续在联邦法院被挑战，多数面临被宣告无效之命运。DDR Holdings是Alice案判决后，是第一件被联邦巡回上诉法院（CAFC）宣告软件专利有效的案件，此后2014-2017间仅有9件诉讼案件的专利维持。2017年一共审理27件与计算机执行有关技术，其中有三件案件的专利有效性被维持，显示有关软件专利适格性的判断仍然严苛。本文将摘要其中二件被联邦上诉法院作为前例的案件，供软件相关产业实务人士参考。

二阶段专利目标适格性判断标准提出与建立

自2010年起，美国最高法院陆续在Bilski[1] , Mayo[2] , Myriad[3] , 以及Alice[4] 案件中讨论专利目标适格性，并建立专利目标审查的判断流程，之后有越来越多的案件在联邦法院以欠缺专利适格性的原因，被联邦宣告专利无效。Bilski案的判决于2010年出炉，其专利涉及对冲基金风险控制之商业方法。在Bilski案，最高法院部分推翻联邦上诉巡回法院所建立判断抽象概念是否专利适格性的基准，即所谓的「机械(machine)或转换(transformation test)」测试标准[5]。最高法院认为虽然机械转换测试标准是一个有用的标准，但却不是判断专利适格性的唯一标准。然而，最高法院当时并未提到除了机械转换测试标准外，专利目标适格性标准应该如何判断。

2012年，在Mayo案，美国最高法院再度针对专利目标适格性之问题作出判决，并正式提出二阶段专利目标适格性的判断标准。Mayo案的专利，涉及一种找出用于治疗人类自身免疫性疾病的最适药物剂量的方法。Mayo案的发明人因为发现了血液中某一种代谢物浓度与施用药物和可能施用剂量有一定关系，这种代谢物的产生将使药物产生有害的副作用或无效。发明人因而以代谢物浓度的高低，以决定施药剂量过高或过低，而取得方法专利。最高法院认为在二阶段专利适格性判断标准下，Mayo案的方法专利并不适格。此一专利判断标准后来被美国专利商标局以流程图呈现（如图1）。

2013年Myriad案，最高法院虽然遵循二阶段测试法判断专利适格性，但主要在判断自然界产物的专利适格性。2014年在Alice案，最高法院再度处理软件专利有关商业方法案件，则再度确认遵循二阶段测试法判断软件专利的适格性，且在适用二阶段测试法来判断Alice专利后，宣告Alice案专利无效。

软件专利适格性要件判断标准趋严

受到Bilski[6] , Mayo[7] , Myriad[8] , 以及Alice案的影响，自2013年之后，有越来越多案件在联邦法院挑战专利的适格性，其主要与生物科技及计算机执行技术科技有关。计算机执行技术的专利主要以软件例为主，且有很大一部分与商业方法相关。这些商业方法或软件相关专利自2013年起，已有数十件案件以上软件专利，经过联邦法院以二阶段测试法判断后宣告专利无效[9] 。

图1：美国软件专利适格性的两阶段判断标准
数据源：USPTO, 2014 IEG

2014年以后软件专利之命运

2014年最高法院在Alice Corp. v. CLS Bank International[10] 案，再次针对软件专利目标，是否专利适格性进行审理，上述二阶段分析，针对软件专利案，其适用的方式可以简化如下：

1. 第一阶段分析，首先判断请求项是否指向(direct to)不可专利性的抽象概念？如果有这种情况，必须进入第二步分析。
2. 第二阶段分析，需单独考虑每个请求项的组件，以及额外的组件是否足以改变请求项性质而符合专利适格性。

二阶段检验架构，作为所谓判断抽象概念是否专利适格之架构，对于判断软件专利适格性有决定性。但最高法院对此二阶段检验并未进一步阐释，因此也留下许多未解决问题。例如，何谓抽象概念？何为指向抽象概念之技术？以及所谓的第二阶段判断的细节所指为何？这些为解决问题，造成抽象概念可专利化的判断标准，更加扑朔迷离，不易掌握。再加上一审法院不断宣告软件专利无效，且被CAFC所确认。顿时之间，软件专利是否仍是美国专利法的专利适格目标引发学术界与实务界的怀疑?

2014年12月DDR Holdings[11] 是Alice案判决后，是第一件被CAFC宣告软件专利有效的案件，2016年5月Enfish[12] 案，是第二件CAFC宣告专利有效之案件。这二个指针性案对软件专利适格性带来一些曙光，显现CAFC无欲关闭软件申请专利大门。

2017年CAFC专利适格性案件之进展

2017年CAFC审理27件有关软件专利适格性的案件[13] ，有3件诉讼的专利被宣告有效，分别是Thales Visionix Inc. v. U.S.[14] 、Trading Technologies Int'l v. CQG Inc.[15] 、Visual Memory LLC v. Nvidia Corp.[16] 。其中Thales Visionix Inc.与 Visual Memory LLC被选为前例[17] ，将有更大影响性，以下简述这二案处理过程。

1. Thales Visionix Inc.

对于本案，CAFC审理的主要争议为：请求项如果与数学运算有关是否具有专利适格性？CAFC判定该专利并非指向专利抽象概念，而无须经过二阶段分析，而判定专利有效。

本案处理U.S. Patent No. 6,474,159（以下简称'159专利）之专利适格性，该专利为物体相对于参考系统运动的惯性跟踪系统。'159专利权提供了一种方法，以消除过去移动平台上物体的位置和方向的定位解决方案内在的复杂性，发明人在说明书中并揭露本技术的多项优点。

CAFC指出虽然本案涉及数学演算，但是数学演算程序的存在并不能认定本案是单纯的抽象概念。联邦上诉巡回法院进一步阐释：本案专利范围仅主张传感器非传统配置之物理应用保护，因此并非指向抽象概念。

2. Visual Memory LLC

本案所涉之专利为5,953,740（以下简称'740号专利），该专利用来解决传统计算机利用三层不同内存处理的缺点。这三层内存包括(1)低成本、低速的内存，如磁盘，用于储存大量数据；(2)作为主要内存之中速内存；(3)作为处理高速缓存(cache)之昂贵、高速的内存。这种型态的内存结构，虽然可以透过选定系统之特定类型处理器强化功能，然而若要为每种不同之处理器类型，设计不同的内存系统，将导致成本高昂，而将不同类型之处理器交互系统中， 也可能会降低其性能。

'740号专利则设计一种具有可编程特性的存储内存系统，以克服了现有三层内存技术的限制。可编程特性的存储内存系统藉由编程使多个不同的处理器可以一起使用而不降低性能，并可针对多个不同之处理器订制，而不会产生效能能降低之可能。

CAFC认为740号专利系计算机内部储存系统进行改良，因此并非分类数据的抽象概念。因此无须进入二阶段分析。

小结

软件专利是保障有关资通讯科技产业、网络科技、云端科技、甚至是物联网科技等产业的知识产权最重要的手段之一。然而，软件专利长久以来存在可专利性的问题。美国专利法第101条规定：「任何人发明或发现新而有用之方法、机器、制品或物之组合，或新而有用之改良者，皆得依本法所定之规定及条件下获得专利。」虽然本条并未规定何种目标不得专利，但在长久案例法的发展下，排除自然法则、自然现象与抽象概念，可为专利之目标。

然而在科技发展下，有越来越多的自然界产物有关或是抽象概念有关的发明获得专利，为了促进科技的进步，美国案例法也发展许多的判断标准，除了单纯的发现或单纯的抽象概念难以专利，基本上仅要有运用技术去发现或实现抽象概念，都可能被专利保护，不再完全被排除。

2014年在Alice案之后，CAFC随后就二阶段判断架构进行阐释，虽然多数软件专利陆续被宣告无效，同样陆续也有软件专利被宣告有效。由2017年这些专利有效性被维持的案件来看，其专利请权项详细揭露技术如何进行，且无太过空泛与抽象的用语，当然，如此一来对于专利范围大大限缩。因此，软件专利发明是否具有专利性，回归发明人主张范围是否具体，虽然抽象请求项可提供较大较宽专利保护范围，但有请求项指向抽象概念导致专利不适格的缺点。

备注：

1. Bilski v. Kappos, 561 U.S. 593 (2010). 56 Alice Corp. v. CLS Bank Int’l, __U.S.__, 134 S. Ct. 2347 (2014).
2. Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc., __U.S.__, 132 S. Ct. 1289 (2012).
3. Ass’n for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc., __U.S.__, 133 S. Ct. 2107 (2013).
4. Alice Corp. v. CLS Bank Int’l, __U.S.__, 134 S. Ct. 2347 (2014).
5. Bilski v. Kappos, 561 U.S. 593, at 604(2010).
6. Bilski v. Kappos, 561 U.S. 593 (2010). 56 Alice Corp. v. CLS Bank Int’l, __U.S.__, 134 S. Ct. 2347 (2014).
7. Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc., __U.S.__, 132 S. Ct. 1289 (2012).
8. Ass’n for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc., __U.S.__, 133 S. Ct. 2107 (2013).
9. 例如Accenture Global Servs., GmbH v. Guidewire Software, Inc., 728 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2013) (system and method for processing insurance claims); Affinity Labs of Tex., LLC v. Amazon.com Inc., 838 F.3d 1266 (2016) (system for delivering streaming content to handheld device)等案件。
10. 573 U.S. __, 134 S. Ct. 2347 (2014)
11. DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L.P.    773 F.3d 1245, 113 U.S.P.Q.2d 1097 (Fed. Cir. 2014)
12. Enfish LLC v. Microsoft Corp.,822 F.3d 1327, 118 U.S.P.Q.2d 1684 (Fed. Cir. 2016)
13. Chart of subject matter eligibility court decisions (updated January 4, 2018), https://www.uspto.gov/patent/laws-and-regulations/examination-policy/subject-matter-eligibility
14. 850 F.3d 1343, 121 U.S.P.Q.2d 1898 (Fed Cir. 2017)
15. __ Fed. Appx. __ (Fed Cir. 2017).CAFC Appeal No. 16-1616
16. _ F,3d __ (Fed Cir. 2017), CAFC Appeal No. 16-2254
17. 有关前例在案例法的拘束性可参考元照英美法辞典:CASE Law http://lawyer.get.com.tw/dic/DictionaryDetail.aspx?iDT=40716

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