021期
2018 年 4 月 20 日
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后Alice时代之商业方法专利适格性判断
叶云卿╱台湾世新大学智慧财产研究所 副教授

商业方法专利包含涉及所有与商业活动之专利,2014年美国最高法院在Alice Corp. v. CLS Bank Alice Corp. v. CLS Bank针对专利目标适格性之判断,提出Alice/Mayo二阶段测试标准,藉以适用所有涉及抽象概念之专利目标之适格性判断,于是有关商业方法可专利性的判断标准再度引发关注。以下将探讨2017美国联邦上诉巡回法院二件商业方法专利适格性案件,以分析商业方法目标可专利性之问题。

何谓商业方法专利?

商业方法专利并无具体的定义,但一般来说系专利主张新的商业方法,因此所涉及的目标类别包括电子商务、保险、银行与税务遵循等领域。但目前商业方法专利之申请,主要涉及商业自动化方法和电子商务方法[1]。大多数美国商业方法专利被归类为第705类[2],该类别系「专门为企业的实践,管理或管理设计或使用数据处理操作的设备和相应方法。」[3]当然,商业方法也可能归纳为其他类别。过去与商业方法有关专利案例,涉及算法、软件等抽象概念之运用,因此其专利目标之适格性受到严重考验。

由State Street案到Alice案

1998年美国联邦上诉法院在State Street Bank & Trust v. Signature Financial Group[4],确定商业方法软件专利的适格性,且拒绝将(Method of Doing Business)认定为司法例外不得专利之目标。State Street Bank案意见基本上确立80-90年代间USPTO不以软件专利或是商业方法专利来决定是否为可专利之目标之立场[5]State Street因为涉及算法,因此产生是否为适格的目标之争议。法院认为,涉及算法不必然为不适格之目标,当算法是透过计算器(machine)运用一连串数学计算,将数据—可分金额,转换为最后股价(share price),则是一种算法的实际运用,因为这样的方式将产生一种「有用(useful)、具体(concrete)、有体的(tangible)」的结果,因此这样算法之运用具有可专利性[6]。此后20年,有关抽象概念可专利性的判断标准并有太大转变。

2014年美国最高法院在Alice Corp. v. CLS Bank针对专利目标适格性之判断,提出Alice/Mayo二阶段测试标准,适用所有涉及抽象概念之专利目标是否适格之判断,于是有关商业方法可专利性判断再度引发关注。

Alice案所涉及的专利,其请求项为指向减轻「清算风险」的计算机化计划;即承诺财务交易所中之一方履行其义务的风险,且由计算机执行这个步骤,因此事实上就是一种由计算机执行的商业方法专利。最高法院在Alice案,针对软件专利目标以Mayo案所建立之二阶段分析进行检验,此二阶段测试又称为Alice/ Mayo测试,检验方式内涵如下:

  1. Alice/ Mayo测试第1阶段分析,首先判断请求项是否指向(direct to)不可专利性的抽象概念?如果有这种情况,必须进入第2步分析。
  2. Alice/ Mayo测试第2阶段分析,须单独考虑每个请求项的组件,以及额外的组件是否足以改变请求项性质而符合适格之专利目标。

最高法院首先确认Alice专利之技术,指出本案专利请求项之目的在透过使用计算机系统作为第三方中介来促成双方之间的财务交换义务。其次在第一阶段检验中,法院以专利方法请求项记载了中介清算的概念,为指向一种抽象概念。而专利系统请求项包括通信控制器、第一方设备、数据存储设备和计算机,其系统请求项主张之硬件几乎是每台计算机都包含的一般硬件。换言之,请求项所主张之系统,本质上与方法请求项没有区别军指向抽象概念。而后在第2步检验中,最高法院指出,该专利方法请求项记载了在一般计算机上实现之抽象概念,而系统请求项记载了一些被配置为实现相同想法之计算机组件,且是一般计算机功能就可以达成。因此,以请求项并无额外组件可以使请求项确认其有明显大于基本的抽象思想本身,因此,法院认定该请求项并不具备专利适格性。

后Alice时代之商业方法专利之可专利性

此后美国联邦巡回上诉法院(CAFC)陆续审理与商业方法有关之专利,多被认定不适格,包括2017年Clarilogic, Inc., v. Formfree Holdings Corporation[7]与Audatex North America, Inc., v. Mitchell International, Inc案。以下摘要说明CAFC如何判断二案的商业方法软件专利的适格性。

Clarilogic案

Clarilogic, Inc., v. Formfree Holdings Corporation案所涉及之专利为8,762,243号专利(下称'243号专利)。'243号专利[8]系为一「电子帐户认证与增强信用报告之系统与方法」,其中涉及用电子方式认证潜在借款人之金融收支数据与提供信用报告之方法计算机执行系统请求项,从第三方寻求潜在借款人之财务信息,对数据运用算法引擎(algorithm engine),并且输出报告。但该算法引擎并非属专利请求项,请求项亦不因算法引擎所完成的各种方法步骤等任何规则所限制。反之,系统可以接收来自政府或特定用户之逻辑规则,该建立之逻辑规则可能用于识别信息。因此,系从第三方所取得该算法引擎。详细步骤如下图[9]所示:

一审法院判定'243号专利之请求项指向抽象概念,且未包含任额外的组件足以改变请求项之性质而符合专利适格性。法院认为不适格之理由,系以'243号专利之请求项「充其量仅描述了通常使用,即使用多功能之计算机功能用以自动化财务风险评估之基础经济程序……。然而,任何自营风险分析被包含在不可专利的、不被描述的算法或一组算法中。」专利权人FormFree针对地院判决提起上诉。上诉争议为'243号专利是否指向抽象概念?若是,则请求项是否足以转化而具专利适格性?

CAFC指出有关专利目标适格性之判断,依据Alice案所发展之两步骤分析法来判断系争专利是否具备专利适格性。首先判断系争请求项是否指向抽象概念。若是,则接续判断系争请求项是否包含发明概念,而足以转化为具备专利适格性。于两步骤分析之第一步骤中,该请求项需被全部考虑,以确定其整体性质指向不予专利目标。于第二步骤中,需个别地或合并地考虑请求项组件,以判断是否有额外之组件将请求项转化为具专利适格性之申请案,亦即寻找有无发明概念,足以确认请求项产生显然多于抽象概念本身。如仅描述或加上「实施于计算机」等词语,无法将不具专利适格之抽象概念转化为具专利适格之发明。

CAFC本案系争专利请求项1系描述一种方法「用以提供经认证之财务数据,以指出关于个人之财务风险」,包含有接收要求、以电子方式收集财务数据、将数据转换成所需格式、藉由应用算法引擎来认证数据、分析异常与产生报告。法院认为系争专利请求项1产生潜在借款人之财务信息,系指向抽象概念,即当请求项着重在「收集并分析信息,进而显示某些收集与分析结果时」,认定请求项系指向抽象概念。

在第2步骤之分析,专利权人以其发明具转化性,因此具专利适格性。然而CAFC认为,本案系争请求项1由未知及未被主张之过程以改变电子信息显示之方式,且未对如何改变数据作任何限制,所以不具备发明概念。

法院认为本案之请求项仅利用常规计算机技术,以收集、分析及显示所需之信息,且并无主张以何种技术方式收集、分析与输出财务数据,且未主张任何自营风险评估算法,因此'243号专利并未通过Alice案之两步骤分析,不具适格性。

Audatex案

Audatex North America, Inc., v. Mitchell International, Inc.[10]案涉及美国7,912,740号专利(下称'740号专利)及美国8,468,038号专利(下称'038号专利)。'038号专利为'740号专利之延续案,系「由全球信息网处理车辆作业产品之系统与方法」,系争专利为关于输入数据而与毁损车辆之保险理赔相连之系统,该系统会将该数据处理为估价报告并经由网络传送,允许保险理赔理算师更迅速地使用车辆估价数据库。

本案上诉前于进行CBM(商业方法复审;Covered Business Method Review)后,专利初审暨上诉委员会(Patent Trial and Appeal Board,下称委员会)仍认为系争专利请求项不具专利适格性,且依据不具非显而易见性而无效。专利权人Audatex遂提出修改、删除'740号专利请求项1至29项,而提出代替地请求项30至58项。同样地,亦申请修改'038号专利,删除请求项1至31项,而提出请求项32至62项为替代。其中'740号专利请求项第37项与第40项具有代表性,而第37项[11]直接依附于独立项第30项[12]

依据Audatex主张,替代之请求项系透过活动服务器页面(Active Sever Page,ASP)档案,解决了利用来自许多客户不断变化数据库数据之问题。如请求项37项,利用两个ASP檔:第一个用于调出车辆价值之数据库;第二个则用于调出车辆零件列表,及计算评估数据。该ASP可调出估价服务器,以产生理算师用于计算之估价报告。该请求项系描述「藉由组合所调出的多个数据库,以取得汽车保险理赔估价报告之系统及方法,以根据理算师之具体需求,提供订制之保险估算工具」。惟委员会对于修正后之请求项,仍维持不具适格性及非显而易见性之主张。因此Audatex针对委员会之判决提出上诉。

上诉之争点为:系争专利是否指向抽象概念?若是,则请求项是否足以转化而具专利适格性?

CAFC依据Alice案所发展之两步骤分析法来判断系争专利是否具备专利适格性。首先,Audatex认为委员会不适当地将专利适格性与可专利性之举证责任移转至其身上。惟法院认为无论由谁负担举证责任,基于下列理由,系争专利请求项均不具适格性。

于第一步骤中,Audatex主张系争专利请求项并不抽象,而指向对计算机相关技术之具体改良,如'740号专利之请求项第40项,即描述「一种产生估价报告之具体方法,包含用于处理数据之特殊目的估价服务器,并用于车辆价值数据库以产生估价报告」,强调利用第一个ASP来调出数据库,与第二个ASP来调出零件列表与计算估价数据。其以此得出结论,认为电子网络、客户端计算机以及网络服务器等组件相结合,允许输入关于保险理赔数据与传送估价报告,使请求项并不抽象。更进一步主张,认为请求项提供了相对于先前技术之具体改良。

法院则认为,「透过收集与使用车辆信息,提供车辆估价」。该请求项仅描述藉由习知技术,收集信息以产出车辆毁损之估价报告,因此,不涉及计算机功能之改良,也未提供计算机操作之具体改良。实系实施一个抽象概念,仅利用计算机及一般组件作为收集数据并产生报告之工具。

于第二步骤中检验,认定请求项并未对技术基础设施改良,亦未解决网络特有问题。虽然增加了计算机功能与使用网络以提高速度与效能之抽象程序,但这不足以使其具专利适格性。请求项仅仅描述大量一般的计算机组件,如「网站」、「网页」、「客户端计算机」、「电子通讯网络」、「数据库」、「网页服务器」、「估价服务器」等等,亦不足具备发明概念。此外,法院认为Audatex于请求项第37项及第40项中描述到ASP,仅系以惯习之方式使用一般计算机组件,并不足以将抽象概念转化为具专利适格性之发明。

结论

商业方法专利是企业可用的法律保护的重要新形式。随着该领域不断扩大和发展,包括金融科技、区块链运用等均可能涉及商业专利之保护。在Alice案,对于软件专利适格目标要求提高,然而相较于商业方法专利,似乎软件专利有较高的机率取得专利。在后Alice时代CAFC以及USPTO均认可计算机功能的改良位指向抽象概念,或可能被认定为显著于抽象概念本身,因此大大提高改良计算机功能与技术功能的软件专利被认定为适格目标机会。

 

备注:

 

【本文仅反映专家作者意见,不代表本报立场。】

作者: 叶云卿
现任: 北美智权(cn.naipo.com)外稿作家
台湾世新大学 知识产权研究所 副教授
台湾科技大学 专利所 兼任助理教授
学历: 美国旧金山金门大学 法律博士(SJD)
美国华盛顿大学 法律硕士(LLM)
台湾政治大学 法律硕士
台湾大学环境工程所 工程硕士
经历: 台湾科技大学专利所 助理教授
美国旧金山 Suzan See Law Office法务
美国硅谷 Vivian Lu Law Office法务
台湾建业律师联合事务所律师
台湾环宇律师事务所律师
产学合作计划: 美国诉讼管理产学合作计划
代表著作: 营业秘密刑事责任
中小企业知识产权管理制度建置
专利意见书在诉讼上之运用
證照: 律师、台湾专利代理人、环境工程技师、仲裁人、ISO14000管理师

 


 





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