尽管，律师、专利业界及技术人员认为工业设计只是产品外观的装饰元素，但显然设计专利还是可以具有很大的价值。这裁决对于从事电子产品或其他产品的设计师是个好消息，这一场历经7年的世纪专利战争也应暂时告一段落。

※本文摘录自[Apple获得5.33亿美元的赔偿金---美国最高法院再次确认设计专利的整体价值]

2017年11月6日，美国最高法院驳回Samsung的上诉，维持CAFC的判决[1]，Samsung的产品侵害Apple的2项发明专利以及3项设计专利，包括黑色透明或半透明的显示屏幕（如图1左侧所示）、外壳的弧形边缘的环框（如图1右侧所示），以及显示屏幕上的彩色图形接口（如图2所示）。不过，损害赔偿的部分发回北加州圣荷西联邦地方法院（简称地方法院）更审。2018年5月24日，地方法院判决Samsung侵害Apple专利，应赔偿5.39亿美元，其中2件发明专利判赔530万美元，而3件设计专利则判赔5.33亿美元[2]。

图1：Apple主张侵权的两个电子装置的外观设计专利

图2：Apple主张侵权的接口与Samsung的图形接口之比对

损害赔偿计算方式与争议

2011年04月15日，Apple向地方法院对Samsung提起侵权诉讼（编号5-11-CV-01846-LHK），2012年8月24日陪审团认定，Samsung的多项产品侵害原告Apple的多项设计专利与发明专利，以及构成对Apple商品包装（trade dress）的淡化（dilution），并计算出Samsung应支付Apple的损害赔偿金额为10.5亿美元[3]。其中Samsung侵害Apple的3项设计专利需赔偿3.99亿美元。

2013年经过上诉，法院将赔偿金额下调，Samsung虽已同意先支付部分赔偿金5.48亿美元[4]，但不服上诉法院的裁决，而上诉至美国最高法院（简称最高法院），Samsung主张不应该以整个产品的总获利为基础来计算赔偿金，请求对「工业产品」一词的适当解释。

2016年12月6日，美国最高法院全体一致同意，认为CAFC在裁决损害赔偿引用错误的数据而撤销CAFC的决定，发回更审[5]。2017年2月7日，CAFC合议庭认为，美国最高法院发回更审的判决中将工业产品解释为可包含侵权产品或其部分组件，如何认定何者是专利法第289条所谓的「工业产品（article of manufacture）」，因为一审法院对于整个案情及证据纪录有较佳的了解，而发回原审的地方法院。

美国最高法院对于工业产品的解释

在Samsung的上诉案件中，最高法院认为该案不涉及「总利润」的问题，而是计算总利润的「工业产品」一词的含义。美国最高法院对于「工业产品」法律术语的宽广解释，主要是基于两个字典的解释，其中之一是J. Stormonth英语词典[6]的解释，「物品只是一个特定的对象（a particular thing）」。另外一个是美国传统词典（American Heritage Dictionary），一个特定的事物或种类的元素；一个特定的对象或项目[7]。而「制造」是指「用手工或机械将原料转化成适合人类使用的制品」及「如此制造的产品」，特别是大量制造产品的行为，工艺或过程或以此制造的产品。最高法院认为：「工业产品」的解释应宽广道足以包括销售给消费者的产品或是该产品的零组件。因而，美国最高法院拒绝CAFC对于「工业产品」是销售给消费者之整个产品的狭义解释。

设计专利损害赔偿的DOJ测试

设计专利的侵害可以依据美国专利法第284条或第289条之规定请求损害赔偿。第284条的规定适用于所有类型的专利，但第289条所提供的补救措施仅适用于设计专利。第289条规定，制造或销售任何（已获得专利的）设计或仿效设计的任何产品的制造商，应就其总利润的范围内承担责任，但不得低于250美元。随着多组件产品的发展越来越普遍，美国法院已经认识到，必须要正确定义「工业产品」的问题变得更加复杂和更加重要。

在Apple与Samsung的专利诉讼中，司法部（the Department of Justice，DOJ）作为法庭之友（amicus curiae），在意见摘要中提出的一项测试（简称为DOJ测试）[8]，这是为了专利法第289条之目的而确定工业产品的测试，可以检视设计专利与整个产品及相关零组件之间的关系，这测试包含几项客观的考虑因素：(1)设计专利的范围（着重于图式和设计说明）以及设计与整个产品的关系，(2)在整个产品中设计的相对突出，(3)设计在概念上是否与整个产品截然不同，(4)设计专利与产品其余部分之间的物理关系，包括「设计是否属于使用者或卖家可从整体产品中分离的组件」，以及「设计实施的零组件与产品其余部分可分开制造，或者部件可单独出售」。美国最高法院虽在意见中提及这个测试，然而，并没有认可或批准这项测试。

尽管美国最高法院和CAFC都没有提供关于进行确定工业产品测试的指示，但其他法院在相关案件中确实提供了一些指导原则。例如；加州南区联邦地方法院在Columbia v. Seirus案件，以及威斯康星州东区地方法院在Nordock v. Systems案件中都有考虑及确定第289条规定中的相关工业产品。

Columbia v. Seirus案件[9]

在Columbia v. Seirus案件中，陪审团被要求评估赔偿责任，必要时，要评估Seirus产品涉嫌侵害Columbia的D 657,093设计专利（如图3所示）和第8,453,270号的发明专利有关的损害赔偿。这些专利是关于通过保持身体热量调节温度且还提供其他所需益处（例如：透气性和吸湿排汗）的热反射材料。关于设计专利，Columbia依据第289条规定，请求被告的相关工业产品的总利润。

图3：Columbia的热反射材料与Seirus的HeatWave之比对

在陪审团指引（jury instructions）[10]中，法院解释了根据第289条规定确定损害赔偿金的两步程序。法院指出，原告负有提供证据的举证责任，该证据确定了其所请求的工业产品及被告的利润，并可藉由以下方式满足这一举证责任：(1)证明被告将有专利之设计应用于已售出的产品，(2)证明销售产生的总利润。陪审团指引中表明，如果销售给消费者的产品是单一组件产品，那么相关的工业产品就是整个产品。或者，如果销售给消费者的产品是多组件产品，陪审团将不得不确定相关的工业产品。

为了做出这一决定，陪审团指引要求考虑以下四个因素：

图4：北美户外品牌Columbia公司的设计专利

1. 设计专利中的设计范围，包括图式（如图4所示）和设计说明[11]。这个因素可以帮助您深入了解设计所要涵盖是产品的哪些部分，以及设计与整个产品的关系。
2. 整个产品的设计相对突出。如果设计是产品的次要组成部分，例如冰箱上的闩锁（latch），或者如果产品有许多其他组件并不受该设计影响，则该事实表明工业产品应该是实施该设计的组件。另一方面，如果该设计对于整个产品有重要的贡献且影响整个产品的外观，那么这个事实可能表明该工业产品应该是整个产品。
3. 设计在概念上是否与整个产品截然不同。如果产品包含概念上其他不同的组件，则推断该组件是工业产品可能是适当的。
4. 有专利之设计与产品其余部分之间的物理关系。如果用户或销售商可将实施设计的组件与整体产品分离，那么工业产品可能就是零组件。

这一部分的陪审团指引大部分来自美国司法部在Samsung上诉案件中提出的测试。尽管陪审团裁决形式中要求陪审团具体说明相关的工业产品的结论，陪审团将所有被告的总利润：约三百万美元判赔了Columbia的损害赔偿[12]，这表明它认为整个产品就是相关的工业产品。

Nordock v. Systems案件[13]

Nordock和Systems是装卸设备行业的竞争对手，都设计、制造和销售用于在装货码头和卡车货厢之间建立桥梁的设备。Nordock的D579,754（如图5所示）是关于码头平整机的唇缘和铰炼板的设计专利。

图5：Nordock的设计专利与被告Systems的产品之比对

在初审中，陪审团认定被告Systems侵害该专利且负有赔偿的责任，裁定合理权利金为46,825美元。陪审团认为没有利润和价格侵蚀造成的损失，并且表明Systems的利润为零。该案件被上诉到最高法院，最高法院引用Samsung v. Apple案件的意见回复了此案[14]。随后，CAFC将该案再次送回地方法院重新审理损害赔偿。CAFC认为，初审法院有机会考虑当事人对相关工业产品的主张[15]。

双方随后提出了即决判决（motions for summary judgment）的请求，企图要地方法院确定工业产品。2017年11月21日，地方法院发布了一项命令否认了这两项请求，但对于与确定工业产品有关的若干问题提供了指导。

第一个问题涉及谁应该确定工业产品。地方法院认为，总体来说，确定工业产品是陪审团的问题。其中指明，「如果没有真正的重大事实争议或者只有一个结论且是合理的陪审团可以达成的，那么即决判决可能是适当的」。其次，法院解决了第289条规定的各方的举证责任。法院同意在Apple/Samsung案件中的结论：根据第289条，原告承担举证责任来证明相关的工业产品和证明被告的利润总额。原告也承担着这两个议题最初的举证责任。但是，一旦原告满足其最初的举证责任，举证责任转移到被告提出证据来支持任何替代制造品，并证明任何可扣除的开支。

最后，法院同意司法部在Samsung v. Apple案件中提交的意见陈述中所提出的四个因素测试，且由地方法院在Columbia v. Seirus案件所采用，但是，法院并不认为这四个因素总是决定工业产品的唯一相关因素。它特别得出结论：在确定什么是相关的工业产品时，产品如何制造也是值得明确考虑的因素。

关于工业产品的最终陪审团指引

2018年5月18日，地方法院法官Lucy Koh发布了一份48页的「最终陪审团指引（Final Jury Instructions）」，第26-32条是有关设计专利的审查指引，其中的29条是有关设计专利损害赔偿的工业产品之确定，这是一条新增加的指引，其内容如下：

作为陪审团，确定Samsung应用Apple有专利之设计的工业产品是你的工作。USPTO、法院和前任陪审团均未能确定本案的工业产品。「工业产品」是手工或机器制造的物品，它可以是整个产品或该产品的组件部分。要确定Samsung应用Apple专利之设计的工业产品，您应该考虑以下四个因素：(1)Apple设计专利中所主张的设计范围，包括图示和设计说明；(2)整个产品的设计相对突出；(3)设计在概念上是否与整个产品不同？(4)有专利之设计与产品其余部分之间的物理关系，包括设计是否属于使用者或经销商可以从整体产品分离的组件，以及设计实施的组件是否与产品的其余部分可分开制造，或者组件是否可以单独销售。在衡量这些因素时，您的目标应该是确定最能够实施Samsung挪用Apple的设计专利的工业产品。

在这种情况下，Apple公司认为，Samsung应用Apple专利之设计的工业产品是整支手机。而Samsung则认为，工业产品是应该是每支手机的组件或集合。具体来说，对于D677专利而言，Samsung主张该工业产品是一款手机的圆角黑色玻璃正面。对于D087专利而言，工业产品是手机的圆角、玻璃正面和周围边框或边框。对于D305专利而言，工业产品则是手机的显示屏幕。Apple有责任证明其对Samsung应用Apple有专利之设计的工业产品是整支手机的确认是有根据的。

南加州地方法院的陪审团裁决

Apple/Samsung这起案件最后的争点是在于赔偿金额的计算方式，Samsung认为仅需针对侵权部分支付赔偿金额，2800万美元的罚款是其侵害Apple3项设计专利的适当赔偿。然而Apple则认为Samsung应就专利侵权补偿所有商业损失。Apple认为，Samsung的立场意味着汽车制造商可以任意制造像甲虫设计的金龟车，只须依据车体的外壳来支付损害赔偿金。而Samsung认为Apple的立场意味着，只有侵害汽车杯架设计的公司将不得不以整辆汽车的利润来支付赔偿金。

北加州联邦地方法院陪审团提出了问题，他们很难确定相关的工业产品，如果，陪审团认为涉及侵权的设计专利仅涵盖手机的某些零组件（例如：外壳和显示屏幕），则其金额只有数十美元，而不是数百万美元，或数亿美元。然而，8人的陪审团在地方法院进行为期一周的审判及4天的审议之后作出裁决，认为Samsung须赔偿5.39亿美元，这是以整支智慧手机为基础，而不是手机的零组件。这个数目远远超过Samsung所主张的2800万美元，所以日后，陪审员需解释如何得出设计专利的损害赔偿金，如何确定工业产品以及损害赔偿的计算是基于整个智慧手机而不是基于手机的零组件。

表1：陪审团的设计专利赔偿金最终裁决

表二：陪审团的发明专利赔偿金最终裁决

结语

美国最高法院撤销CAFC对于Apple/Samsung案件的决定之后，地方法院认为，确定应用有专利之设计的工业产品是陪审团员的工作。在Columbia v. Seirus案件中陪审团裁决设计专利侵害的损害赔偿是以整体产品为计算基础，而不是应用设计之部分。虽然，还无法得知圣荷西地方法院陪审团如何确定工业产品、如何计算设计专利的赔偿金，但是5.33亿美元这个数字足以帮助巩固科技行业中设计专利的重要性。

备注：

1. 参见Mullin, Joe (November 6, 2017). "Supreme Court won't hear Apple v. Samsung round two". Ars Technica. Retrieved November 6, 2017。
2. 参见 “Samsung owes Apple $539M for infringing on iPhone patents”, jury finds, By Malcolm Owen, Thursday, May 24, 2018。
3. 参见Amended Verdict Form[5-11-CV-08146-LHK](2012.8.24)。
4. Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd.786 F.3d 983, 1002 (Fed. Cir. 2015).
5. 参见Samsung Electronics Co., Ltd. v. Apple Inc. 580 US. (2016)。
6. 参见A Dictionary of the English Language 53 (1885) (Stormonth)。
7. 参见see also American Heritage Dictionary, at 101 ( “[a]n individual thing or element of a class; a particular object or item”)。
8. 参见No.15-777, In the Supreme Court of the United States SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., ET AL., PETITIONERS v. APPLE INC. ON WRIT OF CERTIORARI TO THE UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE FEDERAL CIRCUIT, Brief for United States as Amicus Curiae 27–29。
9. 参见Columbia Sportwear North America, Inc. v. Seirus Innovative Accessories, Inc., Nos. 3:17-cv-01781-HZ (S.D.Cal. September 29, 2017), verdict hosted by Patently-O blog, 3:15-cv-00064-HZ 2016 WL 4238640 (D. Oregon August 10, 2016), opinion hosted by Patently-O blog。
10. 参见Columbia Sportswear v. Seirus Innovative Accessories, jury instructions, at 14-17 (17-cv-01781) (S.D. Cal. 2017)。
11. 参照FIG. 1 is an elevational view of a heat reflective material; FIG. 2 is an enlarged elevational view thereof, taken from any area in the design; FIG. 3 is a cross-sectional side elevational view thereof, taken in the direction of line 3 - 3 in FIG. 1 ; FIG. 4 is a top perspective view of the heat reflective material as used in a sleeping bag; FIG. 5 is a front perspective view of the heat reflective material as used in footwear; FIG. 6 is a front perspective view of the heat reflective material as used in legwear; FIG. 7 is a rear perspective view of the heat reflective material as used in a sock; FIG. 8 is a rear perspective view of the heat reflective material as used in handwear; FIG. 9 is a front perspective view of the heat reflective material as used in outerwear; and, FIG. 10 is a rear perspective view of the heat reflective material as used in footwear. The broken lines in the drawings depict environmental subject matter only and form no part of the claimed design。
12. 参见Columbia Sportswear v. Seirus Innovative Accessories, jury verdict, at 2 (17-cv-01781) (S.D. Cal. 2017)。
13. 参见Nordock v. Systems Inc., No. 14-1762 (Fed. Cir. Sept. 29, 2015)。
14. 参见 Sys., Inc. v. Nordock, Inc., 137 S. Ct. 589 (2016)。
15. Nordock v. Systems is a nonprecedential case decided on March 17, 2017。

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