028期
2018 年 11 月 23 日
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Nikola控告Tesla侵害电动半卡车的设计专利
叶雪美╱世新大学知识产权法律研究所兼任助理教授级专业技术人员

随着地球温室效应所造成的气候暖化及石化能源逐渐耗竭,带动了国际间电动车的热潮与电动车产业的发展,各国的汽车产业也开始在这个市场上布局。美国的两家电动半卡车制造商似乎都是以Nikola Tesla命名,一家是大众熟悉的Tesla公司(简称Tesla),另一家是Nikola汽车新创公司(简称Nikola),2018年5月,Nikola向Tesla提起设计专利的侵权诉讼。

※本文摘录自[Nikola控告Tesla侵害电动半卡车的设计专利]

美国商用电动半卡车的开发

由于电动卡车可降低碳排放、降低营运及维护成本、降低噪音,美国卡车市场及车队营运商都对商用电动卡车产生浓厚的兴趣,许多车厂开始发展商用电动卡车,例如:Daimler的eCascadia与eM2卡车,Thor Truck的ET-One半挂式卡车(简称半卡车)、Tesla的Semi半卡车以及Nikola的Nikola One卡车等(如图1)。

图1:几个汽车大厂发展的电动卡车或半卡车[1]

Tesla公司是美国最大的电动汽车及太阳能公司,以英国Lotus Elise跑车为基础发展的Tesla Roadster跑车,是第一辆使用锂电池的汽车。Tesla同时也开发商用电动卡车,2017年11月推出的Semi电动卡车(如图2)的原型,计划在2019年开始生产。

图2 Tesla公司的Tesla Semi Truck[2]

图3:Nikola公司的Nikola One Semi-Truck[3]

Nikola公司设计和制造电动汽车、汽车零组件、储能系统及电动汽车动力传动系统。2016年12月,Nikola One电动卡车(如图3)正式发表,这是美国第一台采用氢燃料电池(Hydrogen Fuel Cell Electric)为动力的卡车。开放订购1个月,已接获超过7000张订单,总金额超过23亿美金,预计2020年开始交车。

Nikola One电动卡车的设计专利

Nikola在Nikola One卡车外观上做了很大的改变,将司机的位置向前移,配置全景式的挡风玻璃,改善驾驶的视野,卡车头的造型更加圆滑,圆弧线条及流线型的车头设计可减少风阻,车身前方两侧的大型车灯及弧斜高起的前挡泥板,车身侧面滑动式中间车门设计方便司机上下车。2015年12月30日,Nikola向USPTO提出8个与卡车外观设计相关的申请案。

2018年2月至4月间,USPTO授予其中6件设计专利,还有2个申请案尚在审查中。USD 814,357是保护Nikola One半卡车整个外观轮廓的设计(如图4),USD 812,535是保护Nikola One的前挡泥板设计(如图5左侧),USD 809,985保护的是车身侧面包覆板(Side cladding,如图5右侧),USD 816,004保护的是车身侧面中央入口车门,USD 811,968是保护Nikola One车头的包覆式挡风玻璃(Wrap windshield)造形,USD 811,944保护的是Nikola One的车身形状(如图6左侧所示)。其实,2016年12月30日,Nikola也申请了一个「用于汽车窗或门的系统、方法及装置」的发明专利(如图6右侧所示),于2018年9月18日核准公告[4]

图4:Nikola公司的Nikola One Semi-Truck设计专利

图5:Nikola One Semi-Truck前挡泥板及侧包覆板的设计专利

图6: Nikola One 车身的设计专利及车窗门的发明专利

Nikola的侵权诉讼

2017年4月,Tesla发表Semi卡车的预告图片(如图7右侧),Nikola认为该卡车与Nikola One(如图7左侧)构成实质近似。2017年11月,Nikola发函给Tesla,确实告知Nikola One的这些设计申请了设计专利且正在审核中,要求Tesla在侵权争议解决之前不会公布其Semi卡车。Tesla并未回应。

2017年11月16日,Tesla展示Semi卡车,有数百名记者、行业领袖、潜在客户等参加,也收到Semi的订单,根据数据显示,Tesla的市值大约增加了20亿美元。Nikola认为,Tesla的Semi卡车设计已引起客户的混淆、困惑,导致将卡车订单转向Tesla。2018年5月1日,Nikola在Arizona提起侵权诉讼,指控Tesla的Semi卡车侵害Nikola的3项设计专利,要求20亿美元的赔偿。

图7:Nikola One 卡车与Tesla的Semi卡车的比对图

Nikola公司的起诉理由及主张

Nikola 主张:Tesla的Semi卡车已侵害该公司的3项设计专利,且提出证据,说明在Nikola公布Nikola One设计的4个月后,Tesla的招聘人员接触了Nikola的主要工程师Kevin Lynk,他告诉Lynk,「Tesla正在建立一个专门发展重型卡车的新团队,你的背景很适合」,在Nikola One推出不久,Lynk就被挖走了,这可证明了Tesla非常了解Nikola One的独特设计。

第1个侵权主张是USD 811,944专利(简称944专利)的车身设计,Tesla的Semi车身形状与944专利已构成实质近似(如图8 )。Nikola说明:Nikola One的车身是合乎空气动力学的设计,其车舱与传统半卡车车舱相比较,大了将近30%。而Semi的车身像子弹型鼻子的设计,也有较宽广的车舱。因此,一般观察者会发现Semi的车身是实质近似于944专利的车身设计。

图8:Nikola One 卡车与Tesla Semi卡车的比对图

第2个侵权主张是USD 811,968专利(简称968专利)的包覆式挡风玻璃设计(如图9左侧)。这设计为驾驶司机提供可观看周围环境与道路全景,在提交设计申请案时,其他的8级半卡车(Class 8 semi-truck)都没有这种设计(如图10)。Nikola说明:2017年11月Tesla在Semi卡车的揭幕活动指出,Semi卡车的包覆式挡风玻璃设计(如图9右侧)可以让驾驶司机完全清楚的看到周围的道路。因此,一般观察者会发现Tesla Semi卡车的包覆式挡风玻璃设计是实质近似于Nikola One。

图9:Nikola One与Tesla Semi卡车的挡风玻璃比对图

图10:其他8级半卡车车头的挡风玻璃设计

第3个侵权主张是USD 816,004专利(简称004专利)的车身中央入口门设计(如图11左侧),Nikola说明:没有其他的8级半卡车有这种独特的车门设计。因此,一般观察者会发现Tesla Semi卡车的中间车门(如图11右侧)是实质近似于Nikola One的车门设计。

图11:Nikola One与Tesla Semi卡车的侧面车门的比对图

Tesla公司的抗辩与移转管辖的主张[5]

Tesla的总部在美国加州的Palo Alto市,基于诉讼进行的方便性及诉讼成本的考虑,Tesla请求将诉讼转移到加州北区地方法院。另外,Tesla对于Nikola的设计专利侵权主张,也提出抗辩理由。

专利诉讼移转管辖的请求

Nikola是一家设立在Delaware的公司,其总部在犹他州盐湖城。这诉讼与Arizona完全没有法律关系,当事人双方的公司都没有在Arizona注册成立,无论是任何一造的总部,或所有确认的证人都不在Arizona,而且所争执的任何事实都没有发生在该州。

由于被控产品是一辆仍处于开发阶段的Semi卡车,其原型在加州北区,因此在加州北区地方法院提起诉讼会更加方便。由于当事人和主要证人的便利性、诉讼成本以及司法利益等因素压倒性地支持转移,Tesla请求法院批准其请求并将此诉讼转移到加州北区地方法院。

关于004专利侵权的抗辩理由

Tesla说明:关于004专利的车门设计,Nikola并未描述或识别任何有关车门的装饰性相近似,只因为Tesla「指出Semi的车门可轻松进出卡车」,就主张「Semi的车门与004专利之车门设计实质上相近似」,这是功能的近似而不是装饰性。

图12:004专利与Tesla Semi卡车的车门的比对图

事实上,Tesla将Semi车门与004专利进行简单的并排比较(如图12),即可证明Nikola侵权主张有致命的缺陷。(1)Semi车门是长方形,而004专利的车门不是。(2)004专利的车门形状设计是遵循车身的轮廓,可从004专利的Fig1和5中清楚看到。Semi的车门也遵循车身的轮廓,但车身的差异使得车门设计更加不同,车门中央下方有一道深刻的凹痕横向贯穿车门。

关于944专利侵权的抗辩理由

Tesla说明:关于944专利的车身设计,Nikola陈述Nikola One车身是具有空气动力学外观,然而,设计专利的保护并不包括功能特征[6],也不涉及一般的设计概念[7]。实际上,Nikola没有将Semi车身与944专利的装饰性设计进行比较,也没有说明Semi车身与944专利的装饰性设计相似之处。

Tesla 说明:将944专利中所主张的设计与Semi车身的俯视图,后视图,前视图和侧视图进行简单的并排比较,可证明两者的差异非常大,(1)俯视图表明944专利的车身顶面后缘是直线,而Semi车身顶部表面的后缘是弧凹而不是直的(如图13)。(2)后视图显示944专利的车身后面是平坦的且包围机身,而Semi车身后部没有平坦表面。(3)从侧面来看,车身后端以直角相遇,而Semi车身的后部和底部不是以直角交接,是后端和底部是以中间呈45°角的结构连接。944专利车身底部从后轮到前轮是直的;而Semi车身的底部比较靠近地面(如图13下方)。

图13:944专利与Tesla Semi卡车车身的比对图

关于968专利侵权的抗辩理由

Tesla说明:因为Nikola已经提交「包覆式车辆挡风玻璃」的发明专利申请(美国专利申请公开2018 / 0001942A1),法院可以考虑该发明专利来确定设计的功能性方面是否不应被视为装饰性[8]的。该发明申请案的图式与968专利图式近似,因此,968专利的范围应被解释为极其狭窄。

Tesla说明:将968专利与Semi的挡风玻璃进行简单的并排比较,可证明两者的差异非常大。968专利要求保护的挡风玻璃是单个连续的玻璃板,面板的任何位置没有断开或不连续。Semi的挡风玻璃是不连续的(如图14)。又从正面观察时,968专利设计的高度非常短,Semi的前玻璃板很大,容易引起了观察者的注意。Semi的挡风玻璃在顶部装饰有五个灯,而968专利玻璃面板的边界内没有任何装饰,两者形成鲜明对比。

图14:968专利与Tesla Semi卡车挡风玻璃的比对图

Nikola的回应及修正侵权分析

2018年8月3日,Nikola说明法院必须拒绝Tesla的驳回诉讼请求,也说明设计专利和侵权物品的比对重点是基于图式与图片,重要的是,CAFC也曾警告法院对于设计专利的描述与说明,「千言万语不如一张图片」,该标准也适用于设计专利案件。

比较主张专利和Tesla的侵权产品,显然Semi卡车与主张专利实质近似。两个挡风玻璃看起来都是连续的、包裹在门上,且具有相似的线条和角度。同样,Semi车身的整体外观复制了944专利,包括从俯视图,前视图和侧视图所观察的车辆线条。Semi卡车的中间车门位于近似的位置,与Nikola One的外形相同。进一步将主张专利和Semi与先前技艺进行比较时,很明显,主张专利与先前技艺明显不同,而Tesla的Semi卡车抄袭主张专利的设计特征。

关于968专利的挡风玻璃设计

Nikola将968专利与Tesla Semi挡风玻璃分析比较并说明,卡车和汽车在整个车辆中都有垂直支撑的支柱,前面的柱子被称为「A柱」。Nikola One有一根A柱,唯一的问题是挡风玻璃的装饰设计,连续环绕式挡风玻璃的外观,甚至是有断开的挡风玻璃,而透明度是功能性而非装饰性设计。另外,Nikola主张灯具是无关紧要的,重点是挡风玻璃本身的整体外观,Semi卡车仍然是模仿968专利保护之设计[9]

968专利描绘了一种从门延伸到门的挡风玻璃。门上的挡风玻璃(从底部开始)向上倾斜至锐角。挡风玻璃的下边缘向下倾斜到挡风玻璃的前部。从前面看,挡风玻璃的底部边缘比顶部边缘窄。Semi挡风玻璃的整体装饰设计与Nikola实质近似。从侧视图开始,挡风玻璃的底角是一个圆弧角(钝角),向上倾斜到顶角,这是一个锐角。从挡风玻璃的底角移动到挡风玻璃的前部,窗户的底部边缘朝向挡风玻璃的前部倾斜。重要的是,Tesla将挡风玻璃区域描绘成黑色,并强调连续环绕式挡风玻璃。由于这些近似之处(如图15),很难说Semi的挡风玻璃与968专利的设计明显不同。

图15: Tesla Semi挡风玻璃与968专利的比对图

Nikola将968专利与引用的先前技艺及Semi挡风玻璃做了简单的三方比较(如图16)。在Nikola One之前,半卡车通常有三个不同的窗户(正面和两面),这些窗户被A柱隔开,还有,窗户的形状通常是正方形而没有倾斜的侧窗。另外,Nikola还引用了几篇业界描述Nikola One全景窗设计的文章,其中指出Tesla的Semi看起来与Nikola One近似。因此,Semi抄袭Nikola One 的挡风玻璃,与968专利实质相近,侵害698专利[10]

图16:968与先前技艺及Tesla Semi挡风玻璃的比对图

关于944专利的车体设计

Nikola公司说明:不能因为是空气动力学的设计就必须狭义地解释。而且,Tesla也承认,车身需要一种空气动力学设计来实现其速度,有各种各样的设计可以实现「相同的空气动力学效果」[11]。但Tesla没有采用自己独特的设计,而是抄袭了Nikola One。

汽车公司通常会获得汽车外观的设计专利。事实上,Tesla本身拥有他自己的汽车设计专利。然而,功能性并未限制这些专利。另外,Tesla引用了Sport Dimension[12]的观点,即发明专利必然会限制外观设计专利,在解读专利范围时,Tesla指出两个车身之间的主要差异而使得两种设计明显不同,但是,没有提出证据证明一般观察者会发现这些差异。

Tesla指出Semi与944专利明显不同的几个特征(如图17),这忽略了944专利保护的整体设计(如图17)。不过,我们仔细检查Semi,在挡风玻璃下面有一个脊,形成一个明显的凹口。俯视图显示两辆卡车从机身后部逐渐变细到前部,弧锥度具有相同的斜率,Semi的鼻子与944专利的曲率相同,两个车身都有从汽车前部穿过顶部的倾斜线,这些特征实际上支持了Semi与944专利相近似的发现。

图17: Tesla Semi车身与944专利的比对图

Tesla努力将其设计与Nikola的944专利设计区分时,却忽略了熟悉该行业人士的证据,他们表示Tesla Semi与Nikola One的设计近似。例如:Truck Trend说Tesla Semi与Nikola One看起来非常近似。Nikola公司将先前技艺、944专利和Semi之间做简单的三方比较(如图18),传统的半卡车的车身有一些不同线条及角度的方形盒状。相反,944专利及Semi的车身是从车身前端穿过车顶的一条连续弧线的整体外观。由944专利的设计与先前技艺,944专利与先前技艺相去甚远,而Semi车身与944专利实质上近似,因此,可能会侵害944专利。

图18:先前技艺、944专利与Semi的车身的比对图

关于004专利的中间车门设计

Tesla辩称,004专利与Semi的车门仅是功能性的近似。Nikola反驳说明,Nikola One以及所提的半卡车的先前技艺都显示出中间车门对于所有汽车公司都很重要。将004专利与先前技艺及Semi的车门作三方比较(如图19),其他半卡车没有中间车门的设计,先前技艺的车门都在驾驶室的前面,相比较之下,Nikola的004专利和Semi的车门是从驾驶室前部向后移动了。又根据先前技艺的观察,004专利的车门是装饰性的设计,004专利和Semi的两个门都是矩形的,两扇门之间的差异都是细微的。

图19:004专利、先前技艺与Semi的中间车门的比对图

结论

Nikola仔细分析了Nikola One外观设计的各项设计特征,2015年底,申请8个设计专利保护Nikola One的整体外观及设计特征,而Tesla也在2017年9月提出半卡车驾驶室外观的设计专利申请[13](如图20)。如同Apple与Columbia的设计专利侵权诉讼[14],能打仗的专利就是好专利,这场诉讼短期间不会有结果的,不过,高达20亿美元的赔偿金额应该是一场蛮好看的硬战。

图20:Tesla的半卡车驾驶室的设计专利

 

备注:

 

作者: 叶雪美(Sherry H.M. Yeh)
现任: 世新大学知识产权法律研究所兼任助理教授级专业技术人员
学历: 台湾世新大学法律研究所法学硕士
台湾成功大学工业设计系学士
经历: 台湾「智慧财产局」专利一组 简任专利高级审查官
台湾中央标准局新式样专利主任审查员(75-76)
台湾中央标准局专利审查委员(80-89)
台湾科技大学 专利所 兼任助理教授
著作: 《美国设计专利侵害认定相关问题研究-兼论我国新式样专利侵害认定问题》,2004。
《设计专利申请实务-台湾及美国专利申请策略》,元照出版公司,2008。

 


 





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