2016年美国联邦上诉巡回法院（CAFC）在McRO, Inc. v. Bandai Namco Games判决中，说明适格性判断夹杂充分要件判断时，应如分别二者有详细说明，或可做为二者区别的指导原则。以下针对适格性、充分揭露条件、以及McRO如何区分二者为摘要说明。

在Alice案之后，美国联邦法院对于专利目标适格性之审查采取二阶段测试架构。其中第一步骤，判断请求项是否指向司法例外事项，第二步骤，则判断有无发明概念。第一步骤判断涉及请求项限制条件的解读，因此与说明书是否充分揭露之判断有重迭之处。理论上来看，适格性判断与充分揭露条件之要求各有不同政策理由，其目的亦不相同，二者之判断当可以独立进行。然而，实际操作因为均涉及请求项是否过于抽象或宽泛之检讨，因此二者之界线不易区分。

专利适格性的检验

是否授与专利之判断过程中，有关专利目标适格的判断，其所扮演的角色与专利的新颖性、进步性保护要件之地位并不同。一般认为美国专利法第101条有关专利资格要求，仅为是否给予专利的一个门槛，此可由2010年美国最高法院Bilski v.Kappos[1]判决意见可以窥见。美国专利法第101条，将法定专利适格之主体定义为「任何新的和有用的过程，机器，制造或物质组成，或其任何新的和有用的改进。」另外，透过案例法，联邦法院进一步创造出三个不可专利之目标，自然法则，自然现象和抽象的想法，[2]此三个例外，又被称之为司法例外（Judicial Exceptions）。然而，尽管被称为司法例外不可专利之目标，但并非绝对排除专利保护，近年来法院一直在努力，寻求界定适格性之判断标准，以区别涉其这三类例外之发明时，仍可以授予专利之界线。

2013年美国最高法院首度提出两阶段分析之架构，以判断涉及自然界现象事项之目标适格性。2014年美国最高法院，则首度将这二阶段检验架构运用于涉及抽象概念之发明之适格性判断。最高法院在Alice案指出，由于「所有发明在某种程度上都是自然规律，自然现象或抽象概念的体现、使用、反思，依赖或应用。」因此，适格性的判断必须恰到好处，并非排除所有发明，而仅只淘汰「人类心智活动的基石」的专利申请，以排除这些专利造成独占使用，而限制创新的发展。

关于适格性之判断，法院在第一阶段的测试必须检验请求项是否指向不可专利之目标，其次需单独或整体考虑每项请求项的组件，并将组件为有次序组合，整体观之，以确定其他组件是否可将请求项的性质转变为符合专利的申请。

充分揭露之要件

如果请求项通过专利适格性的门坎测试，则当其适当地满足专利法其他保护要件之要求，包括美国专利法第102条、103条与112条之要求，则可取得专利。第112条规定发明人在专利申请中必须满足充分揭露要求之多项条件。第一个条件，即「书面描述」（the written description），此一条件「提供了一种技术交换功能，使公众可以获得有意义的揭露，以换取在有限的时间内被排除实施发明之权利。」

另外，专利法第112条中「据以实施」（enablement）的条件，旨在要求揭露如何制造和使用权利人所主张发明保护的全部范围。如同「书面描述」之要件，「据以实施」之要件在专利制度中亦有双重功能，一方面确保充分公开申请人所要求保护的发明范围，并能有项防止请求项之范围比所公开的发明更广泛。因此，专利权人可能因未完全揭露而导致请求项失效。

最后，专利法第112条也包含明确性要求，可用于检验模糊和不精确的专利请求项用语，以避免请求项不明确所造成的请求项过大之问题。有关请求项用语是否欠缺明确之判断， 最近美国最高法院在Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments[3]一案中，推翻过去联邦法院所采取「insolubly ambiguous」（无法解决地模糊）之标准，改采「合理确信」之判断标准，以判断请求项有无欠缺明确性之问题。前后标准的差异在于，过去法院以有无可能解释或有无可能之方法解释专利请求项为标准，如果有任何解释或方法可以解释请求项之用语，则专利请求项用语便无明确性之问题[4]。

Nautilus案的标准，认为必须是判读专利说明书与申请过程（prosecution history）中的文件后，无法得到「合理确信」以向该发明技术领域之人说明专利请求项之意涵，则可认定专利请求项欠缺明确；换言之，新的判断标准，法院要求专利请求项文字必须使该发明领域技术之人，仅凭借专利说明书以及申请历程就可以合理且确信专利用语范围，才符合明确性原则，反之，如果该领域技艺之人，使用专利说明书以及申请历程的数据后，尚无法需凭借说明书或申请历程文件内之数据，确认专利用语之范围，则用语欠缺明确性。Nautilus该标准要求明确，并要求一定程度的细节，以限制对请求项用语的以不同方式提供解释。

整体而言，专利法第112条有关发明人充分揭露的要求，旨在激励发明人向公众揭露信息，以换取专利独占权，因此专利请求项范围应与揭露范围相同。

McRO案诠释后Alice案有关专利法第101与112条间关系

适格性判断与充分揭露判断之交会

对于发明人而言，无不期望可以最大限度地扩大发明可以主张之范围。因此经常会透过抽象的用语，或是宽广用语或不那么具体描述以主张发明之范围，然而这种用语往往导致专利适格性或违反专利法第112条条件之问题[5]。

严格来说，专利法第101条之门坎与112条的要件之要求，过于抽象或宽泛的用语均有限制之作用，然而二者背后的目的并不相同，也因此二者判断所关注的焦点并不相同。如同最高法院在Bilski案所指出有关第101条之门坎，在避免防止过于抽象或过于宽泛的专利，导致专利权人可以「先占」任何抽象概念或基本原则，而导致创新的障碍。反之，专利法第112条之功能，在于确保专利说明书中充分揭露发明并与公众分享。然而，正因为101和112条均与解读请求项之用语有关，因此纵然二者目的不同，由于近年来美国法院对于专利适格性检验的关注，导致两者之间的关系相对复杂。以下以McRO, Inc. v. Bandai Namco Games America Inc.判决说明。

案件背景

2016年美国联邦巡回上诉法院（CAFC）首度在McRO, Inc. v. Bandai Namco Games America Inc.案中，承认专利法101和112之间检验专利请求项之范围确实有重迭之处。本案所涉专利为二，即6,3017,576（’576号专利）及6,611,278（’278号专利），’278号专利系延续’576号专利所为，系争二专利均为「自动化人物嘴型与脸部表情动作同步化动画之方法」。本件原告为替广告产业提供计算机影像、虚拟特效与动画设计服务之公司McRO, Inc.，起诉控告多家动画游戏制作开发公司，其所开发制作与贩卖之动画游戏产品，侵害原告上述之二专利。

先前技术与本案件技术之关系

既有技术系使用角色脸部之多个3D模型来描绘谈吐时的各种脸部表情，系利用不同模型间变化角色表情之方法，「中性模型（neutral model）」系指动画人物于静止时时脸部的3D表现。角色脸部的其他模型则被称为「变形目标」，而每发出不同的音素（制造某些声音）都有其代表之表情，而此种表情的声像表现形式则被称为「描声影像（viseme）」。如发出「ahh」音素之脸部变形目标如下图（图一）所示。

图一

图二

现有技术在模拟脸部之动作，系透过动画师手动操作计算机来完成，动画师使用「关键格（keyframe[6]）」之方法。因此，动画师系使用计算机来手动决定每个关键格中适当之变形权重组合，以合于定时转录中的音素时间。对于每个关键格，都是依其人工判断来操作，使模拟角色看起来正确—系视觉及主观的过程。因发出之音素与绘制关键格则之时间点对应，此现有技术过程使得3D角色之嘴型与脸部可同步化。接着计算机程序会在动画师设置之关键格进行内插，透过关键格间之连续过渡（transition）来确定中间时间点之适当变形权重组合，以创建中间格。

现存之技术，手动控制关键格之方法十分乏味及耗时，且描绘谈吐会需要大量的关键格会导致不精确。而本件专利，则克服现有技术之缺点，透过用于计算机之计算机软件方法，可以快速、有效地进行人物脸部表情与嘴型的同步化，从而可以快速、创造性且较少成本的方式产出动画产品。本质上，本件专利系将3D动画师的工作自动化，特别系在确定何时应该设置关键格，系透过定时转录的规则（rule）来确定变形权重之输出以实施，系争专利描述了许多示例性的规则集（rule sets），可考虑到上下文中类似音素之嘴型差异以产生更真实的谈吐。

CAFC对于适格性之判断

地方法院认为’576专利请求项1所述之「第一组规则」（a first set of rules）用语，并未具体主张特定之音素序列规则，相当对于所有的规则造成先占的效果，故系依抽象概念，不具专利适格性，原告McRO不服地院判决而上诉。

CAFC审理本案专利目标适格性重申有关§101条Alice之两步骤测试程序。于本案之适格性分析，首先，法院并不认同地院对于系争专利请求项为抽象概念之结论。CAFC认为此案中专利请求项本身对第一组规则提出有意义之要求「将一个变形权重组合流，定义为音素序列之功能，以及与前述音素序列相关联之时序」，且近一步要求「将所述第一组规则应用于每个子序列……」。因此，可以断定本案请求项1系以特定方式呈现其规则，该规则本身之限制并未涵盖所有可行之方法，所以其有具体特定之结构。CAFC认为，当请求项作为整体判断时，请求项1涉及对现有的手动3D动画技术的技术改良，且系使用一有限制之规则来实现改良之技术结果，故’576专利之请求项1并非指向抽象概念。

CAFC对于101条与112条关系之论述

除了适格性之判断，本案特别阐述101条与112条之关系。法院认为发明若系以上位概念表现而非下位概念，并不排除专利之适格性。专利法发展至今，对于以上位概念主张专利权利有额外之限制，然而此限制与§101条无涉。换言之，以上为概念申请专利是否可取得专利，应检讨的是否可以满足§112条所述对于请求项广泛之范围须充分揭露。尽管，以上位概念为请求项容易造成先占之风险，而须检讨是否具备专利适格性，然而并不代表绝对排除其专利适格性。适格性判断所关注的重点，系检讨请求项因未指向一具体之发明，因为造成技术先占，且导致不当地垄断「科学技术作为基本工具」。

因此，本案中法院似乎承认，专利法第101条虽然也用于检讨请求项范围是否过大但是其与专利法第112条之功能仍有不同。前者用以检验宽泛之请求项，是否造成独占基本原则与科学工具，反之第112条限制了申请人对于发明范围主张之限制。

结论

McRO案似乎对于101条与112条之区分提出指导意见，但是否将成为主流意见仍有待观察。有些法院支持适格性的判断仍为取得专利之门坎，亦有认为考虑专利有效性之前必须考虑目标是否适格，而另有法官认为101条适格性判断并无法解决所有专利问题，甚至有些问题交由新颖性、显着性、或充分揭露要件检讨或有更能处理问题之争议[7]。

备注：

1. 561 US 593,602,130 S.Ct 3218,3225（2010）
2. Alice Corp.Pty.v.CLS Bank Int'l, 134 S.Ct 2347,2354（2014）
3. Nautilus, Inc. v.Biosig Instruments, Inc., 134 S. Ct. 2120 (2014)
4. 有关明确性要件，作者则撰文--Interval Licensing LLC v. AOL案明确性标准分析—以美国最高法院Nautilus乙案之明确性标准建立欠缺明确性之用语态样为例，其中有关Nautilus采用合理确信原则不分之叙述，有部分内容误植，因此于本文于此重述有关合理确信原则之内涵，以供参考。
5. John Cox, PhD & Michael Nullet, March 13, 2017, Sections 101 and 112: Eligibility, Patentability, or Somewhere in Between? www.ipwatchdog.com/.../id=79237/
6. 在动画中，关键格是绘制所有平滑变换中所必须定义的起点和终点。关键格的序列定义了观众将会看到哪些动作，虽然在影片、视讯或动画上的关键格位置限定了动作的时机掌握，zh.wikipedia.org最后浏览日期2017/09/18。
7. John Cox, PhD & Michael Nullet, March 13, 2017, Sections 101 and 112: Eligibility, Patentability, or Somewhere in Between? www.ipwatchdog.com/.../id=79237/

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