美国在专利商标局下的专利审理暨救济委员会，负责专利的多方复审或领证后复审程序，解决专利无效争议。其由行政专利法官组成，采取准司法化的审理方式。若对其决定不服，可跳过地方法院，直接上诉到联邦巡回上诉法院。但是，此种行政机关下的准司法化审理机关，是否违反美国宪法第3条「应由法院负责审判」之规定？2018年美国最高法院于Oil States Energy Services v. Greene’s Energy Group案[1]，判决专利多方复审程序合宪。

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美国专利多方复审程序

美国于2012年正式实施的美国发明法（America Invents Act），将过去的「多方再审程序」（Inter partes reexamination），改为后来的「领证后复审」（post-grant review）及「多方复审程序」（inter partes review）。专利权人以外的任何人，都可以在专利核发9个月内，提起领证后复审[2]，在9个月后，则可提起多方复审[3]。在多方复审程序中，申请人可主张一个以上专利请求项，不符合新颖性或非显而易见性而无效，以其他专利或以出版之刊物做为证据，要求撤销该请求项[4]。

申请人提出申请（petition）后，专利权人可以提出「初步答辩」（preliminary response）。美国专利局长必须决定是否具有合理可能性，系争专利至少有一个以上请求项可能会无效，而决定是否启动（institute）多方复审程序。在2016年美国最高法院的Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee案[5]中，最高法院认为专利局长是否启动多方复审的决定，属于其裁量权，而属于终局且无法救济之决定。

专利审理暨救济委员会之准司法化审理

在多方复审程序启动后，将由美国专利局内的「专利审理暨救济委员会」（Patent Trial and Appeal Board）负责审理此一专利有效性的复审程序[6]。 此时，将由三个行政专利法官（administrative patent judges）组成审理小组[7]。此一审理程序采取类似司法审判程序，申请人及专利权人都有权要求进行事证开示程序（discovery）[8]，提出证词、宣誓书、书面证据[9]，并在委员会前进行言词辩论（oral hearing）[10]。该程序中，申请人必须负担「优势证据」（preponderance of the evidence）的举证责任，证明专利请求项无效[11]。专利权人可在该程序中更正请求项，包括自愿删除有争议的请求项，或者提出合理数量的替代请求项[12]。

专利审理暨救济委员会必须在多方复审程序启动的一年内，做出最终书面决定[13]，决定系争专利请求项无效或有效，并由专利局长重发专利证书[14]。

后续诉讼程序跳过地方法院

任何一方当事人对专利审理暨救济委员会之决定不服，可以跳过联邦地区法院，直接向联邦巡回上诉法院（Appeals for the Federal Circuit）提起救济[15]。该诉讼的原告、被告，就是原本复审程序的申请人与专利权人[16]，而专利局长可以参加该诉讼，捍卫专利审理暨救济委员会的决定[17]。

本案事实

本案专利权人是Oil States Energy Services公司，于2012年时，在联邦地区法院起诉被告Greene’s Energy Group公司，主张其侵害专利。Greene’s Energy在一审诉讼事证开示快结束时，申请多方复审程序，主张系争专利二个请求项无效。专利审理暨救济委员会启动了多方复审程序，故地区法院的一审诉讼与复审程序同时进行。2014年6月，地区法院先做出请求项解释，该解释排除了Greene’s Energy所挑战的进步性问题，但几个月后，专利审理暨救济委员会做出最终书面决定，认定系争专利无效[18]。亦即，地区法院的请求项解释，和委员会的认定发生歧异。

Oil States针对复审决定，向联邦巡回上诉法院提起上诉，并在上诉中，挑战多方复审程序之合宪性。其认为，撤销专利之审理，应由宪法第3条规定之法院及增修条文第7条之陪审团审判。联邦巡回上诉法院在同一时间，在MCM Portfolio LLC v. Hewlett–Packard Co.案[19]中，判决认为相关制度合宪，并在本案中维持委员会之决定[20]。因而，该案上诉到联邦最高法院。

宪法第3条之法院与「公权利概念」

美国联邦宪法第3条，将联邦司法权赋予「一个最高法院，以及国会随时设立与制定之下级法院」。因此，国会不能将政府的司法权，赋予联邦宪法第3条以外的其他机关[21]。

不过，最高法院在判断一个程序是否涉及宪法第3条司法权之行使，会区分所谓的「公权利」（public rights）和「私权利」（private rights）。这种区分，让国会有较大的弹性，可将公权利之决定，交给宪法第3条法院以外的机关[22]。

所谓的「公权利原则」（public-rights doctrine）虽然不容易界定，但是过去的判例认为，只要该议题，属于政府和其所管辖之人民，针对行政和立法部门宪法功能之运作有所关连的议题，就属于公权利。另一个说法是，公共权利涉及的议题，是政府和其他人民间产生的议题，其性质不需要司法加以判断，但可受司法审查。而专利之多方复审，就属于这种议题，其乃是对政府给予「公共特权」（public franchise）决定之重新思考（reconsideration）[23]。

核发专利属于公权利议题

首先，美国法院长久以来都肯定，核准专利就是「涉及公权利的议题」。从一开始，核发专利涉及的就是「政府和其他人民之间引发」的议题。尤其，专利权就是一种政府给予发明人的「公共特权」（public franchises）[24]。此外，核发专利，正属于「行政和司法部门」执行的宪法功能，而不需要司法判断的介入[25]。基于上述公权利原则之公式，是否给予专利，就属于涉及公权利的议题，而不需要由宪法第3条之法院来进行审判[26]。

专利多方复审程序一样是涉及公权利议题

其次，专利之多方复审程序，也与核发专利是一样的议题。多方复审是对行政核发专利的第二次检视。专利审理暨救济委员会要做的审理，和专利局核发专利要做的审查，用的是一样的条文。因此，多方复审的判断，与一开始核发专利所为判断，涉及相同的利益[27]。

虽然多方复审是在专利核发之后的程序，但这一点对是否为公权利议题并没有差别。因为，专利权之核发，一开始就有一个条件，就是专利局有权在后续的多方复审程序中再次审查甚至撤销其专利请求项。因此，专利权核发后，仍然可由宪法第3条法院以外之专利局（及其下的专利审理暨救济委员会）进行撤销[28]。

最高法院过去在其他案件中也承认，政府在给予公共特权时，可以加诸条件，保留是否撤销或修改该公共特权的权力。而专利权的核发以及后续的撤销，也跟这种方式类似[29]。因此，公权利原则可涵盖复审程序中所处理的议题。宪法并没有禁止由宪法第3条法院以外的专利审理暨救济委员会来处理相关议题[30]。

三个老旧判决先例曾经提到，专利是一种私权利

Oil States公司引用三个旧的判决曾经提到，专利权是一种给专利权人的「私财产权」（private property of the patentee），包括1888年的American Bell Telephone Co.案、1898年的McCormick Harvesting Machine Co. v. Aultman，以及1857年的Brown v. Duchesne案[31]。

但是，最高法院指出，1857年的Brown v. Duchesne 案也承认，专利权完全是「由法律所得出来的权利」，因此，其乃「受到这些法律的规范和横梁，而非超越这些法律」。而其中的一种规范限制，就是多方复审程序[32]。

其次，最高法院指出，另外二个1888年级1898年的判决，确实都明确指出：「有权宣告专利无效、撤销或更正的，只有联邦法院，而此权力并不属于核发专利的行政机关。」但是这两个判决都是在1870年专利法的背景下所做出的判决。当时的专利法，并没有设计任何核发后的行政审查程序。因此，对这两个判决先例最佳的解读，就是其只是在描述当时存在的法律规定而已。他们当时并不是要解决国会是否有权建立不同的制度[33]。

英国历史上，专利无效问题并非只能由法院作判断

此外，Oil States公司主张，有一个一般原则是，国会不能立法，剥夺原本在普通法下，性质上（from its nature）属于司法管辖权的审理类型。他们主张，在18世纪时，专利有效性的问题通常是交由英国法院处理，亦即，当专利权人提起侵权诉讼，被告可在法院中提出专利无效抗辩。另外，也可以向「衡平法院」（Court of Chancery）请求「告知令状」（writ of scire facias）挑战专利有效性[34]。

但最高法院认为，从历史发展看不出来，专利有效性问题从性质上必然是由法院决定。事实上，18世纪的英国，人们可以向枢密院（Privy Council）申请撤销专利，这个程序与现在的多方复审程序比较接近。从17世纪到20世纪，英国的专利可由六个以上的枢密院大臣，宣告专利无效，如果他们认定该发明违反法律、不具新颖性、或并非由专利权人所发明[35]。

由于美国宪法制定之时，是以英国制度为背景而草拟。制宪者应该充分理解，核发专利是有可能受到枢密院撤销的。 但Oil States公司并没有说明，制宪者在草拟宪法第1条第8项第8款的智财权条款及第3条的司法权规定时，并不清楚这样的一般运作；也没有任何理由可以支持，制宪者在讨论宪法时想排除这样的运作[36]。

虽然有人认为，在美国，法院传统上会审判专利有效性的问题，但不表示永远都只能由法院来审理专利有效性问题。因为，公权利原则所涵盖的议题，有多种解决争议的方式，包括国会可以保留由自己做决定，或者授权给行政机关做决定，或者交由司法机关做决定。国会过去虽然将专利有效性问题交由法院决定，并不表示就不可以在今天将该争议交由专利局下的专利审理暨救济委员会作审理[37]。

行政机关并非不能采取准司法化程序

最重要的一点是，Oil States公司主张，多方复审程序之所以违反宪法第3条，因为其所采取的程序设计，与司法权行使的各项重要特征都一样，包括下述几个重要的程序：向专利审理暨救济委员会提起动议的方式、事证开示程序、取证程序、对证人之交叉诘问、根据联邦证据规则提出证据和提出异议的程序，在审理委员会前的对立听审程序等。甚至，委员会的审理，英文称之为「审判」（trial），委员会的成员称为「法官」（judges），委员会的最终书面决定，称为「判决」（judgment）[38]。

但最高法院认为，过去在判断一个审判是否是在宪法第3条法院以外进行的审判时，并没有采取「外貌相似」（looks like）标准。一个行政机关采取类似法院的程序，并不必然表示，其就是在行使司法权。虽然多方复审程序采取某些对立诉讼的特征，但其并没有对双方当事人之法律责任做出任何具拘束力的判断。其仍然是解决涉及「政府与他人之间的公权利问题，而性质上不需要司法判断之介入」[39]。

本判决结论仅限于该多方复审程序是否合宪

最高法院提醒，本案的判决论述，仅局限于多方复审程序是否合宪。至于专利权是否为正当法律程序条款或征收条款中的财产权问题，并非本判决所讨论。其中有一个有趣的问题就是，专利审理暨救济委员会做成决定后，专利法第319条规定，跳过地方法院直接向联邦巡回上诉法院救济。最高法院认为，这是由法律所规定，所以也不需要讨论在上诉法院审理前没有任何一审法院介入是否合宪的问题[40]。

也没有宪法增补条文第7条陪审团审理的问题

最后，Oil States主张，宪法增补条文第7条规定，诉讼利益超过20美元之争议，应有权由陪审团审判。但最高法院过去即判决过，倘若国会合法将某议题的审理交由非宪法第3条之法庭审理，则非由陪审团作为事实认定者，也不会违反宪法增补条文第7条[41]。

备注：

1. Oil States Energy Services v. Greene’s Energy Group, 138 S.Ct. 1365 (2018).
2. 35 U.S.C. § 321.
3. 35 U.S.C. § 311.
4. 35 U.S.C. § 311(b).
5. Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee, 136 S.Ct. 2131, 2140 (2016).
6. 35 U.S.C. §§ 6, 316(c).
7. 35 U.S.C. § 6(c).
8. 35 U.S.C. § 316(a)(5).
9.   35 U.S.C.§ 316(a)(8).
10. 35 U.S.C.§ 316(a)(10).
11. 35 U.S.C.§ 316(e).
12. 35 U.S.C.§316(d)(1)(B).
13. 35 U.S.C.§ 316(a)(11).
14. 35 U.S.C.§ 318(b).
15. 35 U.S.C.§ 319.
16. 35 U.S.C.§ 319.
17. 35 U.S.C.§ 143.
18. Oil States Energy Services v. Greene’s Energy Group, 138 S.Ct. at 1372.
19. MCM Portfolio LLC v. Hewlett–Packard Co., 812 F.3d 1284, 1288–1293 (2015).
20. Oil States Energy Services, LLC v. Greene's Energy, 639 Fed.Appx. 639 (Fed.Cir. 2016).
21. Oil States Energy Services v. Greene’s Energy Group, 138 S.Ct. at 1372-73.
22. Id. at 1373.
23. Id. at 1373.
24. Id. at 1373.
25. Id. at 1374.
26. Id. at 1374.
27. Id. at 1374.
28. Id. at 1374.
29. Id. at 1375.
30. Id. at 1375.
31. United States v. American Bell Telephone Co., 128 U.S. 315 (1888); McCormick Harvesting Machine Co. v. Aultman, 169 U.S. 606 (1898); Brown v. Duchesne, 19 How. 183, 197, 15 L.Ed. 595 (1857).
32. Oil States Energy Services v. Greene’s Energy Group, 138 S.Ct. at 1375.
33. Id. at 1376.
34. Id. at 1376.
35. Id. at 1377.
36. Id. at 1377.
37. Id. at 1378.
38. Id. at 1378.
39. Id. at 1378.
40. Id. at 1379.
41. Id.a t 1379.

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作者： 杨智杰 现任： 云林科技大学科技法律所 教授 经历： 云林科技大学科技法律所 副教授 真理大学法律系助理教授 真理大学法律系副教授 学历： 台湾大学法律系 中央大学产业经济所硕士 台湾大学法学博士 专长： 知识产权、美国专利法、美国著作权法、宪法