耶稣基督生日后第2018年的10月11日星期四，联邦公报（Federal Register vol. 83 no. 197）发了一篇通知，看来平淡无奇，规定美国发明法案（America Invents Act）复审程序（例如多方复审inter partes review）使用联邦法院法律解释专利保护范围。

生产关系决定上层建筑

公告自曝，根据统计，百分之八十六（86.8%）美国发明法案复审涉案专利是联邦法院诉讼系争专利，复审程序与联邦法院合流有其必然性。这种高度重叠显示行政诉讼大量分摊了法院诉讼工作，被告企业从善如流，调整应诉策略，被诉后反应机制该走专利无效。新规定更是把专利范围解释先发战场转移到美国专利局。多方复审立案后，还可申请关联联邦法院专利诉讼暂停，可以节省大笔诉讼费用，还可与共同被告分摊多方复审费用，何乐而不为？

晒了统计数据，魔鬼总在细节里。专利诉讼核心总是专利和技术，光是找到可用公开文件（例如专利公开或者标准技术文献）就是硬功夫，时间经验精力意义不得省略。以企业的角度来说，如何运用多方复审才能达到战略目标？假设已经掌握两组公知技术文件，如何运用多方复审程序才能让企业利益最大化？

专利范围解释是关键

现在有两组文件，甲组公知技术文件无效效果最大是专利范围解释具体而且特定，乙组文件无效效果最佳是不解释专利范围或者范围最大化解释，复审程序如何运用是好？

只发一组多方复审申请，专利局可能不解释，广义解释或者限制专利范围解释。但是两组申请一发，专利局便必须选择广泛或者窄化专利解释，而专利人在复审程序回复中也必须评估何为有利范围解释，对无效申请抗辩。专利局的解释是官方立场，而且依法是沿用联邦法院法律解释专利范围，当然会纳入联邦法院专利解释考量，而且专利人所有在复审程序的抗辩都是诉讼对造抗辩理由的材料（例如禁反言）。

专利人原告原本希望在诉讼中主张广义专利范围，主张越多侵权产品越好，但是面临公知文件，无效立场以及保护范围解释抉择的夹杀，不得不细部化，务实的具体表明专利请求项意义和侵权立场。相较专利诉讼，花了真金白银做了事实与专家取证（fact and expert discovery），侵权与无效抗辩，马克曼抗辩与听证后才能取得类比结果，实在是实惠多了。再加上复审程序没有事实取证成本，也不会牵扯到系争产品证据要求，而且多方复审可以有多重申请人，各家被告都可分摊复审程序成本，大家都当分母，尤其面对专利蟑螂（patent trolls），经济又实惠，难怪统计专利诉讼和复审专利年年重叠，复审规费交的络绎不绝，美国专利局年年生意兴隆。

有些企业被告运用复审程序已经炉火纯青，先于中国大陆或者欧洲专利局申请相关专利无效，专利人必有抗辩，细部评估分析后，在美国发明法案法定时间限制内（相关诉讼一年内）发动多方复审，在无效申请中提出美国专利无效理由与公知技术证据，顺付专利人于中，欧抗辩，把专利人逼的死死的，很有效果。多重无效攻击导致专利范围立场具体化，而其必然导向侵权产品范围具体甚至窄化，专利人真的有资本，有精力熬到本案诉讼，打击力度与范围已大大缩小，没有牙齿的东北虎就可以顺着毛摸，即使不能立马驯服成家畜，也会比较讲道理好商量了。

哦对了，美国发明法案明文规定复审程序随时可以合意和解，逼了专利人，无效申请人还可随时剪票下车。省钱又灵活，看官觉得划不划算？

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作者： 张亚樵  (ychang@mwechinalaw.com) 现任： 中国元达律师事务所   (www.mwe.com; www.mwechinalaw.com) (上海市浦东新区世纪大道88号2801室200121) 执业资格： 德克萨斯州; 纽约; 新泽西州; 美国专利商标局 法院出庭资格： 美国地方法院德克萨斯州东区 经历： 张亚樵律师具有逾20余年代理国际公司、台湾和中国大陆公司处理大量复杂的知识产权（IP）事项的经验，侧重美国专利诉讼。张律师常就禁令救济、审理、权利要求解释、337条海关执法、审理后程序、行业标准（IEEE 802.11、MPEG、GSM和CDMA）、专利权滥用和耗尽、合理非歧视（RAND）许可费、不正当竞争、商业秘密和专利局程序向客户提供意见。张律师在无线通信、集成电路设计、数字电视、半导体和液晶显示器等技术方面具有专利诉讼经验。 在加入元达之前，张律师曾担任美国凯易律师事务所北京分所的共同创始合伙人和首席注册代表。他也曾是美国专利商标局的专利审查员。 学历： 法学博士，美国加州大学哈斯汀法学院，1994年 华东政法大学中国法律结业证书 ，1994年 柯柏高等科学艺术联盟学院电气工程理学士，1991年