在计算机技术日益复杂并强调分工的今日，已经鲜少有创新功能是透过单一组件所完成，通常必须藉由许多不同装置的分工，并透过网络将信息整合后达成最终效果；在申请专利保护时，这样的创新很多是透过系统项 (System Claims) 或方法项 (Method Claims) 来做保护。然而让专利申请人较为头痛的一点是，这种分散实施的专利范围，最终进行权利主张时的难度相当高，很容易因为单一被告并没有独立实施专利范围中的所有要件，而导致最终主张失败。好消息是，在近期 (2019年2月14日) 的CENTRAK, INC. v. SONITOR TECHNOLOGIES, INC一案判决中，美国联邦巡回上诉法院 (CAFC) 给出了有利于系统请求项专利权人的判决，撤销了美国地院根据疑似侵权人并没有完整实施专利范围中所有要件的理由、所作出的不侵权简易判决（summary judgement）的裁定。

案件背景

原告CenTrak, Inc.以美国专利US8,604,909「一种同步超声波实时定位的系统与方法（Methods and systems for synchronized ultrasonic real time location）」于特拉华州地方法院起诉被告Sonitor Technologies专利侵权，地院针对部份专利权请求项给出了不侵权和无效的简易判决（summary judgement），不侵权的主要理由是认为被告Sonitor未实施诉争专利系统项中所有要件，故未满足全要件侵权判定原则；另外，无效的理由则是基于部份权项缺乏说明书支持而导致不明确。然而，在本案上诉至CAFC后，此裁定被撤销并发回重审。

引用判例及CAFC观点

本案讨论过程中主要引用了两个判例：一个是Centillion Data Systems v. Qwest Communications International (Fed. Cir. 2011)，另一个是Cross Medical Products v. Medtronic Sofamor Danek (Fed. Cir. 2005)。

在Centillion一案中，由于被告之生产厂商Qwest并没有使用 (use)、或控制使用行为 (control the use)、或制造 (make) 所有系统项构成要件，由于本案权项一部份的要件是由顾客所完成，例如个人计算机的数据运算步骤以及安装客户端软件，因此认定被告Qwest不构成35 U.S.C.§ 271(a)中的基于制造或使用之侵权行为。相似的在Cross Medical一案中，权项中部份的要件并非由被告之生产厂商Medtronic实施，而是由身为顾客的外科医生所实施，也没有Medtronic引诱或帮助侵权之证据，因此认定被告Medtronic不构成侵权。而地院也基于此两案，认为由于本案被告Sonitor并没有完整实施系争专利中系统项的所有要件、因此得出不侵权结论。

虽然于一审阶段地院认知如上，然而于上诉阶段，CAFC却是比较认同原告CenTrak的观点：若要根据此两在先判例来进行侵权讨论，地院不能只参考判例中被告生产厂商的侵权结论、也要考虑该案中顾客的侵权可能性 (Sonitor stands in the shoes of the surgeons, who acted as potentially infringing final assemblers in Cross Medical, and not in the position of the medical device maker)。换一种比较有趣的说法就是：「如果前案判例中生产厂商的鞋子套不进去 (即产生不侵权结论)，应该尝试去套判例中顾客的鞋子试试」，因为CAFC认为判例中的被告 (生产厂商) 虽然不侵权，但顾客还是可能侵权的　(we explained, “if anyone makes the claimed apparatus, it is the surgeons” who installed the devices)，要是基于判例中顾客是否侵权进行讨论，也许会得出完全不同的结论。

除了针对前案判例的认识不足之外，关于本案的事实部份，CAFC认为虽然被告Sonitor主张有另外的「组装公司 (installation company)」协助组装和设定整个系统，但根据Sonitor VP的证言，是Sonitor的人员负责输入数据、并调整系统及确认其正常运转 (Sonitor personnel “are the ones who do the data entry for that system and then they go out and tune the system to ensure it functions normally.”)，因此可以合理推测、被告Sonitor有 「组合软硬件并设定系统而导致侵权 (Sonitor makes a combination of hardware and software that is “configured” to infringe)」的可能性，不应直接认定对于案件事实已无重大争议而给出简易判决。

本案其他判决重点 ─ 说明书中缺少技术细节不必然导致不明确

本案中另一个争点是关于说明书内容是否足够的问题。由于在本案的权项及侵权事实都是建构在超音波 (ultrasonic based) 技术之上，然而说明书的实施例却主要围绕在红外线 (infrared,IR) 技术上进行说明，反而对于超音波技术如何于发明系统上实施的描述甚少，因此在地院给出的简易判决中也认定诉争专利说明书中缺乏合适内容支持超音波技术的相关权项。然而，CAFC于判决书中指出，仍有许多事实争议未厘清，尤其是被告并没有解释为何本领域具有通常知识者需要这些发明细节才能理解本发明如何以超音波技术实施 (Sonitor does not explain why a person of ordinary skill in the art would need to see such details in the specification)。此外，从其他事实上也无法得知是否需要这些发明细节的必要性，例如从证言中无法确认这些细节是否特别复杂或无法预测(those details were not particularly complex or unpredictable) ，以及申请当下发明人是否已掌握以超音波实现发明系统的技术、还是其实留给后人来完成此发明 (whether the named inventors actually possessed an ultrasonic RTL system at the time they filed their patent application or whether they were “leaving it to the . . . industry to complete an unfinished invention.”)，因此判定本案明确性与否之事实仍存争议，地院不应给出简易判决。

结论

有了本案的判决后，未来系统项的专利权人于主张侵权时将更为有利、有更大的解释空间。除了先前判例中的被告之外，还能比对未列入被告的顾客或其他专利实施人员，并非只能参考被告生产厂商的侵权结论。因此无论是作为系统项专利的原告或被告，在引用相关判例时、务必要注意判例中其他参与实施的角色是否可能构成侵权的问题。另外，虽然本案的不明确争议发回重审，但在撰写说明书时，如果不同实施方式之间所使用的基础技术不同、或是有明显区别性时，还是要多做详细说明、尽量避免只针对其中一个实施方式描述细节的方式为佳，以减少未来另个实施方式被侵权时，可能被主张说明书中缺少技术细节而无法实施的风险。

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【本文仅反映专家作者意见，不代表本报立场。】

作者： Johnny Chen 现任： 北京科技大厂专利总监 学历： (台湾)台湾大学信息网络与多媒体研究所 (台湾)中兴大学土木工程学系 专长： 知识产权、美国专利法、专利布局、专利分析