面对美国专利诉讼，常作为被告的外国厂商，除了关心专利侵权成立与否的实体法问题外，对于《联邦民事诉讼法》（Federal Rules of Civil Procedure）的议题，也应视为重要的诉讼策略。常见的诉讼法议题有：Rule 4（送达）、Rule 12(2)（管辖权）、Rule 12(6)（请求权基础）、Rule 56（中间裁判）、和Rule 60（重新组陪审团）等等。特别是管辖权问题，对外国公司（例如中国厂商）有很大影响。假设A公司并未直接和美国客户做生意，或未将美国视为直接市场，则法院通常对该公司没有管辖权。因而，尽管A公司的产品输入到美国而成为侵权物品或侵权物的一个重要零件，A公司也无须担心专利侵权指控，因为法院不会受理此案。

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联邦地方法院对专利法事件的管辖权，其法律依据为28 U.S.C. §§ 1338(a) & (b)，是「初审管辖权」（original jurisdiction），也是「专属管辖权」（exclusive jurisdiction）。但是否能对被告行使管辖权必须视「对人管辖权」的要件是否能满足。「对人管辖权」有「一般性管辖权」（general jurisdiction）、「特定性管辖权」（specific jurisdiction）、和「联邦长臂条款」（federal long arm statute）等三类。

正当程序的要求

「一般性管辖权」和「特定性管辖权」有相同的二个要件[1]。一是联邦地方法院所位在的州，其法律是否准许法院行使对人管辖权。二是该对人管辖权的行使未违反联邦正当程序（federal due process）。一般而言，主要争议是「正当程序」。

「正当程序」的议题在处理被告对该州有无「最小接触」（minimum contacts）[2]。法院会检视被告的行为与该州之关系，以确保该被告的诉讼不会罔顾公平的游戏和基本的正义。关键问题是被告是否有意地（purposefully）享有在该州从事活动的特权，并承受该州法律所给的利益和保护。不过，如果被告与该州间的接触仅是随机的、偶尔的、或薄弱的，或仅是他人或第三人的单方行为所造成的，则「正当程序」保障该被告不会受到该地区法院的管辖。

类型一：一般性管辖权

关于「一般性管辖权」，法院所检验的事实是被告在该州的活动，其不限于在该州所发生的专利侵权行为。为主张法院有「一般性管辖权」，原告必须证明被告和该州间有「持续性的和系统性的接触」。此乃个案事实认定的问题。联邦最高法院在2011年的J. McIntyre Machinery, Ltd. v. Nicastro案[3]中归纳三种类型：（1）被告可以自愿出庭；（2）在诉讼开始时，被告出现在该州；（3）被告是该州的州民或居民，或是在该州设立的公司或在该州有营业处所。

类型二：特定性管辖权

关于「特定性管辖权」，法院所检视的是被告的专利侵权行为，其与「一般性管辖权」有别[4]。行使「特定性管辖权」的要件有三：（1）被告的活动是有意地针对该州的居民；（2）原告起诉之原因是基于被告的活动或与该些活动有关；（3）管辖权的行使是合理的且公平的。应注意的是第一个和第二个要件的举证责任在原告，而第三个要件则是被告举证。

关于第三个要件，被告必须提出强而有力的证据，以主张「对人管辖权」的行使是不合理的。相关考虑的因素包括：（1）被告所承受的负担；（2）该州的利益；（3）原告能获得救济的利益；（4）跨州际的利益考虑，以让纠纷解决有最高的效率；（5）州际间所共享的利益，其目的在推广基本的、基础的社会政策[5]。然而，此基准中的各项因素并无特定的权重。

如果外国被告的状态是终端产品的外国零组件商，或是被告是在其他国家或地区（例如：中国台湾地区、越南、中国大陆等等）的代工厂，则原告的最大挑战是第一个要件，因为其必须陈述与证明被告有意地让侵权物品引进该州。美国判例法有所谓「商业通路」（stream of commerce）理论，其用于判断地方法院能否对外国被告行使「对人管辖权」，而此理论常运用在「特定性管辖权」的分析上。

「商业通路」理论是美国联邦最高法院于1980年的World-Wide Volkswagen Corp. v. Woodson案[6]时所提出。在该案中，被告是产品销售者，但他未直接将产品卖到该州。对于地方法院是否可对该类被告行使「对人管辖权」，最高法院提供二个观点。第一个是如果该类被告努力地将其产品供应到该州，则「对人管辖权」的行使是合理的；第二个是如果该类被告仅是将其产品置于商业通路中，虽其会预期该产品会被该州的消费者所购买，但该州的地方法院也权行使「对人管辖权」。亦即，被告必须积极地让其产品进入该州，「对人管辖权」才得成立。

「商业通路」的概念不难理解。其关注产品在商业交易过程中，例如材料供应、生产、制造、交货、贩卖等等所涉及的产品流动。不过，在「对人管辖权」的争议中，关键的问题在于，尽管其产品进入了此「商业通路」而到达该州是事实，但被告是否仍应为了该事实而受到该州的地方法院所管辖。最高法院于1987年的Asahi Metal Indus. Co. v. Superior Court案[7]中让此争议形成有二派说法[8]。

虽然两派意见皆认为被告必须有让产品进入「商业通路」的行为，但一派认为被告必须有意地针对该州而为商业行为，而另一派却认为该要件是不需要的。亦即，二者差异是前者希望被告必须要对该州有更明显的企图。对此二派的争议，CAFC至今并未有机会采取任何一种立场[9]。不过，只要原告能够证明较严格的要件，则「对人管辖权」即可成立。

2011年虽最高法院就「特定性管辖权」争议曾做出J. McIntyre Machinery, Ltd. v. Nicastro案判决[10]，但其仍然未统一两派见解。不过，对该案的被告，最高法院认为其与纽泽西州之间并不存在「最小接触」的事实。该被告是一间英国籍公司，透过美国的经销商贩卖其商品，并无在纽泽西州设置办公室，也无在该州的财产、缴该州的税、派员工至该州、或在该州进行营销活动等等。该公司虽然曾经到美国参加展览，但是未曾到纽泽西州参展。虽然其经销商曾卖一件商品到纽泽西州，但此单一销售不足以构成「最小接触」。

类型三：联邦长臂条款

「特定性管辖权」重视被告和单一州之间的关系。假设被告和美国之间的确是有商业活动，但从各州的角度，该些商业活动中针对该州的部分，其程度不足以让位于该州的联邦法院能对被告行使「对人管辖权」。对此，Rule 4(k)(2)有解决的方案，其又称为「联邦长臂条款」（federal long-arm statute），以让法院可管辖该被告[11]。

「联邦长臂条款」的对人管辖权有二个要件：（1）没有一个州的法院可以对被告行使「对人管辖权」；（2）行使「对人管辖权」是合乎美国联邦宪法的「正当程序」。在被告质疑该管辖权时，CAFC并不要求原告证明第一要件。而是当被告拒绝接受本案法院的管辖，却不指出具有「对人管辖权」的其他法院时，承审法院即可以行使「联邦长臂条款」的对人管辖权。被告若要避免该法院之管辖，必须指出哪一州的法院可对其行使「对人管辖权」。至于第二要件的举证责任，其仍落在原告身上。举证方式比照前述「特定性管辖权」，但考虑「最小接触」因素时所检验的被告活动地理范围，是从美国的整体领域来看。

勇敢选择专利诉讼战场

在Bluestone Innovations Texas, L.L.C. v. Formosa Epitaxy Inc.案[12]中，承审的联邦地方法院准许一家外国厂商K公司的无对人管辖权声请，并同意驳回原告之诉，而起诉地在德州。

针对「一般性管辖权」，该法院认为虽然K公司在2008年有一笔与德州客户的交易，但此并不构成一种「实质上的、继续的、和有系统的」接触。此外，K公司并无以实体方式出现在德州，也未取得德州的营业执照。因此，「一般性管辖权」不成立。针对「特定性管辖权」，该法院认为除了该笔2008年的交易外，并无事证显示K公司努力在德州内销售其产品。再者，并无事证显示德州境内有内建K公司光电产品的商品在销售。因此，「特定性管辖权」亦不成立。最后，K公司自认其在加州有生意活动而应受加州法院的管辖，因而也无法根据Rule 4(k)(2)而管辖。

本案中，K公司成功脱离对专利权人有利的法院。因此面对专利诉讼时，台湾企业可注意「对人管辖权」的争点，以主动选择对自己有利的法院。

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作者： 陈秉训 现任： (台湾) 政治大学科技管理与智慧财产研究所副教授 经历： (台湾) 台北科技大学智慧财产权研究所助理教授 华邦电子公司制程工程师 联华电子公司制程整合研发工程师 台湾茂硅电子公司专利工程师 禹腾国际智权公司专利工程师 威盛电子公司专利工程师 亚太国际专利商标事务所专案副理 学历： 美国圣路易华盛顿大学法律博士 美国圣路易华盛顿大学智慧财产暨科技法律法学硕士 (台湾) 政治大学法律科际整合研究所法学硕士 台湾大学化工所硕士 台湾大学化工系