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2018年12月4日，韩国现代汽车公司及现代汽车美国公司在美国加州中部地方法院对台湾帝宝公司及其美国子公司（Maxzone车灯公司）提出专利侵害诉讼，系争专利是关于汽车前车灯（Headlamp）的18项设计专利（如图1）。

在美国，汽车零组件售后市场是一个很重要的产业，具体业务内容包含汽车零组件、配件、轮胎、润滑油、内外装改装、维修更换和碰撞修复，还包括维修工具与设备的销售等。2017年美国汽车零组件的销售额达3,479亿美元，2018年达到3,705亿美元。

美国汽车售后维修与产险公司连结深厚，State Farm案件之后，法院确认保险公司选用符合认证规格的副厂零件维修的合法性，在汽车发生碰撞理赔时，保险公司有权决定使用何种零件来维修被保险的汽车。台湾汽车零组件业者经营外销比例高达80%，外销的AM碰撞零组件占了全球约八成，主要外销国家为美国、日本、中国大陆与英国等，其中美国占45%，日本仅占6%。[4]

产品的替换零件是一项重要的业务和主要收入来源。因为要从更换零件销售中赚钱，厂商也投入相当的费用取得IPR的保护。有些公司是以发明专利来涵盖制造替换零件的功能或技术，但有些公司则以设计专利来保护其创新的更换零件设计之外观。

一般而言，在新产品开发过程中应考虑产品的维修与零件替换。如果替换零件本身的外观上有设计特征（如图2），以设计专利保护是一种理想的方式。

2005年12月，美国Ford公司向美国国际贸易委员会（ITC）请求设计专利侵权调查，并主张核发全面性排除命令（General Exclusion Order），2007年6月，ITC裁定允许Ford的请求。从此，汽车制造厂商开始在美国申请设计专利来保护汽车外观上可替换的零件。

2008年至2019年3月，Ford获准1,028件汽车零组件的设计专利，其中包括170件的车灯设计（如图3）；GM公司获准496件汽车零组件的设计专利，Chrysler公司获准64件，另外，卡车制造商PACCAR也有105件汽车零组件的设计专利。欧系车厂Daimler公司取得509件汽车零组件的设计专利（如图4），其中包括105件的车灯设计。

日系车厂Toyota公司获准577件汽车零组件的设计专利（包括124件的车灯设计），Honda公司取得590件汽车零组件的设计专利，其中包括158件的车灯设计；Nissan公司取得276件汽车零组件的设计专利，包括70件的车灯设计；Subaru公司也有23件汽车零组件的设计专利。韩系车厂Hyundai公司获准179件汽车零组件的设计专利（如图5），包括118件的车灯设计。

长期以来，售后市场零件制造商或供货商除了在侵权诉讼中主张系争专利不具新颖性、是属于功能性设计、是显而易知的设计而无效，甚至主张因权利耗尽而专利权无法执行。另一方面，也以多方复审程序（Inter Partes Review, IPR）打击汽车制造商。不过，所有的新车设计都是投入大量人力、财力和物力的研发成果，外观上的零组件也是新颖且独特的设计，几乎很难找到优势证据可使得设计专利无效。

系争专利是USD525,731的卡车头灯的装饰性设计（如图6左侧）。请求人根据美国专利法第171条规定主张系争专利是功能性设计，另主张根据专利法第103条的显而易知性。PTAB同意这个说法并指明，IPR的程序只限于审理系争专利是否违反专利法第102条及第103条，至于是否违反专利法第171条，已超出IPR程序可以挑战的范围。

请求人认为，系争专利所主张设计的部分，诸如：表面和弯曲边框的某些设计特征是由功能或机械操作因素而决定的（如图6右侧），不构成主张设计的一部分，另外也提出11个先前技艺主张系争专利是显而易知的设计。专利权人响应，无论这些元素是否具有功能性，它们必须被视为并被解释为整个主张设计所产生的视觉印象的一部分。PTAB同意这个说法。

PTAB说明：依据Rosen案例[6]的作法，非显而易知性的比较必须要有主要引证，其中2004年公告Kobayashi公司的USD498,859「车灯组合」是主要引证（如图7右侧）。前视图及俯视图所揭示系争专利的形状不同于主要引证，而其他图式所揭露的细部设计特征也有许多的差异。

2005年12月，美国Ford公司向ITC指控2家美国公司及4家我国汽车零组件制造商，其进口至美国之特定汽车（F-150系列的卡车）零组件产品，侵害Ford公司的10件设计专利[8]，Ford在诉状中主张核发全面性排除命令（General Exclusion Order）。经调查后，ITC认定Ford的10件设计专利中的USD 491,119（如图8）、503,912及495,979设计专利（如图9）因为Houston事件的公开使用（public use）而无效，但另7件则为有效且权利受到侵害，2007年6月，ITC裁定允许Ford的请求。

Matela是Ford的前员工，于2011年退休。Ford公司的Houston事件由两部分组成，与会者首先参加会诊部分，从2000年12月6日至11日举行。事件的第二部分是会诊的定性部分，于2000年12月12日至13日举行，某些与会者被邀请参加12个焦点小组会议。Matela从Houston事件开始就在那里，以确保一切运行正常。2001年1月初，Matela向设计高层主管介绍Houston活动的结果。

行政法法官（Administrative Law Judge, ALJ）认为：基于前述内容并考虑了关于Houston活动的整体情况，Houston事件是属于专利法第102条（b）款所称的公共使用。这个案子最有趣之处在于，除了Ford证人的证词以及来自会诊活动中焦点小组的影片，没有任何关于汽车产业进行研究会诊的证据。然而，Houston活动是「整个汽车产业为了获得设计见解都使用的一种研究会诊」。

这一最新案件始于Ford公司向汽车车身零件协会（ABPA）[9]的会员发送警告函，导致ABPA向密执安州东区地方法院提起诉讼，主张Ford的设计专利（如图10）无效或无法实施。2018年2月20日，法院驳回ABPA的主张。

法院拒绝了ABPA的论点：（1）主张「关注事项」，而不是「汽车的外观」，特别是考虑到外观可能影响了最初的购买决定；（2）有创意的努力将「商标法的美学功能学说引入设计专利法」；（3）主张设计专利是基于他们物理形状上必须与F-150相匹配；（4）主张专利耗尽而导致专利无法执行，Ford的外观设计专利对ABPA会员无法执行，因为在首次销售汽车时已经耗尽。

法院认为，当Ford公司的首次出售汽车时，并未将汽车零件之设计专利权转移给消费者，消费者没有权利去制造新的有设计专利保护之汽车零件，因此，Ford公司的汽车零件设计专利权并没有耗尽。

法院也拒绝将所引用的审美功能理论引入设计专利法。首先，但其他法院并没有将美学功能理论引入设计专利法，其次，商标法的目的是「促进竞争」，然而，设计专利法的目的显然是「反对竞争」，商标和设计专利法的这些潜在目的是直接相互对立的，因此，将该理论引入设计专利法是不恰当的。第三，法院认为「商标法更多的理由与审美功能相关而不是设计专利法」。

法院同样拒绝了ABPA认为Ford的设计专利是取决于功能考虑而无效的主张。法院指出，引擎盖开口尺寸限制了可用设计的范围，但这些限制并未规定设计的细节。法院认为，在美学上不同的替代设计可配合引擎盖开口处且可执行预期的功能，也创造不同的外观。

2015年1月，Ford全球科技公司在密执安州东区地方法院控告New World International Inc.（简称NWI）、United Commerce Centers, Inc.（简称UCC）、Auto Lighthouse Plus, LLC（简称Auto Lighthouse）三间公司在美国境内贩卖、或透过网络为贩卖之要约适用于F-150货卡及Mustang跑车的售后维修零件侵害Ford的9项设计专利。

2013年11月25日，ABPA向德州东区地方法院提起确认专利无效之诉，请求法院宣告Ford之6件设计专利为无效。在其诉状中主张，Ford向一名或多名ABPA会员主张设计专利权，造成ABPA会员权益受损。德州东区地方法院于2015年1月7日同意Ford声请，裁定将该案诉讼移送至密执安州东区地方法院。目前仅剩USD501,685与489,299专利仍在进行中。

2014年1月，Chrysler公司向密执安州东区地方法院提起专利侵权诉讼，控告LKQ公司及Keystone公司侵害该公司的10件设计专利[10]（如图11）。最后，Chrysler公司撤回前述诉讼，与LKQ公司签订了专利授权协议。

美国财产意外保险商协会（the Property Casualty Insurers Association of America, PCI）敦促立法者应考虑立法，以防止汽车厂商提起维修零件的专利侵权主张。美国汽车售后零件制造商、供货商与保险业者大力推动「维修免责」之例外，希望能在专利法有关设计专利权中增设汽车零件的维修免责条款。

2017年4月，众议员Darrell Issa连同其他5位众议员在第115届国会提出的H.R.1879的零件法案[11]，该法案在美国专利法第271条增订汽车零组件设计专利维修免责规定，新增（j）项明文规定，仅针对汽车外观设计专利的维修利用予以豁免。不过，第115届国会会期结束，该法案还是没通过。

H.R.1879法案中专利法第271条（j）项条文的修正内容如下：第一部分在定义维修免责所适用之对象，（j）（1）在本款中—（A）所谓「零组件」（component part）—（i）仅指汽车外观的零组件，且（ii）不包括安全气囊（inflatable restraint system），或其他汽车内部的零组件；（B）所谓「制造」，包含任何产品的测试；（C）所谓「汽车」（motor vehicle），乃根据美国法典第49条第32101条（7）之定义；（D）所谓「贩卖之要约」，包含对潜在购买者或使用者进行任何制品的销售或预售分销。

第二部分规定维修免责适用的条件，（j）（2）：关于设计专请求保护汽车原始制造的零组件—（A）如果该产品是为了维修汽车使其回复原始外观，在美国境内制造或贩卖之要约、进口到美国任何外观相同或近似该具有设计专利之零组件之产品，不构成侵害该设计专利之行为；（B）任何汽车的此种零组件在任何国家为提供给公众首次销售之日起算30个月后，以维修之目的使该汽车回复原始外观，在美国境内使用或销售外观相同或近似于该设计专利之零组件，不构成侵害该设计专利之行为。

除了欧盟设计法之外，希腊的注册设计法也有维修免责的规定，注册设计法第26条第1及2款是权利内容的规定[12]，第4款是关于维修免责的规定，其内容如下：由于偏离了第1款的规定，设计或模型的注册所赋予的权利应由第三方行使，在第一次将该设计或模型应用于产品投入市场5年之后，根据当事各方同意向权利人支付公平和合理的报酬。

另外，土耳其的工业设计保护法也有维修免责的规定，法令第21条是对设计权限制的规定，第22条的免责规定是用于维修之目的，设计的使用，在包含该设计或应用该设计的产品第一次投入市场三年后，第三人可根据第17条的规定使用设计，不得视为侵犯权利，前提是符合以下条件：a）所设计的产品是复合式产品的一部分，其外观依赖于设计；b）用于修复目的，以恢复复合式产品的原始外观；和c）公众不会被误导用于维修的产品来源。

目前为止，美国参众议员所推出的零件法案，比较像土耳其版的维修免责条款，在新车首次投入市场的30个月后，汽车副厂零件制造商可以无偿使用其具有专利保护之设计。这种法案会使得汽车产业不愿投入新车的开发，外观设计的创新也会停滞。

如果明年美国国会还打算提出零件法案，可以参考葡萄牙的维修免责条款，将汽车厂商的外观零件设计期限限制在新车首次销售后5年，之后双方合意或是法院裁定支付合理的权利金即可使用该设计，或许比较能为汽车厂商所接受。

从2008年到2019年3月，Toyota在美国申请获准的汽车零组件设计专利有577件，Nissan有273件、Honda有的设计专利590件、Subaru有23件，韩国车厂Hyundai的汽车零组件设计专利有160件，Kia的设计专利有163件。Hyundai and Kia共有的设计专利有19件。
数据来源：Automotive Industry Portal MARKLINES数据库, “ USA - Flash report, Sales volume, 2018”。
图片数据源：Case 8-18-cv-02151 Document 1 filed 12/04/18,
数据源：经济部统计处、财政部及工研院IEK（2018年1月）。
参见Doorman Prods., Inc. v. Paccar，Inc.，IPR2014-00542，2014 WL 4444041。
参见In re Rosen, 673 F.2d 388, 391 （CCPA 1982）。
参见In the Matter of Certain Automotive Parts. Investigation No. 337-TA-557. Publication 4012 June 2008。
Ford公司的10件设计专利是 U.S. Design Patent Nos. D491119, D496,890, D493,552, D497,579, D503,135, D496,615）, D502,561, D492,044, D503,912 and D495,979。
Automotive Body Parts Association （ABPA）是一个致力于为碰撞修复行业提供优质替换零件的协会，目前有超过160位会员，有400多个独立的碰撞零件分销、保险杆销售、回收设施与制造工厂。
10件设计专利分别为USD 605,996、USD609,615、USd602,618、USd609,150、USd609,141、USd609,143、USd611,395、USd602,619、USD641,503以及USD627,276。
参见H.R. 1879 （115th）: PARTS Act. The text of the bill below is as of Apr 4, 2017 （Introduced）. https://www.govtrack.us/congress/bills/115/hr1879/text/ih。
第26条第1款及第2款规定内容如下：（1）设计或模型的注册应授予其持有人使用该设计或模型的专有权，并防止任何未经其同意的第三方使用。（2）上述的使用应包括制造、要约、投放市场，进口出口或使用设计所包含或应用的产品，或为此目的储存此类产品。