039期
2019 年 5 月 22 日
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2018年英国Unwired Planet v. Huawei案(一)
全球范围授权才算符合FRAND条件吗?
杨智杰/云林科技大学 科技法律研究所 教授

英国上诉法院于2018年10月23日做出Unwired Planet v. Huawei案判决,维持了2017年4月英国一审专利法院的Unwired Planet案判决。其中,一个很有趣的争议点在于,标准必要专利权人必须以诚信协商方式,提出符合公平合理无歧视(FRAND)的授权条件,并提出授权要约。但标准必要专利权人所提出的授权条件,若是将全球各国的专利组合在一起,提出一个全球范围的授权条件,这样的授权是否符合FRAND?英国二审法院同意一审判决,认为这符合FRAND授权条件。

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图片来源:维基百科

华为侵害Unwired Planet(UP)的二件标准必要专利

本案中,标准必要专利权人是Unwired Planet(以下简称UP),被告为华为。原告UP的标准必要专利,主要是从Ericsson公司取得的全球相关的专利。本案中,UP主张华为侵害了五件标准必要专利,且已经提出合理授权条件,但华为却不接受,故请求法院核发禁制令,避免华为继续侵权。华为抗辩,系争专利并非必要专利,专利也无效,且主张UP并没有提出合理授权条件的要约(offer)[1]

本案一审时,在2016年4月以前,经过三个技术审判,确认其中二个专利是有效且属必要专利,另外二个专利是无效的[2]

英国专利法院一审判决

由于到了审判前,双方都无法达成协议,一审的Birss法官只好在判决中处理双方所提出的授权条件,是否符合FRAND。如果不符合,则法官要帮双方决定FRAND的授权条件,并解决是否有竞争法的争议,亦即,UP是否犯用其优势地位(dominant position),没有遵守FRAND授权承诺,而应驳回所请求的禁制令救济?

华为主张Unwired Planet滥用优势地位的理由有三:(1) UP启动授权协商时,并没有明确指出华为到底哪里侵害了专利,且没有具体提出授权要约,遑论提出符合FRAND的要约;(2) UP最后提出的权利金方案,仍然过高和不合理;(3) UP不恰当的将英国的标准必要专利与其他国家的标准必要专利合并,要求华为接受全球授权[3]

Birss法官在2017年4月5日做出一审判决,该判决长达166页[4]。该判决中最重要的地方有下述三点:

  1. 有意愿且理性的当事人,会接受全球范围的授权,UP所提出的全球范围的专利组合的授权,对于华为这种公司来说,属于FRAND的授权。因此,UP有权坚持这样的授权条件。反之,华为所坚持的只针对英国专利的授权要约,并不符合FRAND的授权。
  2. 但是,UP所提出的权利金却过高,因而本案适合由法院来帮忙双方决定全球的FRAND授权金费率。
  3. UP在相关市场具有优势地位,但在权利金谈判过程,包括提起诉讼请求法院核发禁制令,并没有滥用其优势地位。

Birss法官进而综合运用各种复杂方法,帮双方决定出了一个全球范围的适当的FRAND权利金,并且也讨论,如果上诉法院认为不应该采取全球范围的授权,则Birss法官也帮双方决定了针对英国范围的适当FRAND权利金。

2017年6月7日,Birss法官核给了对华为的禁制令,禁制期间直到华为与Unwired Planet签署全球范围、法院所认定的FRAND授权条件的授权协议为止,但若在上诉期间,该禁制令暂停生效。

Birss法官认为全球范围的专利组合授权符合FRAND

本案其中第一个争议点就是,Birss法官同意,全球范围的授权是符合FRAND授权条件的。

针对UP和华为的具体情况,Birss法官认为,UP的标准必要专利组合,涵盖了欧洲大部分地区、俄罗斯、土耳其、中国、日本,大部分东南亚国家、美国、加拿大、澳大利亚、印度和墨西哥。不过,其专利组合就没有涵盖到非洲、南美洲、东欧。整体来说,UP专利涵盖的国家范围,与华为的事业范围并没有很大不同[5]

华为虽然主张,其制造手持设备的地点主要在委内瑞拉,但Birss法官认为,委瑞内拉只是组装,大部分的零件生产自中国,输出到委瑞内拉组装,而中国是UP专利组合所涵盖的地区[6]

Birss法官承认,UP专利组合涵盖的地区,比起华为、三星、Ericsson等这种全球型公司,确实比较小。但是UP专利组合也没有小到,需要与更大的专利组合为不同的对待。UP专利组合涵盖的范围还是够大,大到如果要针对每一个专利去谈授权,是不切实际的。而且,就算专利组合的涵盖地区范围比较小,以及所涵盖的标准必要专利数量较小,其实可以反映在FRAND授权金费率的调整就好[7]

Birss法官在帮双方衡量FRAND授权金时,是采用「有意愿之授权人」(willing licensor)和「有意愿之被授权人」(willing licensee),推测他们在洽谈授权时,面对专利组合涵盖范围较大或较小,会希望采取全球授权吗? Birss法官认为,UP专利组合涵盖的专利数量够多、地理范围够大,故理性的、有意愿的被授权人,应该会接受全球范围的授权。不过,就算采取全球范围授权,也可以针对不同地区的销售采取不同的权利金,但这不影响采取全球授权。同样地,就算全球型公司如华为,将组装工厂设置于专利组合未涵盖的国家,也只会影响权利金计算的考虑,但不影响有意愿的授权人会接受全球范围的授权契约[8]

Birss法官认为,每一个国家逐一洽谈授权不符合效率,且后续必须追踪许多不同的权利金计算与支付,将付出更多的成本,没有一个理性的企业会选择这种方式[9]

华为提起上诉,认为英国法院无权要求全球范围授权

针对Birss法官的最终判决,华为则向英国高等法院提起上诉。其上诉理由之一,是认为由英国国内法院,针对侵害英国专利的基础,决定施加一个全球范围的授权,其认为不符合FRAND授权,结果也是不正当的。

华为上诉的主要理由认为,既然法院认为英国有效的标准必要专利是二件,英国法院只能思考对这二件专利侵权的救济方式。华为只需要按照一审法官所认定的符合FRAND授权条件,达成只限于英国的专利授权协议,就足以解决UP所为的FRAND授权承诺。倘若华为与UP无法就限于英国的专利达成协议,英国法院也不适宜去设定权利金,且要求授权范围要涵盖英国以外专利[10]

华为的律师认为,UP是有履行FRAND授权承诺的义务。但是并不表示,标准必要专利权人就有合并全球专利组合授权的权利,也没有改变标准必要专利仍然需遵守属地主义的基本原则[11]

华为律师也指出,标准必要专利权人做出FRAND承诺,就是放弃在英国实施禁制令的权利,只能主张FRAND权利金。既然UP做了FRAND授权承诺,那么华为只要支付英国标准必要专利的FRAND权利金,就应该可以进入英国市场。英国专利所赋予的禁制令,应该只能保护英国专利法所保护的专利,所以,FRAND权利金应该对应于标准必要专利的领域范围,而不应该包括其他领域范围[12]

上诉法院判决:禁制令与FRAND承诺的关系

上诉法院认为,ETSI(欧洲电信标准协会)这种标准制订组织是为了整个欧盟制订标准,其标准具有国际效力。因此,标准专利权人对ETSI组织为FRAND承诺时,也会具有国际效力。

就提起诉讼请求禁制令的问题上,如果有意愿之授权人和有意愿之被授权人可能达成一个FRAND授权协议,但是标准必要专利权人却没有提出这样条件的要约,而向法院请求禁制令,则法院不会同意核发禁制令。但是,若是标准实施者拒绝接受FRAND条件的授权契约,则标准必要专利权人就可以要求法院核发禁制令,以阻止后续的侵权[13]

上诉法院认为,这样的见解并没有改变标准必要专利的属地主义特性,也没有所谓的司法审判权的扩张,其只是由法院确认:(1)标准必要专利权人,是否遵守对ETSI组织的FRAND承诺提出合乎FRAND条件的授权要约;(2).标准实施者是否拒绝该要约,而没有任何合理的理由;(3)倘若实施者无理由拒绝其要约,标准必要专利权人仍然可以使用一般专利侵权的通常救济,包括禁制令,以禁止对诉讼中特定专利后续的侵害[14]

全球范围授权不是唯一的FRAND授权条件

Birss法官认为,在潜在的授权人和被授权人之间,只会有唯一的一种FRAND授权条件。也就是说,Birss法官认为,在单一国家授权和全球范围授权之间,不可能两种都符合FRAND条件[15]

上诉法院就这一点不同意一审Birss法官的看法,在特定的情况下,他们不认为只会有唯一的一组FRAND授权条件。专利的授权很复杂,必须考虑参与事业在商业上的优先顺位,以及当事人的经验与偏好,最后所协商出来的契约,关于当事人、授予的权利、授权的范围、授权的产品、授权金、如何估算、以及支付条件等都会不同。上诉法院认为,两个当事人就算出于公平、合理的态度进行协商,所协商出来的条件,即便在相同条件下,与另外两个当事人同样出于公平、合理的态度所协商出来的条件,仍然会有所不同[16]

华为的律师进而认为,假如全球范围的授权条件、和英国专利的授权条件,可能同时都符合FRAND条件,那么,英国法院应该考虑其审判权的界线,亦即,标准必要专利权人不应该利用英国的禁制令,去威胁潜在的被授权人采取全球范围的授权,这变成是一种国际强制[17]

但上诉法院不同意这个说法。上诉法院认为,既然全球范围的授权或英国范围的授权都可能是FRAND,标准必要专利权人提出全球范围的授权要约,是他的选择权。因此,只要该全球范围的授权要约,是公平、合理、无歧视的,就没有问题[18]

所以,最后上诉法院认为,Birss法官有权在考虑所有情况下,认为全球范围的授权是符合FRAND条件的。虽然Birss法官在论理上只有一个论述的错误,但对于这个认定结果不会产生实质影响[19]

 

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【本文只反映专家作者意见,不代表本报立场。】

 
作者: 杨智杰
现任: 云林科技大学科技法律所 教授
经历: 云林科技大学科技法律所 副教授
真理大学法律系助理教授
真理大学法律系副教授
学历: 台湾大学法律系
中央大学产业经济所硕士
台湾大学法学博士
专长: 知识产权、美国专利法、美国著作权法、宪法

 


 





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