英国上诉法院于2018年10月23日做出Unwired Planet v. Huawei案判决，维持了2017年4月英国一审专利法院的Unwired Planet案判决。其中，一个很有趣的争议点在于，标准必要专利权人必须以诚信协商方式，提出符合公平合理无歧视（FRAND）的授权条件，并提出授权要约。但标准必要专利权人所提出的授权条件，若是将全球各国的专利组合在一起，提出一个全球范围的授权条件，这样的授权是否符合FRAND？英国二审法院同意一审判决，认为这符合FRAND授权条件。

图片来源：维基百科

华为侵害Unwired Planet（UP）的二件标准必要专利

本案中，标准必要专利权人是Unwired Planet（以下简称UP），被告为华为。原告UP的标准必要专利，主要是从Ericsson公司取得的全球相关的专利。本案中，UP主张华为侵害了五件标准必要专利，且已经提出合理授权条件，但华为却不接受，故请求法院核发禁制令，避免华为继续侵权。华为抗辩，系争专利并非必要专利，专利也无效，且主张UP并没有提出合理授权条件的要约（offer）[1]。

本案一审时，在2016年4月以前，经过三个技术审判，确认其中二个专利是有效且属必要专利，另外二个专利是无效的[2]。

英国专利法院一审判决

由于到了审判前，双方都无法达成协议，一审的Birss法官只好在判决中处理双方所提出的授权条件，是否符合FRAND。如果不符合，则法官要帮双方决定FRAND的授权条件，并解决是否有竞争法的争议，亦即，UP是否犯用其优势地位（dominant position），没有遵守FRAND授权承诺，而应驳回所请求的禁制令救济？

华为主张Unwired Planet滥用优势地位的理由有三：（1） UP启动授权协商时，并没有明确指出华为到底哪里侵害了专利，且没有具体提出授权要约，遑论提出符合FRAND的要约；（2） UP最后提出的权利金方案，仍然过高和不合理；（3） UP不恰当的将英国的标准必要专利与其他国家的标准必要专利合并，要求华为接受全球授权[3]。

Birss法官在2017年4月5日做出一审判决，该判决长达166页[4]。该判决中最重要的地方有下述三点：

1. 有意愿且理性的当事人，会接受全球范围的授权，UP所提出的全球范围的专利组合的授权，对于华为这种公司来说，属于FRAND的授权。因此，UP有权坚持这样的授权条件。反之，华为所坚持的只针对英国专利的授权要约，并不符合FRAND的授权。
   
2. 但是，UP所提出的权利金却过高，因而本案适合由法院来帮忙双方决定全球的FRAND授权金费率。
   
3. UP在相关市场具有优势地位，但在权利金谈判过程，包括提起诉讼请求法院核发禁制令，并没有滥用其优势地位。

Birss法官进而综合运用各种复杂方法，帮双方决定出了一个全球范围的适当的FRAND权利金，并且也讨论，如果上诉法院认为不应该采取全球范围的授权，则Birss法官也帮双方决定了针对英国范围的适当FRAND权利金。

2017年6月7日，Birss法官核给了对华为的禁制令，禁制期间直到华为与Unwired Planet签署全球范围、法院所认定的FRAND授权条件的授权协议为止，但若在上诉期间，该禁制令暂停生效。

Birss法官认为全球范围的专利组合授权符合FRAND

本案其中第一个争议点就是，Birss法官同意，全球范围的授权是符合FRAND授权条件的。

针对UP和华为的具体情况，Birss法官认为，UP的标准必要专利组合，涵盖了欧洲大部分地区、俄罗斯、土耳其、中国、日本，大部分东南亚国家、美国、加拿大、澳大利亚、印度和墨西哥。不过，其专利组合就没有涵盖到非洲、南美洲、东欧。整体来说，UP专利涵盖的国家范围，与华为的事业范围并没有很大不同[5]。

华为虽然主张，其制造手持设备的地点主要在委内瑞拉，但Birss法官认为，委瑞内拉只是组装，大部分的零件生产自中国，输出到委瑞内拉组装，而中国是UP专利组合所涵盖的地区[6]。

Birss法官承认，UP专利组合涵盖的地区，比起华为、三星、Ericsson等这种全球型公司，确实比较小。但是UP专利组合也没有小到，需要与更大的专利组合为不同的对待。UP专利组合涵盖的范围还是够大，大到如果要针对每一个专利去谈授权，是不切实际的。而且，就算专利组合的涵盖地区范围比较小，以及所涵盖的标准必要专利数量较小，其实可以反映在FRAND授权金费率的调整就好[7]。

Birss法官在帮双方衡量FRAND授权金时，是采用「有意愿之授权人」（willing licensor）和「有意愿之被授权人」（willing licensee），推测他们在洽谈授权时，面对专利组合涵盖范围较大或较小，会希望采取全球授权吗？ Birss法官认为，UP专利组合涵盖的专利数量够多、地理范围够大，故理性的、有意愿的被授权人，应该会接受全球范围的授权。不过，就算采取全球范围授权，也可以针对不同地区的销售采取不同的权利金，但这不影响采取全球授权。同样地，就算全球型公司如华为，将组装工厂设置于专利组合未涵盖的国家，也只会影响权利金计算的考虑，但不影响有意愿的授权人会接受全球范围的授权契约[8]。

Birss法官认为，每一个国家逐一洽谈授权不符合效率，且后续必须追踪许多不同的权利金计算与支付，将付出更多的成本，没有一个理性的企业会选择这种方式[9]。

华为提起上诉，认为英国法院无权要求全球范围授权

针对Birss法官的最终判决，华为则向英国高等法院提起上诉。其上诉理由之一，是认为由英国国内法院，针对侵害英国专利的基础，决定施加一个全球范围的授权，其认为不符合FRAND授权，结果也是不正当的。

华为上诉的主要理由认为，既然法院认为英国有效的标准必要专利是二件，英国法院只能思考对这二件专利侵权的救济方式。华为只需要按照一审法官所认定的符合FRAND授权条件，达成只限于英国的专利授权协议，就足以解决UP所为的FRAND授权承诺。倘若华为与UP无法就限于英国的专利达成协议，英国法院也不适宜去设定权利金，且要求授权范围要涵盖英国以外专利[10]。

华为的律师认为，UP是有履行FRAND授权承诺的义务。但是并不表示，标准必要专利权人就有合并全球专利组合授权的权利，也没有改变标准必要专利仍然需遵守属地主义的基本原则[11]。

华为律师也指出，标准必要专利权人做出FRAND承诺，就是放弃在英国实施禁制令的权利，只能主张FRAND权利金。既然UP做了FRAND授权承诺，那么华为只要支付英国标准必要专利的FRAND权利金，就应该可以进入英国市场。英国专利所赋予的禁制令，应该只能保护英国专利法所保护的专利，所以，FRAND权利金应该对应于标准必要专利的领域范围，而不应该包括其他领域范围[12]。

上诉法院判决：禁制令与FRAND承诺的关系

上诉法院认为，ETSI（欧洲电信标准协会）这种标准制订组织是为了整个欧盟制订标准，其标准具有国际效力。因此，标准专利权人对ETSI组织为FRAND承诺时，也会具有国际效力。

就提起诉讼请求禁制令的问题上，如果有意愿之授权人和有意愿之被授权人可能达成一个FRAND授权协议，但是标准必要专利权人却没有提出这样条件的要约，而向法院请求禁制令，则法院不会同意核发禁制令。但是，若是标准实施者拒绝接受FRAND条件的授权契约，则标准必要专利权人就可以要求法院核发禁制令，以阻止后续的侵权[13]。

上诉法院认为，这样的见解并没有改变标准必要专利的属地主义特性，也没有所谓的司法审判权的扩张，其只是由法院确认：（1）标准必要专利权人，是否遵守对ETSI组织的FRAND承诺提出合乎FRAND条件的授权要约；（2）.标准实施者是否拒绝该要约，而没有任何合理的理由；（3）倘若实施者无理由拒绝其要约，标准必要专利权人仍然可以使用一般专利侵权的通常救济，包括禁制令，以禁止对诉讼中特定专利后续的侵害[14]。

全球范围授权不是唯一的FRAND授权条件

Birss法官认为，在潜在的授权人和被授权人之间，只会有唯一的一种FRAND授权条件。也就是说，Birss法官认为，在单一国家授权和全球范围授权之间，不可能两种都符合FRAND条件[15]。

上诉法院就这一点不同意一审Birss法官的看法，在特定的情况下，他们不认为只会有唯一的一组FRAND授权条件。专利的授权很复杂，必须考虑参与事业在商业上的优先顺位，以及当事人的经验与偏好，最后所协商出来的契约，关于当事人、授予的权利、授权的范围、授权的产品、授权金、如何估算、以及支付条件等都会不同。上诉法院认为，两个当事人就算出于公平、合理的态度进行协商，所协商出来的条件，即便在相同条件下，与另外两个当事人同样出于公平、合理的态度所协商出来的条件，仍然会有所不同[16]。

华为的律师进而认为，假如全球范围的授权条件、和英国专利的授权条件，可能同时都符合FRAND条件，那么，英国法院应该考虑其审判权的界线，亦即，标准必要专利权人不应该利用英国的禁制令，去威胁潜在的被授权人采取全球范围的授权，这变成是一种国际强制[17]。

但上诉法院不同意这个说法。上诉法院认为，既然全球范围的授权或英国范围的授权都可能是FRAND，标准必要专利权人提出全球范围的授权要约，是他的选择权。因此，只要该全球范围的授权要约，是公平、合理、无歧视的，就没有问题[18]。

所以，最后上诉法院认为，Birss法官有权在考虑所有情况下，认为全球范围的授权是符合FRAND条件的。虽然Birss法官在论理上只有一个论述的错误，但对于这个认定结果不会产生实质影响[19]。

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作者： 杨智杰 现任： 云林科技大学科技法律所 教授 经历： 云林科技大学科技法律所 副教授 真理大学法律系助理教授 真理大学法律系副教授 学历： 台湾大学法律系 中央大学产业经济所硕士 台湾大学法学博士 专长： 知识产权、美国专利法、美国著作权法、宪法