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2018年，英国高等法院在L'Oréal v. RN Ventures案件[3]中说明，设计数据库对于设计自由度与设计保护范围的影响。本文中介绍L'Oréal v. RN Ventures案件，说明设计数据库对于注册设计权范围的影响，以及对整体印象比对与侵权判断之影响，希望能提供给国内专利业者与法界人士在设计专利侵害鉴定及诉讼攻防时可作为参考之用。

L'Oréal公司2004年2月25日提出欧洲专利申请，2013年10月公告专利号 1 722 699 B1（699专利），另于2005年9月22日申请欧盟注册设计RCD 000407747-0001「电动洗脸刷」（747设计，如图1），又于2009年10月23日申请欧盟注册设计RCD 001175046-0001（046设计，如图2）。2016年，L'Oréal公司（原告）控告RN Ventures（被告RN）侵害其拥有的699专利和747设计与046设计，主张被告的Magnitone产品（如图3）不仅侵害原告的欧洲699专利，也侵害了747设计与046设计。被告RN Ventures并未质疑747设计与146设计的有效性，但主张根据设计目标和设计自由度的限制，它们的保护范围是很狭窄的。

设计法第10条（1）项规定：欧盟设计保护范围包含任何不会使相当认知的使用者（informed user）产生不同的整体印象（overall impression）之设计，其中也包含应用于不同种类的产品。（2）项：在评估保护范围时，设计师发展设计的自由度应纳入考虑。

在The Proctor & Gamble案例[4]，英国最高法院上诉法庭说明：Fysh法官在Woodhouse案件[5]的见解是正确的，「相当认知的用户」不是产品的制造者，也不是街上的路人甲（the man in the street），而是一般的使用者（regular user）；他可能是个消费者或购买者、或是因工作上的需要而使用或熟悉前述物品的人士。他必须对该类产品的趋势与功能、一些基本的技术因素有实务上的认知（awareness）。而所谓的「相当认知」是指，对注册设计所实施或应用的产品的熟悉程度高于商标法中的一般消费者，也要有「产品的市场」与「产品近年的设计趋势」的概念。

在Samsung v. Apple案件[6]中，英国高等法院荣誉法官Birss QC说明「相当认知的使用者」的资格条件和属性，而上诉法院[7]也也确认他的见解：（1）他（或她）是注册设计想要应用或实施的产品的用户，（2）不同于商标法中的普通消费者，而是一个细心的观察者，（3）对于注册设计领域的一般知识、正常该有的设计特征以及在相关领域既有的设计，（4）对于相关产品会有兴趣，在使用产品时会显现出较高的注意程度，（5）除非有特殊情况或产品本身的特殊性质，通常他会对注册设计与被告产品进行直接比对，（6）不可将设计分解为各个细部特征比对，而是整体设计观察比较，（7）不要过于仔细观察两者之间极细微的差异。

高等法院Henry Carr法官认为：747设计与046设计应用的产品是电动洗脸刷，被告的Magnitone产品也是电动洗脸刷，因此，在本案中，相当认知的使用者是观察力敏锐的电动皮肤刷使用者。

法院从设计法的立法理由及相关判决讨论「设计数据库」的限制与范围。设计指令（the Designs Directive）的立法理由（13）清楚说明：相当认知的使用者所产生的整体印象取决于「现有设计数据库（existing design corpus）」，并考虑应用该设计之产品的性质及所属的行业。

原告L'Oréal认为：被告RN所提的先前技艺虽不那么模糊，但不应被视为设计数据库的一部分，或者如果这些先前技艺被包含在内，应该给予很小的比重，并要求RN Ventures证明「那些先前设计已经在市场上销售，而相当认知的使用者会知道这些设计」。

在Whitby Specialists Vehicle 案件[8]中Arnold J法官解释「设计数据库」的相关性：在Grupo Promer案件[9]中的系争设计已注册为「游戏促销品」，普通法院（the General Court）认为，相当认知的使用者对现有技艺状态有一定的认知，也就是说，在提交系争设计之日（或是优先权日）已经揭露的有关产品的先前设计或先前技艺。

设计法专家David Stone[10] 在2016年版「欧盟设计法：从业者的指南」中批评Arnold J法官在Magmatic v PMS案件[11]中提出的论点为「巧妙但误解」。Stone说明：为了评估注册设计的有效性，有必要将其与每一先前设计进行比较。如果这些先前设计中的任何一个使得相当认知的使用者产生与注册设计相同的整体印象，则该注册设计无效。但是，这种在无效攻击中幸存的注册设计不能被保护而不受「家族先前技艺」的影响。

2017年9月，在C-361 / 15P和C-405/15案例中，CJEU推翻了普通法院的决定并说明如下：相当认知的使用者的概念不能被解释为只有相当使用者知道先前设计时，该先前设计才能防止确认后续设计的独特性，这种解释与设计法第7条规定背道而驰。又依据普通法院裁定的说法是，系争设计无效宣告的请求人，除了证明先前设计是设计法第7条（1）款规定的已向社会大众公开揭露，还要证明相当认知的社会大众必须知悉这些先前设计。但是，设计法第7条第（1）款中没有任何内容可以得出这样的结论。

Henry Carr法官的结论是：鉴于CJEU在Easy Sanitary案件[12]的决定，没有必要去确立相当认知用户会知道设计数据库中先前技艺的项目。导入一些设计法并未包含的要件，为了有效性和保护范围之不同目的而采用不同的整体印象检测，这将使得注册设计权利主张增加不必要的复杂性。因此，我同意并引用Stone先生在其著作--欧盟设计法中相关的见解--设计数据库必须包括所有的先前设计，这也是CJEU在Easy Sanitary案件判决中强烈支持的。

在Procter & Gamble Co 案件[13]中Jacob LJ法官考虑了设计数据库的影响，其说明如下：如果一个新设计与之前的任何设计明显不同（如图4），那么整体印象的影响可能比「被家族先前设计包围之设计」[14]更大。这种设计创设的「整体印象」将更加显著，设计间不明显的差异不足以产生实质不同整体印象。

正如普通法院在Kwang Yang Motor v OHIM案件决定中所承认的设计自由度：设计者开发其设计的自由度是由产品的技术功能或其元素，或应用于该产品的法定要件等因素所限制。这些限制导致某些特征的标准化，进而对于应用于相关产品的设计是共同的。设计师在开发系争设计时的自由度越大，所讨论设计之间的微小差异越不足以对相当认知的使用者产生不同的整体印象。

总之，如果注册设计与先前设计数据库之间的差异很小，那么很小的差异可以避免侵权。如果差异很大，那么保护的范围可能会更广泛，细微的差异可能无法避免侵权。

在Lloyd Schuhfabrik Meyer v. Klijsen Handel案件[15]中，欧洲法院（European Court of Justice, ECJ）认为：在智慧财产保护的政策上，设计保护是将设计作为一个整体设计予以保护，重点是该设计所创造出来的整体印象。英国最高法院上诉法庭在The Proctor &Gamble Company案例[16]中说明：对于相当认知的使用者而言，如果两个喷雾剂容器之间的近似让用户产生相同视觉印象，两个产品外观之间的些微差异，反而会让使用者产生不同的整体视觉印象。

在Whitby案件[17]中Arnold J法官总结评估整体印象的正确方法：尽管考虑各个设计之间的相似点和不同点是恰当的，但重要的是相当认知的用户对于设计数据库每一设计产生的整体印象、以及设计师的设计自由度。

原告L'Oréal和被告RN公司各自提出一份比较报告，是关于747设计与设计数据库的产品图片逐一比对的图表（如图5和图6）。

Henry Carr法官说明：被告RN选择的先前设计包含一个未注明日期的手动洗脸刷，即使我把这先前设计包括在内也不会对我的结论产生任何影响。747设计是一个雕刻的形状，在中间部分形成沙漏状，一个非常独特的球形头部，弯曲的侧面和刷子周围有规则间隔的凹口。重点是整体印象，根据我的判断，747设计与设计数据库的先前设计看起来很不一样，而且是有显著的不同。

被告RN试图争辩，由于产品的功能要求和技术方面限制，设计自由度非常有限。RN专家证人Herbert表示设计自由度受到限制，因为：（1）设计必须包括直径为3-5厘米的刷头；（2）刷头只能以有限的方式定位在轴心上；（3）手柄必须雕刻以创造符合人体工程学的抓握力、设计需要整合电池等；（4）刷头需要可拆卸、方便清洗及更换；（5）产品在使用时需要加以控制；（6）产品必须通过消费者测试；（7）产品必须经济，因此必须由常用塑料制成。

L’Oréal的设计顾问Phelan则提出不同的意见：理想的脸部刷没有任何限制，可使用许多不同的刷头配置，设计师可以自由使用任意数量的刷头，这些刷头可独立安装和倾斜，更容易地贴合脸部的轮廓。再藉由著名的Philishave三头刮胡刀的设计来说明他的观点。而且，没有理由说设计师必须以一定角度安装刷子或将刷子安装在不同的角度，这些会因脸部不同区域而改变，设计师在设计中仍然具有相当大的设计自由度。

Henry Carr法官说明：虽然Herbert先生的一些观点可被接受，但我比较喜欢Phelan先生关于设计自由度的看法。总体来说，即使在这些参数范围内，设计师在从事Magnitone产品设计时还是有很大的自由度。

被告RN以图表的方式（如图7）将747设计与Magnitone实际产品和Homedics FAC-50C装置（被认为是最接近的先前设计）进行比较。在我看来，Magnitone产品与747设计非常相似，而与Homedics装置不近似。

然而，被告RN试图将747设计划分为独特与非显著的特征，再将747设计中具有独特性的设计元素与Magnitone产品的各个元素相比较，由于这些独特性特征元素之间没有足够的相似性，进而认为整体印象是不同的。

Henry Carr法官总结说明：我虽同意被告RN的观点，然而，更重要的问题是整体印象，747设计与设计数据库有很大的不同，这也显示出电动洗脸刷设计有显著的设计自由度，设计的保护范围也相对更广泛，被告产品与注册设计间细微的差异可能无法避免侵权。我的结论是，每一个Magnitone产品都产生与747设计相同的整体印象，因此，被告RN的每一项产品都侵害了747设计。

Henry Carr法官说明：046设计与747设计非常相似（如图8），权利范围很狭窄，046设计唯一可以被视为重要的区别特征是「下巴」的细部。但是，被告RN的任一Magnitone产品都没有这种下巴部分（如图9），因此，没有一个Magnitone产品会产生与046设计相同的整体印象，被告RN的产品并未侵害046设计。

由上述的英国高等法院判决可得知，注册设计的权利范围解读有如发明专利一般，依据所属先前技艺的拥挤程度而有宽广或狭窄范围的不同解读。

2016年2月TIPO发布的「专利侵害鉴定要点」[18]第二篇设计专利侵权判断的第二章「设计专利范围之确定」说明，设计专利权范围之确定系以图式所揭露之内容为准，并未论及相关先前技艺对于设计权保护范围的影响。第三章「设计专利侵权之比对与判断」说明设计专利之侵权判断仅是比对、判断被控侵权对象与系争设计是否相同或近似。其中并未说明系争专利所属先前技艺状态是如何影响系争设计专利权范围。

在我国设计专利的申请实务中，改良式设计多于前瞻性设计（如图10），设计数据库的先前技艺不仅会影响专利有效性中新颖性和独特性之审查判断，先前技艺拥挤或是稀少的状态分析有助于确定设计专利权范围的宽广或狭窄，进而影响设计专利侵权的近似判断。

参见Samsung Electronics （UK） Ltd v Apple Inc [2012] EWHC 1882 （Pat）（09 July 2012）。
参见PMS International Group Plc （Respondent） v Magmatic Limited （Appellant） [2016] UKSC 12, Supreme Court, UK, 9 March 2016。
参见L'Oréal v RN Ventures [2018] EWHC 173 （Pat）。
参照Procter & Gamble Company v Reckitt Benckiser （UK） Ltd [2007] EWCA Civ 936 （Royal Courts of Justice, Strand, London, WC2A 2LL, 10/10/2007。
参照Woodhouse v Architectural Lighting [2006] RPC 1。
参见Samsung Electronics （UK） Ltd v Apple Inc [2012] EWHC 1882 （Pat）（09 July 2012）。
参见[2012] EWCA Civ 1339, [2013] FSR 9:。
参见Whitby Specialists Vehicles v Yorkshire Specialist Vehicles, [2014] EWHC 4242（Pat），[2014] All ER（D）233 at [22] - [23]。
参见Grupo Promer Mon Graphic SA v OHIM （Case T-9/07）。
David Stone is a partner at Simmons and Simmons in London and an expert on design law. He also chairs the designs team of MARQUES （the Association of European Trade Mark Owners） and is author of three MARQUES reports on OHIM Registered Community Designs invalidity decisions. He has lectured on design law on four continents. He is also a contributor to OUP's Journal of Intellectual Property Law & Practice。
参见Magmatic Ltd v PMS International Ltd [2013] EWHC 1925 （Pat）。
参见Procter & Gamble Co v Reckitt Benckiser（UK） Ltd [2007] EWCA Civ 936, [2008] FSR 8。
参见H.H. Judge Fysh's pithy phrase in Woodhouse at 58。
参见Lloyd Schuhfabrik Meyer v. Klijsen Handel, Case C-342/97 [1999] E CR I-3819。
参见Procter & Gamble Co v. Reckitt Benckiser （UK） Ltd, Court of Appeal, [2007] EWCA Civ 936 Court of Appeal CA （Civ Div）, October 2007。
参见Whitby Specialist Vehicles v Yorkshire Specialist Vehicles [2014] EWHC 4242 （Pat）, [2014] All ER （D） 233 at 30。
「专利侵害鉴定要点（草案）」是民国93年10月5日经济部智慧财产局函送司法机关鉴定参考之用。经济部智慧财产局105年2月公布之「专利侵权判断要点」尚未见司法院办理相关事宜，仅供参考。