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先前在《美国专利诉讼地之争议：从苹果考虑关闭美国德州东区门市说起》一文，我们曾经讨论过美国专利诉讼中，若身为被告的外国企业主张其美国子公司不在原告起诉法院所属的司法管辖区、可提出诉讼地转移动议[1]，对于这样的主张，原告只要将被告之美国子公司排除掉、仅保留其海外母公司作为被告，就可成功摆脱TC Heartland一案结论之限制，将案件留在原起诉法院[2]。

换言之，对于外国企业来说，无论如何是不能继续主张「原告法院不具备对于被告美国子公司之司法管辖权」作为诉讼地转移的主要理由了。那么对于外国企业的被告而言，还能怎么主张才有机会把诉讼地转移至自己希望的法院呢? 对于这个问题，我们可以从最近(2019年6月9日) HTC成功让美国纽约南区地方法院转移诉讼地作为范例，来了解法院可能采纳的主张理由。

DYNAMIC DATA TECHNOLOGIES (以下简称为DDT) 自Koninklijke Philips N.V.取得了图像处理相关美国专利后，于美国纽约南区地方法院对HTC (包含母公司HTC CORPORATION以及美国子公司HTC AMERICA, INC.) 提起专利侵权诉讼。HTC随后提起诉讼地转移动议，主张本案应转移至华盛顿西区地方法院，最终美国纽约南区地院法官GREGORY H. WOODS根据以下九个判断基准，同意了此动议。

● 对于证人的便利性(The Convenience of Witnesses)
本案中HTC主张，由于HTC的三个本案相关证人在其美国西雅图办公室工作，距离请求转移之华盛顿西区地方法院较近，另外对于其他在台湾的HTC员工而言，前往华盛顿西区地方法院也容易些。相较之下，由于DDT提出的资料无法很好的说明本案相关证人或发明人对于原起诉地纽约南区地院更为便利，因此法院认定此判断元素更倾向于转移诉讼地。

● 双方当事人的便利性(The Convenience of the Parties)
由于HTC美国子公司的主要营业地点 (principal place of business) 即位于华盛顿州西区的西雅图、因此对于请求转移之华盛顿西区地方法院非常便利；相反的DDT位于明尼苏达州、对于前往纽约或西雅图的区别不大，故法院认定此判断元素显著倾向于转移诉讼地 (weighs strongly in favor of transfer)。

● 相关文件的位置及证据来源的获得容易性 (The Location of Relevant Documents and the Relative Ease of Access to Sources of Proof)
同样的，考虑到HTC美国子公司的总部及相关文件都在西雅图，因此法院认定本判断元素也是倾向于转移诉讼地。

● 行为发生地点 (The Locus of Operative Facts)
由于被主张侵权产品的营销、贩卖、以及进口的相关行为和处里都是发生在HTC美国子公司的西雅图总部，故法院认定此判断元素显著倾向于转移诉讼地 (weighs strongly in favor of transfer)。

● 强制无意愿之证人出庭的可得性 (Availability of Process to Compel the Attendance of Unwilling Witnesses)
由于本案中双方当事人都没提到有证人是不愿意出庭的，因此法院认定本判断元素未偏向任何一边 (finds this factor to be neutral)。

● 双方当事人的可用手段／资源 (The Relative Means of the Parties)
虽然DDT主张HTC比DDT有钱的多，但由于法院认为DDT并没有说明为何转移诉讼地后会加重其财务负担，因此认定本判断元素未偏向任何一边(finds this factor to be neutral)。

● 对适用法律的熟悉程度　(The Forum's Familiarity with the Governing Law)
由于双方同意、且两法院都有相似的专利案件处理能力，因此认定本判断元素未偏向任何一边 (finds this factor to be neutral)。

● 原告选择起诉地之权重(The Weight Accorded the Plaintiff's Choice of Forum）
基于原起诉地纽约南区地院并非原告之本地法院(home forum)，因此认定此元素仅占了很低的权重(limited weight)。

● 审判效率与司法利益 (Trial Efficiency and the Interests of Justice)
如同前面提到的，由于转移至华盛顿西区地方法院能提升HTC的作证及文书处里速度、故能提升审判效率，因此认定本判断元素倾向于转移诉讼地。

基于以上9点分析，仅有「原告选择起诉地之权重」一项元素少许的偏向于不转移诉讼地，但却有5元素倾向于转移诉讼地、其中的2项更是有「显著」倾向，因此最终纽约南区地方法院裁定同意HTC提起之诉讼地转移动议。

HTC在本案的诉讼地转移一战中打了漂亮的胜仗，同时也对非美国本土的外国企业们打了一剂强心针，虽然先前美国最高法院于TC Heartland一案中的结论[3]不适用于外国企业，但只要在上述9个判断原则中站得住脚，还是有机会能够成功转移至自己期望的法院来进行诉讼[4]。

主张基于TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC, 137 S. Ct. (2017).一案结论
In re HTC Corp., No. 2018-130 (Fed. Cir. May 9, 2018)
美国最高法院于TC Heartland一案中明确了专利侵权的起诉地只能于：(1)被告法人的登记注册地 (place of incorporation) 或是 (2) 被告实施侵权行为且有常规的既成营业场所之地 (where the defendant has committed acts of infringement and has a regular and established place of business)
当然本案的一个重点是HTC之美国子公司也被列为被告。若DDT当初选择把HTC之美国子公司排除掉、仅保留HTC海外母公司作为被告，这样一来上述的9个判断结果就不再那么偏向于HTC，且排除掉之后DDT还能主张CAFC于In re HTC Corp(2018)一案中的结论：「对于外国公司的专利起诉可以发生在任何美国司法管辖区」，这样本案的最终结果很可能就会不同了。

※ 本文作者将稿费收入全数捐赠予「财团法人博幼社会福利基金会」