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回顾这些年美国法院的设计专利侵权诉讼实务，本文挑选一些较有代表性案件说明法院在侵权诉讼实务中如何应用两步骤的一般观察者检测，进一步分析侵权诉讼中得用以比对的先前技艺范围以及其对于侵权分析的影响，一方面检视这种检测是否能符合业界与法界学者专家的期望，另一方面也能提供给专利业界与法院在处理设计专利侵权实务上作为参考。

在Egyptian Goddess案件[2]中，CAFC认为，应在一般观察者检测中加入先前技艺与设计专利和被告产品一起比较的步骤，这是一种视觉上「实质近似」的检测。CAFC说明：有些案件，设计专利和被告设计是明显不同，专利权人就没有必要举证证明两种设计是「实质相同」。又在其他案件中，当设计专利和被告设计并非明显不同，一般观察者是否会认为这两个设计是实质相同，法院依据先前技艺进行设计专利和被告设计进行比较，将有益于这个问题的解决。

目前，美国法院在设计专利侵权分析中使用的是两步骤的一般观察者检测，第一步是直接比较有专利保护之设计和被控产品，确定它们是否「实质相同」，如果两个设计看起来不一样，在法律问题上不会构成侵权行为；如果两个设计并非「明显不同」，则进入下一个步骤。第二步骤是将设计专利和被控产品与先前技艺进行比较，一般观察者会注意到设计专利与先前技艺不同之处，如果设计专利愈接近先前技艺，以熟悉先前技艺的一般观察者的观点来看，设计专利与被告产品之间的微小差异就显得很重要。以下介绍法院在设计专利侵权分析中应用两步骤的一般观察者的一些案件，同时也说明先前技艺对于侵权判断的影响。

Lin拥有USD 739,824是用于传输线的插头组件的设计专利（824专利）。Belkin公司从2012年开始制造及销售多种不同的微型USB连接器及连接器组件。2016年4月，Lin控告Belkin的微型USB连接器侵权，Belkin抗辩824专利是功能性设计且已预见于先前技艺而无效。法院直接比较824专利与被告产品（如图1）。

法院认为：虽然两个设计都包括一端USB连接器和另一端是微型USB连接器的电缆，以拴绳来连接微型USB连接器与Lightning连接器，但是在拴绳两端的宽环设计、微型USB和Lightning连接器的连接方式不一样，这些差异使得824专利与Belkin产品的整体视觉印象截然不同。

Allyson Wallace在新泽西州提起侵权诉讼，指控Ideavillage的Spin Spa手持沐浴刷（被告产品）侵害她的USD 485,990沐浴刷设计专利（990专利）。经过多次和解会议，2013年12月，Ideavillage请求简易判决。2014年9月，地方法院核准简易判决的请求，Wallace女士提出上诉。

地方法院进行两个步骤的一般观察者检测，第一步，直接比较990专利与被告产品（如图2），法院说明：两个设计在整体外观上有六项差异：（1）990专利有笔直的手柄，被告产品则有一弧弯的手柄；（2）990专利的手柄上有凹凸起伏的山谷修饰，被告产品则无；（3）990专利在手柄末端有一个螺纹边缘，被告产品则的弧尖尾端上有一可连接绳索的孔洞；（4）990专利是圆形刷头，被告产品有一椭圆形刷头；（5）990专利头部背面有突起，被告产品背部光滑；（6）990专利手柄背面没有装饰，被告产品手柄背面则有两个椭圆形。

为了确保能做出公正和完整的决定，地方法院仍进入第二步骤，先从类似产品的先前专利或先前技艺找出一个参考数据。法院将990专利与美国专利No.4,417,826（826专利）与被告产品进行比较（如图3），发现990专利和826专利之间明显近似。事实上，990专利和826专利之间的近似之处也正是被告产品和990专利之间明显不同之处，例如：被告产品有弯曲的手柄又没有凹凸起伏的抓握处设计，而990专利和826专利都是笔直的手柄且有抓握凹处设计。

CAFC同意地方法院依据Egyptian Goddess原则进行两个步骤的一般观察者检测。首先，对设计专利和被控设计进行比较，确定它们是否「实质相同」，如果两个设计并非「明显不同」，则进入第二步骤，将设计专利和被控设计与先前技艺进行比较，一般观察者重视「设计专利与先前技艺之间的差异」，是取决于这些差异对整体设计的影响。CAFC认为，设计专利与先前技艺的比较，强化了地方法院在第一阶段得到不侵权的调查结果。

Weber向Illinois北区地方法院控告Sears的Kenmore Elite烧烤炉侵害其三项专利，包括两项设计专利：USD 609,045（045专利）和USD 564,834（834专利），045专利权范围是「用于烤架的装饰性设计」和834专利权范围是「用于烧烤架护罩的装饰性设计」。Sears反诉，请求宣告每项专利无效和不构成侵权。

法院依据Egyptian Goddess的原则进行侵权分析，当主张设计比较接近于先前技艺，对假设的一般观察者而言，被告产品与主张设计之间的微小差异就显得很重要。法院使用两步骤的分析方式，第一步是将834专利与四个先前技艺（如图4）进行比较，先前技艺与Weber设计有相同的基本形状及铆钉等特征。

法院说明：将834专利和Sears烤架护罩单独进行比较（如图5），合理的陪审团可能发现两个设计似乎是实质近似；如果是依据先前技艺进行比较，834专利与Sears产品之间的差异则会脱颖而出，变得很重要。

原告Weber提出反诉理由：（1）法院使用不被允许的「将造形元素逐一比对」；（2）专家证词创造出陪审团在侵权的问题；（3）质疑其中一个先前技艺的资格。不过，法院驳回这些论点：（1）确定没有合理的陪审团可以发现两个设计实质近似，是基于设计的整体外观的不同。（2）法庭排除专家的证词，因为这些证词对于解说两个设计之间的差异是毫无帮助的。（3）该先前技艺不会影响比对的结果。

法院将先前技艺与045专利和被告Sears的产品进行比较（如图6），然后再将045专利与Sears被告产品及先前技艺进行比较（如图7）。法院发现加入先前技艺的比对方式，实际上增强了被告Kenmore Elite产品与045专利在整体印象的近似。

法院说明：这些先前技艺的设计都非常近似，但是045专利设计是远离先前技艺的，被告的Kenmore Elite产品则是跟随045专利的。Sears提出明显不同的反驳，并没有说服法院，很大的因素是他要求观察者对于细部的差异给予更多关注，这种说法违反Egyptian Goddess案件的一般观察者检测原则。

Columbia户外公司的USD 657,093是「热反射织物」的装饰性设计（093专利），Columbia控告Seirus公司的「HeatWave」产品侵害093专利。在审查时，法院发布有关专利权范围解读的意见，拒绝以文字解读设计专利，而是选择在审查意见中解决问题[7]。

法院在侵权分析之前，先定义一般观察者的身份为「购买和使用」Seirus贩卖的产品的零售客户，该产品包含专利所保护之设计[8]。Seirus建议一般观察者应该是「商业购买者」，而不是「个人消费者」[9]。但是，法院指出，Seirus所依据的案件是可以区分的，因为它们涉及的产品并不打算贩卖给个人消费者。Seirus提出第二主张，他们的产品是「特定的产品」，一般观察者必须更加重视设计之间的差异。然而，法院拒绝这一主张，并指出「即使是最挑剔的顾客也很难注意到Seirus的『HeatWave』设计和093专利之间的差异」。

其次，法院检视Serius提出的先前技艺是否属于相关类似技艺领域，法院说明：Serius所提的先前技艺绝大部分是发明专利，发明专利主要是揭露功能而非美学特征，与设计专利保护之目标是不同的。而且那些先前技艺涵盖的产品都偏离093专利的热反射材料产品。于是，法院直接进行一般观察者检测第二步骤的比对，将096专利之设计和被告产品及先前技艺一起比较（如图8），调查熟悉先前技艺的一般观察者是否因会被欺骗而误认被告「HeatWave」产品的设计是Columbia的093专利之设计。

法院在侵权分析中说明：093专利与被告产品之设计的整体视觉印象「明显的相似（strikingly similar）」，因为都有「对比颜色且几乎相同的波浪图案，并且波浪具有大致相同的波长和振幅」。Seirus争论其产品的设计中Seirus商标和波浪图案垂直定向且略有不规则的差异，应该可以区分。法院分析了Seirus所提的差异，（1）商标部分，法院引用判例法指出标签和商标不足以对抗专利侵权，除非商标的位置和外观是主张设计的一部分[10]。（2）是Seirus织物的垂直方向，法院指出093专利并不限于特定的方向，因为这些图形显示出多方向性。（3）关于线宽的差异，法院指出093专利中没有该项限制，不必分析。

最后，法院结论：即使将先前技艺放一起比较，Seirus的设计仍然是更接近于093专利的对比波设计，一般观察者将难以区分Seirus和Columbia的设计。

原告Deckers户外公司设计和销售「UGG」品牌靴子，并拥有与这些靴子相关的几项设计专利。被告Thomas Romeo拥有Romeo & Juliette公司，且以BearPaw和Attix品牌设计和销售靴子。原告声称被告几款靴子侵害其三项设计专利：（1）USD 599,999（999专利）；（2）USD 616,189（189专利）；（3）USD 582,650（650专利）。本章节只讨论与999专利与189专利无效的先前技艺以及侵权分析等相关的议题。

被告提出6个先前技艺作为证据，原告则主张被告所提的先前技艺没有确实的证据可证明其销售或公开的日期，不符合先前技艺的资格。法院检视被告提出的证据1是EMU Australia Barossa / Matilda Boots、证据2是Steve Madden Missy Boot、证据3的Sketchers Shinding Scintilla / Voyagers Angel Face Boots及证据5的Camper Industrial Boot，因为被告无法认证与图片上对应的4种靴子的销售或公开日期，法院认为这4个证据都不具先前技艺的资格。而证据4是Earth Dakota Boot，检附的产品型录是2007年秋季印制的，另证据6是2006年核准的USD 529,269，因此，证据4与证据6都有资格作为先前技艺。

法院比对999专利与先前技艺后说明，没有一个先前技艺可作为主要的参考资料，无法证明999专利是显而易知的。法院比对999专利与被告的产品（如图9），两个设计的整体视觉印象明显近似，其间细微差异不会影响两个设计是实质相同的。2018年4月，加州西区地方法院的陪审团在裁决中，认定原告证明被告产品是恶意侵害了999专利[12]。

被告提出6个先前技艺作为证据，原告则主张被告所提的先前技艺没有确实的证据可证明其销售或公开的日期，不符合先前技艺的资格条件。法院检视被告提出的证据1是Born Malawi Boots、证据2是Minnetonka Solitude Boot，因为被告无法认证与图片上对应的2种靴子的销售或公开日期，法院认为这2个证据都不具有先前技艺的资格。而其他证据是USD 575,495、USD 539,024、USD 581,140、USD 591,496，还有UGG bailey Button Boot（如图10），这些证据都有资格作为先前技艺。

被告以UGG的靴子作为主要的参考数据，其他的证据作为次要参考数据来证明189专利是显而易知的（如图11）。法院比对189专利与被告的产品，认为被告产品与189专利的整体视觉印象明显近似，两者之间的细微差异不会影响两个设计是实质近似的。

在先前设计拥挤的技艺领域中，法院不能只依赖详尽的侵权分析就决定设计之间是否构成实质近似，设计之间一些微小的差异可能会让一般观察者产生不同的视觉印象，因此，法院不能漠视第二步骤的比对──依据先前技艺比较设计专利与被告产品，如此才能合理的发现是否侵权的事实。不过，在设计专利的侵权分析中，被告有责任提供有利于自己的先前技艺，利用先前技艺之比对来限缩在第一步骤中所推定的设计专利范围。

本文的分析是想提醒当事人在设计专利侵权诉讼中提供先前技艺的重要性，也希望我国专利业界和智财法院在设计专利侵权分析中，善用两步骤的一般观察者检测，如此才得到能合理且完整的决定。

参见Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc. & Dora Swisa 543 F3d. 665, 88USPQ2d 1658 (Fed. Cir. 2008) (en banc)。
同注1。
参见PO-HSUN LIN V. BELKIN INT'L, INC. (C.D. CAL. MAY 12, 2017)。
参见WALLACE V. IDEAVILLAGE PRODUCTS CORP，2015-1077（FED.CIR.MAR.3,2016）。
参见Weber-Stephen Prods. LLC. v. Searss Folding Corp., No. 13 C 01686, 2015 WL 9304343 (N.D. ILL. DEC. 22, 2015)。
參照Columbia Sportswear North America, Inc. V. Seirus Innovative Accessories, No. 3:15-CV00064-HZ (D. OR. AUG. 10, 2016)。
参见Gorham Co. v. White, 81 U.S. (14 Wall.) 511, 528 (1871) (noting that ordinary observers include those who buy and use the products at issue)。
Id at 22。
参照Arminak & Assocs., Inc. v. Saint-Gobain Calmar, Inc., 501 F.3d 1314, 1319–20 (Fed. Cir. 2007, abrogated on other grounds by Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665 (Fed. Cir. 2008)。
参见Apple Inc. v. Samsung Elecs. Co., No. 11-CV-01846-LHK, 2011 WL 7036077, at *16 (N.D. Cal. Dec. 2, 201。
参见Deckers Outdoor Corporation v. Romeo and Juliette, Inc. et al, No. 2:2015cv02812 - Document 139 (C.D. Cal. 2017)。
参见DECKERS OUTDOOR CORP. V. ROMEO & JULIETTE, INC. (C.D. CAL. APR. 6, 2018)。