045期
2019 年 8 月 28 日
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PTAB专利举发结果出炉后,当事人是否适格向CAFC请求
救济? - 比较美国与台湾专利复审/举发制度
李秉燊/美国杜克大学法学院访问学者

在美国,当专利复审(相当于台湾地区「专利举发」制度)申请人对USPTO的审查结果不服,欲对该行政处分向美国法院提起上诉时,因美国宪法的限制,并非所有申请人均具有「当事人适格」。换句话说,若申请人不具美国宪法所规定得向法院提起上诉的资格,USPTO的处分即为最终决定,无法再向法院请求救济。但是,如何判断申请人是否取得当事人适格即生众多解释上的争议,因此,CAFC近年来持续以判决说明之。本文将介绍美国相关案例,并纳入台湾「专利举发」程序一起比较,以提供完整的制度争议介绍。

美国国会于公元2011年以《Leahy-Smith美国发明法案》(AIA法案)于USPTO行政体系下建立「专利审判及上诉委员会」(Patent Trial and Appeal Board,PTAB),创设带有公众审查色彩的专利复审(review)制度,期待在民事诉讼外建立一套费用较为低廉且时程更为迅速,用以挑战专利有效性的行政程序体系作为法院诉讼的替代方案[1]

以专利复审下的「多方复审」(IPR)制度为例,美国专利法第311条第(a)项[2]规定,非专利权人的任何第三方皆可提起IPR审查。但是,前述任何第三方皆可提起IPR审查的法律基础,是因为美国宪法第三条是针对司法权的规定,故该法律效果的射程范围并未及于USPTO等行政机关。再加上,美国专利复审制度,是国会以立法权建立并授权USPTO行政体系下之PTAB在民事诉讼外进行的行政程序,所以不会有违宪之虞。

然而,当IPR申请人对PTAB发出的最终书面决定(final written decision)等行政处分不服时,申请人是否取得美国宪法第三条下的诉讼当事人适格,而能够对前述行政处分向美国联邦巡回上诉法院(CAFC)提起上诉,即产生疑义[3]。因此,本文将简介CAFC如何解释美国宪法第三条有关诉讼当事人适格的争议,和如何判断系争专利复审申请人是否取得当事人适格之判例见解。

美国宪法第三条下的诉讼当事人适格

美国采司法一元制,并无行政争讼制度。美国以宪法第三条限制司法权仅止于「案件」(cases)和「争议」(controversies,或有称诉讼),若人民并非因案件和争议,将不具有当事人资格,无法向法院提起诉讼。反面言之,这也是对人民是否得使用包含初审和上诉审等法院资源设下了限制。除此之外,由于「当事人适格」是构成案件或争议的核心要件,即使IPR申请人对PTAB发出的最终书面决定等行政处分不服时,也必须先取得前述「案件」和「诉讼」之当事人适格,方可向法院即CAFC提起上诉[4]

关于此,美国最高法院于1992年的Lujan v. Defenders of Wildlife案即指出,判断是否具当事人适格时,应考虑包含「事实上损害」(injury in fact)、因果关系(a causal connection between the injury and the conduct complained of)及可救济性(a likelihood that the injury will be redressed)等三个要件[5]。所谓「事实上损害」,美国最高法院认为其应为(1)具体而特定(concrete and particularized)且(2)实际而迫在眉睫的(actual or imminent),而非属受推测或假设的。然而,这些要件应如何进一步适用在专利复审案件的当事人适格判断?

CAFC判断是否诉讼当事人适格之判例见解

承前所述,基于公众审查目的,向USPTO提出专利复审申请者,可以是「于讼诉中被控侵害专利权人专利的市场竞争对手」、「为公益目的为提升专利审查质量的非营利组织」,甚至可以是「为一己之私利欲利用专利复审无效专利以操纵股专利权人公司股价的对冲基金管理人」等任何非与专利权人有关的第三方。但除了因此被撤销专利的专利权人外,于专利复审受不利审定结果的申请人,必须举证与对造具实质争议(genuine controversy),方得将系争最终书面决定上诉至CAFC。

因此,为确立当事人适格的具体审查标准,CAFC近年积极对相关案例表态。整体而言,CAFC认为,作为专利挑战者的IPR申请人必须举证「其已投注(be engaged in)于,或至少是将有机会投注于可能会导致专利权人提起侵权诉讼的活动」。

若将当事人适格议题划分为光谱两端,取得当事人适格的一端为陷于专利权人所提诉讼的被控侵权人,另一极端则为以维护专利质量为己任的非营利组织。其中,2014年Consumer Watchdog v. Wis. Alumni Research Found.案[6]为指标案件之一。该案中,作为专利复审申请人的Consumer Watchdog为一非营利组织,其请求USPTO撤销威斯康辛校友基金会(Wisconsin Alumni Research Foundation,WARF)所拥有关于培养人类胚胎干细胞的专利权。USPTO的PTAB于复审后维持该专利的有效性,Consumer Watchdog因此上诉CAFC。然而,CAFC于审查Consumer Watchdog的专利适格后即驳回其诉,指出即使Consumer Watchdog清楚明确地反对PTAB对该专利有效性的见解和复审决定,且系争专利权仍然存在,但这些仍不足以使其取得当事人适格。此后,2018年RPX Corp. v. Chanbond LLC案[7]中,CAFC指出虽然RPX公司并不是非营利组织,但就算其为商业组织,只要专利复审申请人无法举证其正在或预期将涉入对系争专利权潜在的侵权,或其他因该专利仍具有效性时将面临的具体损害,即不具当事人适格。本案在2019年6月最高法院驳回RPX上诉后确定。

除上述极端外,CAFC也透过判例解释填补光谱两端的空缺。例如,2018年E.I. du Pont de Nemours & Co. v. Synvina C.V.案[8]中,即使DuPont(杜邦)公司为被控专利侵权,但CAFC基于杜邦公司举证其已投资开设厂房准备制造与系争专利权可能有关的产品,且对造曾在专利复审程序中指控其抄袭发明并明确拒绝与之签署「约定不起诉」(Covenant not to Sue)契约,认定因此杜邦公司取得当事人适格。更有甚者,2018年Altaire Pharms., Inc. v. Paragon Bioteck, Inc. 案[9]中,CAFC认定在IPR获得不利审定结果的Altaire医药公司,因系争专利权仍为有效,且双方曾签署的共同发展合约将在2021年失效。基于Altaire医药公司有潜在的被诉风险,即在本案具有实质伤害("concrete" harm),因此Altaire医药公司取得当事人适格,可以持续进行上诉审理程序。

但是,若专利复审申请人仅举证其发展计划在未来有潜在侵犯系争专利权的可能,CAFC仍将认定该申请人不具上诉的当事人资格。例如2018年JTEKT Corp. v. GKN Auto. Ltd.案中[10],JTEKT公司抗辩其所欲发展的动力传动系统在未来可能侵犯GKN Auto的专利权,惟CAFC强调由于JTEKT公司的研发计划成果仍未特定,故无法认定在未来有被控侵权的风险,因此不符合历来判例见解,而驳回其上诉。2019年5月的AVX Corp. v. Presidio Components, Inc.案,AVX公司则以美国专利法第315条第(e)项[11]规定抗辩若AVX公司现阶段无法对IPR审定结果向法院提起上诉,则当日后Presidio Components另向AVX提起专利诉讼,按前述专利法规定AVX即无法基于相同的理由在法院诉请专利无效,惟CAFC驳斥此项观点仍判定AVX不具当事人适格。

比较:台湾「专利举发」程序

在台湾,与美国「专利复审」相对应的程序称为「专利举发」,且无双方当事人是否得以提起诉愿和行政诉讼等对举发程序上诉的问题。所谓「专利举发」,是指公众对于台湾智慧财产局(TIPO)已经核准之专利,如有发现应不准予专利之事实,可以书面叙明理由连同证据一并送交TIPO,要求TIPO撤销其授予专利权之「行政处分」。因此,当双方对于TIPO所为之「举发成立」或「举发不成立」处分如果不服,均可向台湾地区「经济部」诉愿审议委员会提起诉愿;若诉愿仍遭驳回,该当事人则可向智慧财产法院行政庭提起行政诉讼。

台湾地区采公私法二元制,创设审判权限分属不同民事和行政法院之诉讼制度;而非如美国采司法一元制,且于宪法规定仅有「事实上损害」的案件或诉讼方得请求司法机关审理。换句话说,台湾基于三权分立及行政法之一般性原则,作为司法机关的智财法院,于专利举发行政诉讼中扮演「事后审查」角色,审查TIPO或诉愿审议委员会等行政机关所作出之行政处分是否违法。

 

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【本文仅反映专家作者意见,不代表本报立场。】

李秉燊  
作者: 李秉燊
现任: 美国杜克大学法学院硕士班
学历: (台湾) 国立交通大学科技法律研究所博士候选人
美国杜克大学法学院访问学者
(台湾) 国立交通大学科技法律研究所硕士生(径升博士班)
(台湾) 国立阳明大学医事技术暨检验学系硕士
专业资格: 台湾地区专利师考试及格
台湾地区医事检验师考试及格

 


 





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