先前曾经在《签了「不可挑战条款」仍被提起PTAB复审?－Dodocase VR v. MerchSource案》一文中提到，加州北区地方法院于Dodocase VR, Inc. v. MerchSource, LLC一案中，虽然裁定专利授权协议中的「不可挑战条款 (no-challenge clause)」为不可实施，然而认同了专利授权协议中「合意管辖条款 (forum selection clause)」的效力，要求被许可人MerchSource撤回于专利审理暨诉愿委员会(PTAB)提起的Inter Partes Review (IPR)复审程序。本文将接着介绍本案的最新进展：MerchSource将此裁定上诉至联邦巡回上诉法院(CAFC)后，CAFC于今年(2019) 4月份下达判决、最终维持地院结论，认定专利授权协议中的「合意管辖条款」应延伸包含PTAB复审程序，因此MerchSource必须对PTAB进行中的相应IPR复审程序主动提出撤回申请，而最终PTAB也接受了此撤回申请，于日前 (2019年8月) 终止了相关IPR复审程序。

前情提要

专利权人Dodocase将三件VR头戴式设备的美国专利授权给MerchSource。一年后，MerchSource认为Dodocase并没有积极维护专利权、加上认为授权之专利应为无效专利，因此停止支付权利金。随后专利权人Dodocase提起诉讼、主张MerchSource违反授权协议，接着MerchSource在PTAB分别对三件许可专利提起IPR复审程序。

由于此授权协议中具有「不可挑战条款no-challenge clause」(即被许可人不可对被授权之专利提出有效性挑战之限制条款)、以及「合意管辖条款forum selection clause」(本协议约定所有的争议应受San Francisco 或 Orange Counties法院管辖)，因此Dodocase认为MerchSource提起之IPR复审程序之举动已经违反协议内容，故对法院提出临时禁令的动议 (motion for temporary restraining order or preliminary injunction)，要求MerchSource撤回IPR复审申请。

加州北区地方法院最终裁定授权协议中的「不可挑战条款」为不可实施[1] ，然而认同「合意管辖条款」之效力，认定PTAB对于本案争议不具管辖权，因此要求MerchSource必须撤回于PTAB进行中的IPR复审程序。随后MerchSource对此裁定提起上诉至CAFC。

对于本案之后续，关注点除了CAFC是否认可地院的「合意管辖条款能阻挡PTAB复审程序」结论之外，还有就是如果CAFC维持了地院判决，PTAB是否会同意让请愿人(即被许可人)主动根据此裁定结果撤回此PTAB复审程序。

CAFC认定结论及其理由

CAFC最终维持地院结论，认定专利授权协议中的「合意管辖条款」效力应延伸包含PTAB复审程序，故同意Dodocase提出的临时禁令之动议申请，要求被许可人主动撤回PTAB复审程序。CAFC对于临时禁令的四个判断要素 (胜诉的可能性、难以弥补的损害、双方损害权衡、公共利益)[2]是这么认定的：

• 专利权人胜诉的可能性 (likely to succeed on the merits)：
  CAFC引用了Texas Instruments一案判决结论：「授权协议的适用法律条款不仅限于与授权相关的问题，如授权金额、协议期限、和交叉授权…考虑到专利侵权纠纷确实源于授权协议…因此，与任何专利授权协议一样，本案例中的适用法律条款必须涵盖与专利问题有关的争议」[3] ，考虑到Texas Instruments一案诉争授权协议中的「合意管辖条款」与本案授权协议中的条文很相似(都是使用类似于本案授权协议中的「any dispute arising out of or under this Agreement」文字)，因此CAFC判决本案适用Texas Instruments一案结论、授权协议中的「合意管辖条款」效力范围应包含PTAB复审程序，故专利权人胜诉的可能性更大一些。
• 若不给予临时禁令、专利权人可能遭受难以弥补的损害 (likely to suffer irreparable harm in the absence of preliminary relief)
  CAFC同意了地院观点，即认同Dodocase提出之「若不给予临时禁令，作为小公司的Dodocase难以负担地院和多个复审程序同时进行」主张，换言之若不给予临时禁令、专利权人确实可能遭受难以弥补的损害。另外从这个判决角度也能看出，对于主张临时禁令中的难以弥补损害要素之判定，小公司相较于大型企业、还是占有先天的认定优势。
• 专利权人与被告之间的损害权衡 (the balance of equities tips in his favor)
  虽然MerchSource主张「若给予临时禁令，由于35 U.S.C. § 315(b)规定的起诉后一年时效限制(one-year time bar)，将造成MerchSource再也无法对诉争专利提起PTAB复审程序」，但是CAFC认同地院观点：「双方自由签订的协议，不应事后主张执行上的困难」[4] ，故损害权衡之后，更应偏向给予临时禁令。
• 公共利益的考虑 (an injunction is in the public interest)
  CAFC同意了地院观点，认为即使MerchSource不能提起PTAB复审程序，仍可以在地院中提起可专利性挑战，另外与本案无关的第三方也不受本案临时禁令限制、可对诉争专利提起PTAB复审程序，因此即使给予临时禁令也不会对公共利益造成不良影响。

由于以上四个判断要素都倾向于同意专利权人Dodocase的临时禁令申请，因此CAFC最终维持地院给予临时禁令之结论，并要求MerchSource必须针对PTAB进行中的相关IPR复审程序主动提出撤回申请。随后PTAB也接受了MerchSource主动提出的复审撤回申请、终止了相关IPR复审程序。

结论

由本案可以了解到，对于专利授权人来说、若日后不希望遭到被授权人于PTAB提起复审程序，相较于「不可挑战条款」的不确定性、「合意管辖条款」能够起到更好的阻挡效果。因此于专利授权协议中，专利权人应特别注意加上合意管辖条款的限制。

然而另一方面、对于专利被授权人来说，若授权协议中存在「合意管辖条款」、尤其是限定排除PTAB适用的法律或区域就非常不利了，如未来与专利权人撕破脸后提起PTAB复审，则很可能如本案一般被法院强迫撤回PTAB复审程序。因此若可能，被授权人可以和专利权人协商、如专利权人担心日后被提起PTAB复审、则可以仅加入「不可挑战条款」而不加入排除PTAB适用的法律或区域之「合意管辖条款」(虽然授权协议的谈判中被许可人常为弱势的一方、但说不定专利权人没读到本案例、就有同意的可能性)。毕竟协议中若只有「不可挑战条款」而没有「合意管辖条款」的情况下，被许可人在证据开示(Discovery) 程序之前、仍有很大机会能提起PTAB复审程序的。

备注：

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作者： Johnny Chen 现任： 北京科技大厂专利总监 学历： (台湾)台湾大学信息网络与多媒体研究所 (台湾)中兴大学土木工程学系 专长： 知识产权、美国专利法、专利布局、专利分析