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2019年8月12日，美国特拉华州联邦地方法院陪审团认定美国莱雅公司（L’Oréal USA Inc.）在2015年间违反与Olaplex公司（Olaplex LLC）之间的保密协议；利用洽谈并购的协商机会不当取得、使用（misappropriation）[1]Olaplex公司所拥有一款在全球美发社群爆红产品（系争产品）的营业秘密；甚至在Olaplex公司于2016年以系争产品所隐含之技术发明顺利取得美国专利后，持续故意侵害该专利权[2]。

陪审团因此决议美国莱雅公司应赔偿Olaplex公司超过9,100万美元[3]。惟在同月20日，主持审理该案的法官因认为前述赔偿金在营业秘密和专利权侵害有重复计算之虞，在纳入惩罚性赔偿的考虑后，仍调降该赔偿总额至5,100万美元[4]。

此外，Olaplex公司在赢得地院陪审团的初审胜利的四天后，随即取得法院核发的永久禁制令（permanent injunction）禁止美国莱雅公司于市场上贩卖超过9种被认侵犯Olaplex公司营业秘密与专利权的产品。虽然美国莱雅公司旋即上诉，但此不啻为Olaplex公司在保护其知识产权战役中的一场重大胜利。

本案知识产权的技术构想源自美国加州大学圣塔芭芭拉分校（UCSB）研究生Eric Pressly及其指导教授Drs. Craig Hawker于2014年研发出一款以「二氨丙基二甘醇马来酸氨盐」（Bis-Aminopropyl Diglycol Dimaleate）作为主成分，用来修补染发后毛发纤维中断裂的二硫化键（disulfide bonds），以恢复秀发干燥受损和掉色问题的护色洗发精。两位师生在商业化系争产品过程中将相关专业知识（know-how）技术转移给当时新创立的Liqwd公司，Liqwd公司随后将相关知识产权悉数专属授权给Olaplex公司。

作为新创公司（Startup）的Olaplex公司很快察觉诸多环伺在侧的国际美妆大厂能够在获得（不论以任何手段）系争产品相关Know-how后以更低廉的成本复制这项明星产品的销售之路，因此决定在保持部分营业秘密的同时，将最重要的成分配方以「角蛋白护理及其方法」（Keratin Treatment Formulations and Methods）申请并依序在2016年11月和2017年6月取得美国第9,498,419号（’919号）和第9,668,954号（’954号）专利和一些潜在重要市场国的对应案，以保护系争产品的技术与竞争优势。

如前述，系争产品甫上市未久，不仅立刻抓住全球美发圈名人的目光，更引起世界最知名化妆品牌之一的莱雅集团注意。莱雅集团随即指示在美国的分公司与Olaplex公司，接触希望洽谈相关并购事宜。2015年春天，在Olaplex公司同意与美国莱雅公司与启动对话前，即要求两者须先签署保密协议（non-disclosure agreement，NDA），以保护在后续洽谈与协商过程中Olaplex公司对美国莱雅公司所揭露所有有关系争产品之专利申请布局（协商当时Olaplex公司仅申请而尚未取得专利）、公司营运现况和该产品详细的测试与销售情形等营业秘密。

2015年9月，当Olaplex公司认为谈判进展顺利，美国莱雅公司突然正式通知Olaplex公司其将停止所有协商动作并搁置本并购案，声称因为其对系争产品已不再感到兴趣。讵料，Olaplex公司随即在美国市场上发现美国莱雅公司销售与系争产品具有相同成分和相似配方的一系列美发产品。

Olaplex公司据上述总总迹象认为美国莱雅公司系预谋利用并购协商的机会不当接近、取得系争产品的营业秘密继而加以利用调配成自家产品，抢食系争产品的市场份额，甚至在明知Olaplex公司分别于2016年和2017年已取得美国’919号和’954号专利后仍继续制造、贩卖系争产品，是为故意侵权。此外，美国莱雅公司也已经违反双方签署的保密协议。因此，Olaplex公司向美国特拉华州联邦地方法院提起侵害营业秘密（trade secret misappropriation）、侵害专利权（patent infringement）和违反契约（breach of contract）的诉讼。2019年8月，经过几年缠讼，Olaplex公司终于在联邦地院的陪审团审判上一举赢得前述三项的重要胜利。

「营业秘密」无须登记，但须符合经济性、秘密性和合理保密措施等三要件才得被认定属于法律保护客体[5]。一项创新发明在未商品化前的雏形，虽「具有市场潜力」但前景未明，发明人欲申请专利却又不确定是否合适，顿时陷入两难；此时，发明人或被授权人首要思考的即是如何透过「合理保密措施」将相关Know-how形成「未公开而具有秘密性」的营业秘密加以保护。例如营业秘密所有权人对内需要施行有效的分层授权与密件区分政策，对外和第三方基于授权、并购等商业往来进行必要之揭露前，则须要求并确保对方签署保密协议作为保护措施，才能正式展开对话。

例如本案中，Olaplex公司在与美国莱雅公司启动并购对话前先要求美国莱雅公司签署保密协议即为良好范例。由于Olaplex公司在保密协议中限制美国莱雅公司在取得系争产品的营业秘密后，不得于并购目的外使用或对外揭露；因此在美国莱雅公司遽然停止协商并上市自家产品与之竞争后，Olaplex公司得诉请法院判决美国莱雅公司违反契约、侵犯营业秘密，并据以要求对方赔偿和申请法院核发禁制令。另从本案中可见法院在判决损害赔偿的数额时，会加以精算请求权人的实际损害，因此营业秘密所有权人在保护营业秘密的同时，即应保存好相关信息，以在诉讼中证明系争营业秘密的实际价值。

此外，营业秘密有秘密性要件的局限，考虑诸多产品成分或配方在商业化上市销售后会被竞争对手以逆向工程（reverse engineering）还原与破解，因此被视为已公开而不再受营业秘密保护。因此，如何在营业秘密范畴中实时撷取核心技术申请专利保护，以确保和延长产品上市后的保护，是所有权人应即早与审慎请专利从业人员评估的重要事项。此外，在前案检索和撰写、申请专利的过程中能够进一步客观了解该等技术发明的局限或发展潜力，并持续增进相关功效以保持优势，甚至及早锁定潜在竞争对手或授权对象以拟定未来诉讼或和市场合作策略。

本案中，Olaplex公司从发明人技转系争产品的成分和配方后即循序渐进以营业秘密和专利进行布局，并据以拓展保护的范围与时间。又，防人之心不可无，在遇到合作对象接洽前，Olaplex公司不冒进地谨守先签署保密协议的方针，才能在美国莱雅公司恶意毁弃并购协商后展开转防御为攻势，一举诉请法院判决美国莱雅公司毁约和侵犯营业秘密、专利以获得高额损害赔偿，甚至取得永久禁制令彻底屏除恶意竞争对手。此实为创新技术发明人、新创公司创业家和智财实务工作者学习如何规划相关布局的绝佳范例。

misappropriation 涵盖以「不正当之手段而取得」和「不正当使用或揭露该营业秘密」等两个层面；而不正当之手段，即包括窃取、贿赂、虚伪陈述、违反或引诱违反保持秘密之义务，及以电子或其他方式为间谍行为等。我国营业秘密法第 10 条规定「侵害营业秘密」，英文版中亦译作 misappropriation。参见王玉琼，美国法上关于营业秘密之民事救济—以法院判决之解析为中心，知识产权月刊，第214期，2016年10月，页36。
Liqwd, Inc., et al v. L’Oreal USA, Inc., et al, Case No. 17-cv-0014 (DED).
Id.
Liqwd, Inc., et al v. L’Oreal USA, Inc., et al, Case No. 17-cv-JFB-SRF (Memorandum and Judgment).
如我国营业秘密法第2条：「本法所称营业秘密，系指方法、技术、制程、配方、程序、设计或其他可用于生产、销售或经营之信息，而符合左列要件者：一、非一般涉及该类信息之人所知者。二、因其秘密性而具有实际或潜在之经济价值者。三、所有人已采取合理之保密措施者。」