北美智权股份有限公司

TRIPs第50条规定，如暂时性措施遭到撤销，或因声请人之任何行为或疏忽而失效，或于事后发现并无知识产权受侵害或侵害之虞之情事，司法机关应依被告之请求，命声请人适当赔偿被告因暂时性措施所受之损害。[1]」

在欧盟层级，对于前述TRIPs第50条的暂时性措施的相关规定，具体规定于欧盟有关知识产权执行2004/48 号指令（Directive 2004/48）中第9条的「暂时和预防措施」。

第9条(1)(a)规定：「1.会员国应确保司法机关，可根据声请人之请求：(a)对被控侵权者，下达暂时禁制令，以避免任何知识产权立即的侵权，或者，在暂时的基础下，且若该国法规定持续侵害将受到惩罚性赔偿，可下命令以阻止侵害该权利的行为继续发生，或者若行为要继续，则命其提供担保以确保将来对权利人的损害赔偿，…[2]」

第9条(7)规定：「当该暂时性措施被撤销，或因声请人之任何行为或疏忽而失效，或于事后发现并无知识产权受侵害或侵害之虞之情事，司法机关应依被告之请求，命声请人适当赔偿被告因暂时性措施所受之损害。[3]」

根据上述条文，知识产权人在提起本案侵权诉讼之前，可向法院请求暂时性措施，但若有下述三种情况，被告可以反过来向法院请求，知识产权人要赔偿被告因为该暂时性措施导致的损害：

欧洲法院2019年所判决的Bayer Pharma v. Richter and Exeltis案[4]指出，如果专利侵权被告自己没有采取避免或减少损害的行为，则对于因此产生的额外损失，法院可不给予赔偿。

2000年8月，Bayer公司向匈牙利智慧财产局申请了一个避孕药成分专利， 2002年10月，匈牙利智慧财产局将该申请案公开[5]，直到2010年10月4日，匈牙利智财局才核准了这个专利[6]。

2009年11月，被告Richter公司开始在匈牙利销售其避孕药产品；2010年10月，另一家被告Exeltis公司也开始在匈牙利销售其避孕药产品[7]。

由于匈牙利的专利法允许智财局做出不侵权宣告，这与其他国家的专利法不同，因此在2010年11月8日，Richter公司主动向匈牙利智财局提出申请，请求该局宣告，Richter的产品并没有侵害Bayer的系争专利[8]。（2010年11月9日，Bayer公司向布达佩斯高等法院（一审法院）提声请暂时禁制令，命令Richter和Exeltis暂停销售系争避孕药产品。但法院驳回其声请，认为原告Bayer公司并没有证明有侵权的可能性[9]。

2010年12月8日，Richter和Exeltis向匈牙利智财局申请宣告Bayer的专利无效[10]。

2011年5月25日，Bayer向布达佩斯高等法院，再次声请暂时禁制令，这一次法院同意声请，并于7月11日下达裁定，要求从8月8日起，Richter和Exeltis不得再销售系争避孕药，并要求他们提供担保[11]。

2011年8月11日，Bayer公司在布达佩斯高等法院正式对Richter和Exeltis公司提起侵权诉讼。但是，法院决定先停止审判程序，等候智财局无效宣告程序的最终结果[12]。

法院于2011年9月撤销暂时禁制令，但直到2017年本案诉讼才结束

Richter和Exeltis公司对于法院于前述7月11日下达的暂时禁制令提出抗告，布达佩斯区上诉法院于2011年9月29日和10月4日，分别撤销了上述的暂时禁制令，认为一审的裁定程序有所瑕疵，而将该暂时禁制令的请求发回一审[13]。

重新审理后，布达佩斯高等法院于2012年1月23日和1月30日，驳回了Bayer公司所声请的暂时禁制令。法院认为，Richter和Exeltis两家公司的产品已经进入市场，而目前Bayer的匈牙利系争专利正在无效审理程序进行中，对应的欧洲专利也正在撤销审理程序中，若在此时核发暂时禁制令将不合比例原则。2012年5月3日，布达佩斯区上诉法院支持一审的驳回裁定[14]。

2012年6月14日，匈牙利智财局宣告Bayer系争专利部分无效。智财局于2012年9月13日，再次宣告系争专利全部无效[15]。

Bayer公司对智财局的决定不服，向布达佩斯高等法院提出诉讼。2014年9月9日，法院判决支持智财局的决定，认为Bayer专利全部无效[16]。2016年9月20日，布达佩斯区上诉法院支持一审判决[17]。

2017年6月30日，布达佩斯高等法院判决，Bayer公司因专利被宣告无效确定，而撤回侵权诉讼，故驳回Bayer公司提起的侵权诉讼[18]。

Richter公司早在2012年暂时禁制令被驳回后，于2012年2月22日请求Bayer公司应赔偿暂时禁制令所造成的损失；而Exeltis公司则是在上述侵权判决最终结束后的2017年7月6日，向法院请求赔偿因暂时禁制令所造成的损失[19]。

Bayer公司主张，其无庸赔偿该损失，因为Richter和Exeltis是自己故意、违法地（intentionally and unlawfully）将系争产品提早于市场上进行销售。另外，其认为，根据匈牙利民法第340条(1)规定：「受害人有义务，在系争环境下如一般所预期的，去避免损害发生或减少损害扩大。加害人不需要赔偿因受害人未遵守前项义务而产生之损失。[20]」，而本案的Richter和Exeltis，并没有积极避免损害扩大，故不应给予赔偿[21]。

本案的布达佩斯高等法院决定暂停审理，对于欧盟知识产权执行指令2004/48第9条(7)所规定的专利权人请求暂时禁制令所造成的损害赔偿，以及匈牙利民法第340条的关系，请求欧洲法院进行解释[22]。

本案争议点，在于2004/48知识产权执行指令第9条(7)的「适当赔偿」（appropriate compensation），该如何解释？由于第9条(7)的文字中，并没有提到由会员国法律作相关规定，因此在解释时，则必须做独立且统一的解释[23]。

欧洲法院认为，第9条(7)提到的几种情况，是给予赔偿的前提，包括(1)暂时性措施被撤销；(2)因声请人之任何行为或疏忽而失效；或(3)于事后发现并无知识产权受侵害或侵害之虞之情事。但是，具有这三种前提，并不表示一定要给予赔偿[24]。

欧洲法院指出，本案中，上诉法院在2011年9月29日和10月4日，已经撤销该暂时禁制令，后来也没有再被核准过；且本案的系争专利，2012年9月13日就被匈牙利智慧财产局宣告无效，并在2014年9月9日获得法院支持[25]。因此，在这些时间点之后，Richter和Exeltis两家公司并没有不被准许继续销售系争产品。那么，Richter和Exeltis两家公司可算是没有如一般情况下所预期的作为，去避免损害发生或扩大。

之所以要规定知识产权人利用暂时性措施还要赔偿，就是要避免权利人「滥用」暂时性措施，因此，法院必须根据个别案件的所有客观因素，判断案件中的权利人是否应该要赔偿[26]。

欧洲法院认为，考虑到上述的立法目的，则指令2004/48第9条(7)中「适当赔偿」的解释，并没有排除各会员国可以立法规定，如果是因为被告自己没有如一般所预期的采取避免或减少损害的行为，就无法请求损害赔偿；包括该条文适用在类似本案的情况中，即便专利权人的专利权后来已经被宣告无效，法院还是可以判决不赔偿因暂时措施对被告造成的损害，只要是法院考虑了本案中各种客观情况，包括双方当事人的行为，尤其是专利权人是否有滥用暂时措施，而做出决定[27]。

TRIPs, Article 50(7) ( “‘Where the provisional measures are revoked orwhere they lapse due to any act or omission by the applicant, or where it issubsequently found that there has been no infringement or threat ofinfringement of an intellectual property right, the judicial authorities shallhave the authority to order the applicant, upon request of the defendant, toprovide the defendant appropriate compensation for any injury caused by thesemeasures.”).中文采智能局翻译版本并加以修改。
EU Directive 2004/48 on the enforcement ofintellectual property rights, Article 9(1)(a)(“1. Member States shall ensurethat the judicial authorities may, at the request of the applicant: (a) issueagainst the alleged infringer an interlocutory injunction intended to preventany imminent infringement of an intellectual property right, or to forbid, on aprovisional basis and subject, where appropriate, to a recurring penaltypayment where provided for by national law, the continuation of the allegedinfringements of that right, or to make such continuation subject to thelodging of guarantees intended to ensure the compensation of the rightholder;…”).
EU Directive 2004/48, Article 9(7)(“ 7.Where the provisional measures are revoked or where they lapse due to any actor omission by the applicant, or where it is subsequently found that there hasbeen no infringement or threat of infringement of an intellectual propertyright, the judicial authorities shall have the authority to order theapplicant, upon request of the defendant, to provide the defendant appropriatecompensation for any injury caused by those measures.”).
Case C‑688/17, BayerPharma v. Richter and Exeltis, ECLI:EU:C:2019:722.
Id. para 15.
Id. para 17.
Id. para 16.
Id. para 18.
Id. para 19.
Id. para 20.
Id. para 21.
Id. para 22.
Id. para 23.
Id. para24.
Id. para 25.
Id. para 26.
Id. para 27.
Id. paras 28-29.
Id. para 30.
Hungary, Civil Code, Article 340(1)(“The injured party is under anobligation to act as would generally be expected in the circumstances inquestion in order to avoid or to mitigate the loss. A party shall not becompensated for loss resulting from the injured party’s failure to comply withthat obligation.”).
Id. paras 14, 31.
Case C‑688/17, paras 32-33.
Id. para 41.
Id. para 52.
Id. paras 55-56.
Id. para 70.
Id. para 71.