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美国加州的Peter Kao为他开发的「Gloji」枸杞浆果汁（Goji berry juice）产品，设计一款独特的灯泡形瓶子（如图1左侧）。这个不寻常的灯泡形瓶子能说明瓶内饮料赋与能量的特性，使得Kao的Gloji果汁被誉为市场上最健康的饮料之一。另一种名为「Gloji Gold」的口味，在原始口味的浆果中增加金苹果口味，也使用灯泡瓶子包装（如图1右侧）。

2007年1月，Kao向USPTO提交了一项设计专利申请，于2008年9月核准公告为USD 577,601设计专利（简称601专利，如图2左侧所示）。从图式中可得知，601专利是没有瓶盖，也没有任何表面装饰或标志的果汁瓶设计。2007年9月，Kao又提出另一个灯泡形瓶子的设计专利申请，不过，这个饮料瓶的瓶口处附有瓶盖，申请案于2009年3月17日核准公告为USD 588,408设计专利（简称408专利，如图2右侧所示）。另外，Gloji公司于2009年2月针对其产品包装配置提交了商标申请，但USPTO拒绝注册，因为该灯泡形包装的某些部分被认为具有功能性。

2016年夏季，在洛杉矶的Snow Monster甜点连锁店，开始将茶盛装在可重复使用的玻璃饮料容器中贩卖，该玻璃饮料容器的形状像灯泡一般。Snow Monster用灯泡盖装饰了灯泡形的瓶子，盖子有类似于灯泡的螺纹底座、还有花冠状（如图3），或例如：棉花糖云等（如图4）。2017年12月，Kao控告Snow Monster的产品侵害601专利。

在设计专利侵权诉讼中，设计专利的侵权判断必须经由两个步骤的程序进行评估。首先，法院必须对设计专利的权利范围进行解读，以确定其含义和保护范围[3]。随后，法院会进行一般观察者检测（the ordinary observer test），询问一般观察者「被指控的外观设计是否合理地被视为与所主张的外观设计如此相似，以至于熟悉先前技艺的购买者会被两者的相似性所欺骗」[4]。

设计专利的保护范围通常是如附图，专利权范围的解读必须适合于图式的设定[5]，视图中的图形是专利权本身的最佳描述[6]。601专利的唯一权利主张是「如图和所述的果汁瓶装饰性设计」。因此，法院应依据601专利所包含的视图来解读专利权范围（如图5）。

专利权人的文件似乎存在一个潜在的问题，其将601专利泛指饮料瓶，而不是果汁瓶。尽管601专利在设计专利的名称、权利范围和图1的设计说明中使用「果汁」一词，但在专利权人的反对备忘录中仅出现一次：原告谨请本法院采纳以下的权利主张：如图1-5和所述的果汁瓶的装饰性设计。

诉状中写着：原告的601专利是适用于饮料容器的经典灯泡形状设计。...原告请求法院考虑601专利所揭露的液体容器设计的整体唯一性，以便适当地确定适当的解读专利权范围...1.被告产品的设计实质近似于601专利中灯泡形饮料容器的外观...3.尽管被告产品是601专利所主张的经典灯泡形瓶子的放大版本，它仍然保留了601专利主张保护的必要部分，以反映经典灯泡的设计和形状。

Snow Monster的摘要将被告产品称为「巨型灯泡罐」，将其产品称为「饮料产品」，包括「波巴茶饮料」。尽管瓶子和罐子，果汁和茶具有共同的特征，但也存在可争议的差异。不过，不过，Kao 的两个灯泡形设计专利的申请过程中，USPTO没有发出任何的先行核驳通知（OA)，Kao也将没有设计名称或权利主张的任何修正。而且CCPA（美国海关和专利上诉法院）在Glavas案[7]的裁决，使得设计专利的范围不受权利主张所记载之物品约束。

2011年4月8日，Curver Luxembourg（简称Curver）提出「家具之部分」的设计专利申请案，2012年4月，USPTO发出核驳通知（Ex Parte Quayle Action），理由中说明：「家具之部分」的设计名称是不明确的、含糊的，审查人员建议修正为「应用于椅子的花纹（pattern for a chair）」。另外，部分视图之间是不一致的，应修正为一致。2012年8月，申请人将设计名称修正为「应用于椅子的花纹」，2013年3月核准公告为D 677,946（简称为946专利）。

2017年，Curver认为Home Expressions公司贩卖的置物篮产品之花纹与946专利的「Y」字形花纹相近似（如图6），提起侵权诉讼[8]。依据申请历史档案禁反言原则（prosecution history estoppel），专利权人在修正设计名称时已放弃「椅子」以外的所有制品，在专利侵权分析时，又要将原先放弃的部分重新取回（recapture），这是不被允许的。法院裁定，设计专利的范围仅限于专利中所列的「制品」（亦即产品）。该专利仅保护椅子的图案，不及于篮子上的相同图案。

Curver向CAFC提起上诉，核心问题是「设计专利的名称用词而将设计专利的范围限制在特定产品是否恰当」。CAFC说明：设计专利仅授予应用于一项制品的外观设计，而不是就设计本身的授予专利。权利主张语言可以限制设计专利的范围，因为该语言提供了唯一的一项在图中没有出现的制品实例。2019年9月12日，CAFC确认：在特定条件下，权利主张语言指定了某件特定产品（椅子），该权利主张语言限制了设计专利的范围，且提供了唯一的实例，该实例在视图中未曾出现[9]。

确定设计专利侵权是一个事实问题[10]。在进行分析时，如同申请时所主张的一般，要对专利设计进行整体审查。最终的问题是要确定「整个设计的视觉效果是否时相同」[11]。被告Snow Monster辩称，对于一般观察者而言，被告产品和601专利的外观设计有足够的不近似之处，因为（1）比例有所不同；（2）被告产品的开口处明显是超宽的；（3）601专利缺少被告产品中包含的其他明显特征。

原告Kao的Gloji瓶子有8.5盎司和11.5盎司两种不同的容量，而被指控的Snow Monster瓶子则是27盎司的容量。被告主张，由于被告产品的尺寸不同以及颈部比较粗宽的事实，它与经典A型灯泡造形的601专利有所不同。

原告认为被告将「被告产品」与Gloji瓶子做了不正确的比较，Gloji瓶子是601专利的商业实施例。在L.A. Gear案件[12]中，CAFC说明：「当专利设计与专利权人销售的商品外观实质相同时，直接比较专利权人的商品和被指控的商品，并无错误」。如果被告能够证明请求保护之设计与其商业实施例之间没有实质的差异，则可将该实施例与被指控设计进行比较。因此，地方法院拒绝仅仅比较Gloji瓶子和被告产品，将考虑乞求保护的整体设计，以及基于比例目的也考虑Gloji瓶子（如图7右侧所示）。

诚然，设计专利不能请求其基本设计可能产生的所有可能的形状和比例[13]，法院必须牢记，设计专利最终目的是防止「任何未经授权制造、使用或出售实施专利设计之物品，或者任何几可乱真的模仿物」[14]。如果因为大小或比例的微小变化而否定了侵权，则设计专利所提供的保护将变得毫无用处。

601专利请求保护的设计是使用经典灯泡形状作为瓶子。鉴于形状的独特性，法院并不相信被告已证明被告产品的大小和比例之间已存在足够的差异，因此没有可辩驳的问题[15]。专利设计和被告产品的外观设计之间的些微差异不能，也不应阻止发现侵权[16]。CAFC说明侵权分析的重点是「请求保护装饰特征的整体印象」，而不是「个别的微小差异」。法院认为，被告主张被告产品的口径大于601专利的论点相同。而且，瓶口口径的大小是功能性，因为它的目的是容纳用于boba饮料的较大吸管，并且设计专利侵权分析应仅解释为产品的装饰而不是功能性特征[17]。

合理的陪审员可以发现，一般观察者得出结论是「被告产品虽然尺寸稍大，颈部更长，瓶口更宽广，还是经典灯泡或其任何几可乱真的仿制品」。法院认为，从整体设计看来，被告产品外观设计的整体视觉效果是否与601专利实质相似，这是一个可裁判的议题。

被告辩称，盖子的附加特征、被告的标志以及如棉花糖云朵和花冠等装饰物（如图4、5）可将被告产品与601专利之设计区分开来。原告认为，被告可以将产品与这些附加非永久性特征一起出售的事实是无关紧要的。无论如何，侵权调查包括被告产品「在正常使用期间的任何时候」可看见的特征[18]。「正常使用（normal use）」是从「产品制造或组装完成直至产品的最终毁坏，丢失或消失」[19]。因此，标志、盖子、棉花糖云和花冠的使用均属于被告的「正常使用」范围。

首先，601专利不包括盖子，对于一般观察者来说，经由查看请求保护之设计，显而易见的盖子是要放在灯泡形玻璃上方的拧灯顶部。被告产品使用盖子（如果有的话）是「最小差异」，并不表示没有可能的问题。

此外，原告比较601专利和没有盖子的被告产品（如图8），被告瓶子的标志、花冠和棉花糖云等特征是明显不同。但是，设计之间的区别……必须是在请求保护的整体设计上进行评估，而不依据单独要素中进行评估[20]。花冠和棉花糖云等特征是可选择附加的，因此当剔除花冠和棉花糖云特征，合理的陪审员可能会发现被告产品的整体形状和视觉效果与601专利已构成实质近似。

至于被告所使用的标志也是一个附加特征。如果出售的每一被告产品都贴有标志，则一般观察者可能会发现这两种设计的差异足够大，将被告产品与Gloji瓶子进行比较时，则不会引起混淆或误认。但是，法院必须将被告产品与请求的设计进行比较，601专利之设计并不包含Gloji标志。不过，法院强调，鉴于调查的事实性质，很难得出「一个合理的陪审员会如何看待这两种设计」的结论，因此，这些附加元素是否使得被告产品产生差异是可讨论的事实问题。

一般观察者还必须「知晓有大量紧密相似的先前技艺设计」和「熟悉先前技艺」。如果被告侵权者选择依据先前技艺的比较作为其抗辩侵权主张的一部分，则该先前技艺的举证应由被告侵权者负担[21]。当依据先前技艺观看专利保护之设计和被控产品时，假设的一般观察者的注意力可以被有专利保护之设计与先前技艺不同的部分所吸引[22]。

被告辩称，从先前技艺的角度来看，被告产品与601专利之间的差异是巨大的[23]。首先，被告主张601专利的灵感来自「Pom wonderful」的瓶子（如图9），象征石榴果实，表明这种设计意在暗示其饮料的成分。根据这个主题，被告辩称，Orangina公司的特征是「bulbous bottom」瓶，意旨在回想起橘子皮，另一种产品「Blood of Grapes Wine」瓶子的形状，使人回忆起葡萄。依此想法，被告主张，601专利使人想起灯泡，因为Gloji瓶是「使您发光的果汁」，并且被告产品与该主题和传统灯泡的外观不同。尽管如此，Pom wonderful、Orangina和Blood of Grapes Wine既不是本案参考的先前技艺，也不是采用经典灯泡形状的产品，与先前技艺分析无关。

另一个例子，被告提供了两页关于意大利公司E.V.E.L.T.在线销售的灯泡状利口酒瓶的屏幕快照（如图10左侧），希望进一步证明被告产品与传统的灯泡状形状有所差异。原告认为这是不恰当的参考，因为被告提供的在线贴文缺乏根据，准确性和可靠性。美国联邦证据规则第901（a）条规定：「为了满足认证或鉴定证据项目的请求，支持者必须提供足以证明该项目是支持者主张该在线证据的证据」。被告未能提供关于此网页的声明或任何形式的认证，法院不会将其视为证据。

被告提出USPTO审查人员引用的先前技艺参考文献清单（如图11），这些先前技艺的设计背离601专利所描绘的传统灯泡形状。例如：D 539,146专利的形状更像梨子形，而D 406,203专利虽是传统的灯泡，但它的开口处朝下与601专利相反。被告还试图指出，在Google搜索中有数以百万计的结果显示出灯泡状的瓶子。因此，法院认为，根据先前技艺参考文献（如图12），合理的陪审员应可以认为被告产品与601专利最为近似。

总而言之，一般观察员检测是一个事实问题，被告并未表明对设计侵权实质性事实没有真正的争议。依据先前技艺，检视整个设计及其整体效果时，对于一般观察者是否会发现被告产品和601专利之设计是否实质近似，仍然存在问题。因此，地方法院的裁定中，否决了被告Snow Monster简易判决（Summary Judgment）的请求。

商标有功能性原则的限制，在具有功能性的情况下，不能给予商标保护。然而，许多优良的容器或包装大都具有功能性，这些产品设计要取得商业外观的商标权保护是有难度的。

原则上，设计专利是保护物品外观的装饰性设计，而不是物品的功能和效用，申请成本低于发明专利，通常在很短的时间内可获准专利。在美国，设计专利在15年的有效限期内是不需要缴纳维护年费，也不会有失权之虞。而且设计专利侵权的损害赔偿可包括侵权人的利润（或是利润的一部分）。因此，下一次当您对于产品的外观、包装或是容器设计有新颖、独特的创意或点子，不妨考虑一下设计专利，这可是一个相当经济、实惠又绝妙的选择。

参见Peter Kao v. Snow Monster Inc. et al, Defendant Snow Monster Inc.s Motion for Summary Judgment of Noninfringement, by Judge Ronald S.W. Lew: The Court DENIES defendant's Motion. Modified on 5/17/2019。
本文使用Snow Monster产品的照片和相关设计专利的图式均摘自法院2019年5月16日的意见。
参见Arminak and Assocs., Inc. v. Saint-Gobain Calmar, Inc., 501 F.3d 1314, 1319 (Fed. Cir. 2007), 引述自OddzOn Prods., Inc. v. Just Toys, Inc., 122 F.3d 1396, 1404-05 (Fed. Cir. 1997) 。
參照Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F. 3d 665, 683 (Fed. Cir. 2008),。
参见Crocs, Inc. v. Int’l Trad Comm’n, 598 F.3d 1294, 1302 (Fed. Cir. 2010)。
参见Crocs，598 F.3d，1303。
参见Application of Glavas , 230 F.2d 447, 450 (C.C.P.A. 1956)。
参见CURVER LUXEMBOURG, SARL v. HOME EXPRESSIONS INC., No. 2:2017cv04079 - Document 17 (D.N.J. 2018。
参见Curver Luxembourg, SARL v. Home Expressions Inc., No. 2018-2214 (Fed. Cir. Sept. 12, 2019)。
参见Catalina Lighting, Inc. v. Lamps Plus, Inc., 295 F.3d 1277, 1287 (Fed. Cir. 2002); 同時参见 Richardson v. Stanley Works, Inc., 597 F.3d 1288, 1295 (Fed. Cir. 2010)。
参见Payless Shoesource, Inc. v. Reebok Int’l Ltd., 998 F.2d 985, 990-91 (Fed. Cir. 1993), 引述自 L.A. Gear, Inc. v. Thom McAn Shoe Co., 988 F.2d 1117, 1125 (Fed. Cir. 1993)。
参见L.A. Gear, Inc. v. Thom McAn Shoe Co., 988 F.2d 1117, 1125 (Fed. Cir. 1993)。
参见Sofpool LLC v. Kmart Corp., No. CIV. S-10-3333 LKK/JFM, 2013 U.S. Dist. LEXIS 76293, at *15 (E.D. Cal. May 29, 2013。
参见美国专利法第289条规定。
参见Payless, 998 F.2d at 990-91。
参见Crocs, 598 F.3d at 1303-04。
参见Sport Dimension, Inc. v. Coleman Co., Inc., 820 F.3d 1316, 1320 (Fed. Cir. 2016); OddzOn Prods., 122 F.3d at 1405。
参见Int’l Seaway Trading Corp. v. Walgreens Corp., 589 F.3d 1233, 1241 (Fed. Cir. 2009)。
参见Contessa Food Products, Inc. v. Conagra, Inc., 282 F.3d 1370, 1379–80 (Fed. Cir. 2002)。
参见Ethicon Endo-Surgery v. Covidien, Inc., 796 F.3d 1312, 1335 (Fed. Cir. 2015), 引述自Amini, 439 F.3d at 1372。
参见Egyptian Goddess, Inc., 543 F.3d at 676。
参见Crocs, 598 F.3d at 1303,引述自Egyptian Goddess, 543 F.3d at 681。
参见Def.’s Mot. at 16:6-8。
Pom wonderful的产品照片是载自网页https://www.pomwonderful.com/；Blood of Grapes Wine的产品照片是载自网页https://www.designboom.com/design/blood-of-grapes-wine-bottle-by-constantin-bolimond/。
E.V.E.L.T.灯泡状利口酒瓶的图片是下载自网页，https://www.worthpoint.com/worthopedia/5-evelt-torino-light-bulb-liqueur-mini-liquor。