2019下半年日本专利界备受瞩目诉讼判决之一，当属两家日本游戏大厂卡普空(Capcom)跟光荣特库摩(KT)的侵权诉讼。本案从2014年7月开打，经过侵权诉讼一审、专利有效性审决、审决取消诉讼，以及侵权诉讼二审等，历时约5年。此次日本知识产权高等法院的二审侵权判决，不仅推翻一审大阪地院的见解，也让赔偿金额由一审的517万日元大幅跃升至1.43亿日元，本文对此判决做了重点分析。

知识产权高等法院作为特别支部，2005年4月1日于东京高等法院内部成立。东京高等法院；
图片来源：by Kakidai at Wikimedia Commons

日本的专利侵权民事诉讼，只要诉额超过140万日币便由地方法院管辖。根据日本民事诉讼法第六条，以东、西日本做区分，东日本由东京地院，西日本则由大阪地院管辖，至于专利侵权诉讼的二审则是由东京知识产权高等法院统一管辖。

被告的有力反撃：请求专利无效审判

作为专利侵权诉讼被告，有力的反击手段是请求专利无效审判。如果被告在诉讼前没有收到任何预警，一般会在得知被告后才开始准备专利无效程序，也因此专利无效审判的起跑点常晚于侵权诉讼。专利无效审判必须向特许厅提出，侵权诉讼被告可向法官说明将提起专利无效审判，法官会酌情暂缓案件审理速度，给予被告时间准备，通常会等待特许厅作出专利有效或无效决定之后，才继续审理侵权诉讼。需要注意的是，对特许厅的审决不服者，还可以上诉到知识产权高等法院 (日文称为审决取消诉讼)，这时专利的有效/无效并未最终确定，但为避免侵权诉讼时程拖得太长，一审法院不一定会继续等待知识产权高等法院的专利有效性决定，便先做出侵权诉讼的一审判决。

诉讼过程中，双方会针对侵权与否、专利有效与否进行多次书状交换，如果专利权人提出专利更正(日文称为订正审判)，也会针对更正后的专利范围是否有效，被告的产品是否侵害更正后的专利范围等再进行攻防。每次书状提出后会伴随一次庭审，根据笔者多次旁听经验，日本的专利侵权诉讼庭审少有言词辩论，庭审主要是用来让法官与双方律师确认书面递交内容、针对一些不明确的点给予双方说明机会，并约定下次书状提交和庭审召开日期等，是偏向「笔战」的诉讼，此点与欧美庭审双方律师进行实质言词辩论较为不同。

2019备受瞩目诉讼判决之一

2019下半年日本专利界的一大判决，当属两家日本游戏大厂卡普空(Capcom)跟光荣特库摩(KT) 的侵权诉讼。本案从2014年的7月开打，经过侵权诉讼大阪地院一审、特许厅的专利有效性审决与后续审决取消诉讼，以及侵权诉讼知识产权高等法院二审等，历时约5年。此次日本知识产权高等法院的二审判决，不仅推翻了一审大阪地院的见解，也让赔偿金额由一审的517万日元大幅跃升至1.43亿日元，专利权人卡普空扭转局势赢得空前胜利，于新闻稿中肯定这是个有司法良知的判决。被告光荣特库摩则认为高等法院对于法条的解释及应用有误，已向最高法院提起上诉申请。目前尚不清楚最高法院是否会同意受理此案，若受理，则结果尚有变量，若不同意受理，则二审判决便成为最终确定判决。

图片来源：Plaza Capcom，by Nelo Hotsuma at Flickr

照片来源：Tecmo Koei 日本总部，神奈川県横浜市港北区箕轮町 ，Wikimedia Commons

表1将案件历程做了整理。从表中可得知，判决金额之所以差异如此巨大，主要在于一、二审法院对于‘773专利的有效性见解不同。

表1. Capcom vs. KT 侵权诉讼案件历程整理

资料来源：知识产权高等法院平成30年（ネ）第10006号判决、卡普空及光荣特库摩官方新闻稿；
整理制表：林家珍，2019/12/4

相较于‘771专利， 使用‘773专利技术的游戏种类众多，整体销售金额大，也因此其有效与否的判定对于赔偿金额的影响甚巨。由于‘771专利与‘773专利均已年限届满失效，对于专利技术便不多作叙述，但针对本案相关法律以及二审逆转的高院见解，在此挑出几点个人认为值得参考之处，说明如下。

方法专利的间接侵权判定

‘773专利为方法专利，而非物品专利。专利技术是关于一种替换记忆媒体使游戏系统工作的方法，记忆媒体包含两种，一种是纪录标准程序 / 数据以及特定密钥的第1记忆媒体，另一种是纪录扩充程序/数据的第2记忆媒体。当第2记忆媒体被装入游戏设备时，装置会去判读密钥是否已加载，若已加载，则标准程序/数据和扩充程序/数据两者会一起使游戏设备工作，若密钥尚未加载，则会需要先加载标准程序/数据使游戏设备工作。此技术之目的在于藉由第2记忆媒体扩充新角色、能力、场景、音效等效果，使游戏内容更为丰富。

举例来说，被控侵权产品其中两款是光荣特库摩的「真・三国无双」本篇及后来发行的续篇「真・三国无双猛将传」，本篇中含有标准程序/数据以及特定密钥，续篇则含有扩充程序/数据，增加了更多人物和场景。根据上述专利技术方法，其实会直接侵权的是游戏使用者，当把猛将传媒体放入游戏设备中读取进行游戏扩充时，使用者无可避免地实施了这个专利方法。然而对卡普空来说，控告使用者的意义不大，也冒着激怒广大电玩客群的高度风险，绝非明智之举，诉讼对象还是应聚焦于同业对手光荣特库摩。

这时，要引用的法条不是直接侵权，而是日本专利法第101条的间接侵权:第101条 (视为侵害之行为) ： 下揭行为，视为侵害专利权或专属实施权第4款　当发明专利为方法专利时，针对仅供该方法使用之物进行生产、转让、进口或许诺转让之行为，并以此为业。

将此条文拆解并套用于此案，「该方法使用之物」指的就是「真・三国无双」本篇及续篇游戏媒体，被告是以贩售（为转让之一种）此游戏媒体为业，这部分应无争议。双方较有争议的是「仅供」这个要件是否充分。被告认为如果要实施此专利方法进行游戏扩充，使用者必须持有本篇和续篇两种游戏媒体，但实际上，使用者可能仅持有其中一样，亦即只有本篇或只有续篇，如此就不能实施本发明的游戏扩充方法，而仅能单独使用，这意味着该游戏媒体具备其他用途，并非「仅供」本发明方法使用之物。然而知识产权高等法院并不同意此说法，认为本篇和续篇是为了游戏的结合和扩充而存在，属于「仅供」该方法使用之物，并且此专利方法并不要求使用者实际上须持有本篇和续篇两种游戏媒体，只要市面上有贩卖，使用者客观上处于能够取得两种游戏媒体之状态便已足够。

‘‘773专利与习知技艺的差异认定

被告光荣特库摩举出先前技术「魔洞战纪」与其续篇「勇士的纹章」，主张早在本专利申请之前，市面上就有提供扩充功能的游戏媒体，属于公知、公然实施、或其所属技术领域中具有通常知识者依申请前之先前技术得以轻易完成，因此根据日本专利法第29条第1项第1号、第2号以及第2项，本发明不具新颖性或进步性。

「魔洞战纪」本篇与其续篇「勇士的纹章」，也是同样续篇可以承接本篇的游戏，并增加更多的角色与场景，使游戏内容更丰富。游戏设备会根据玩家在魔洞战纪所储存的等级，来决定勇士的纹章的游戏起始内容，例如，在魔洞战纪的等级为16以上，在勇士的纹章就可以从等级2开始玩起，可以得到的道具会比较多，若魔洞战纪的等级不到16，则在勇士的纹章就得从等级1开始。因此，玩家在本篇所储存的游戏纪录是续篇游戏扩充内容的门坎。

为了回避先前技术，专利权人卡普空对‘773专利做了专利范围更正，于原本专利范围中增加排除性的用语，排除储存纪录的记忆媒体。卡普空认为，先前技术需要藉由玩家的储存纪录决定续篇的扩张内容，因此游戏的密钥是位于储存纪录中，相较之下，本专利技术不须根据玩家的储存纪录来决定续篇的扩张内容，为两者最大的差异。

针对排除性专利范围更正能否克服先前技术，知识产权高等法院的判断流程如下:

(1) 判断形式上是否与主引用发明 (即主要先前技术) 具有相异点

(2) 若形式上有相异点，则从技术观点来判断与主引用发明之间是否具有不同的作用功效

(3) 若技术上不具有差异，则更正后的发明技术与先前技术不具实质相异点，不具新颖性

(4) 若技术上具有差异，则讨论该差异是否为该业者可合宜做出的设计变更，若不是，则具有进步性

一审和二审法院均认为排除储存纪录的记忆媒体，属于实质上的技术差异，因此新颖性部分没有问题。双方见解不同在于第(4)点，此技术差异是否为该业者可合宜做出的设计变更。一审大阪法院认为是设计变更，因此‘773专利不具进步性。二审知识产权高院则认为非设计变更，原因在于先前技术藉由储存纪录媒体，让本篇等级较高的玩家在续篇中可以得到较多的扩充游戏内容，没有玩过本篇或等级较低的玩家则仅得到有限制的扩充内容，藉此作为刺激现有玩家继续闯关并购买续篇的动机。相反地，本专利技术并不要求玩家的储存纪录做为扩充内容的门坎，所有玩家都可以得到同样的扩充游戏内容。知识产权高院认为此技术差异构成了相反教示，该业者无法根据前案的技术内容合宜地变更设计出本专利技术，专利被认定具有新颖性及进步性。由于光荣特库摩的被控侵权产品落入更正后的专利范围，因此知识产权高等法院作出侵权判决。

参考数据:

1. 平成26年（ワ）第6163号 特許権侵害行為差止等請求事件 (大阪地院判決)
2. 平成30年（ネ）第10006号 特許権侵害行為差止等請求控訴事件・同年（ネ）第10022号 同附帯控訴事件 (智財高等法院判決)

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