北美智权股份有限公司

通常，专利侵权的损害赔偿是藉由美国专利法（以下简称专利法）第284条来请求，专利权人可获得的补偿性赔偿范围是从合理的权利金（Reasonable Royalty）到所失利益（Lost Profit）。但是设计专利权人还有另一种选择，根据专利法289条规定：专利权人得请求以侵权人因侵权行为所得的「总利润」的作为计算基础，但长久以来，这法条仅在相对罕见的设计专利侵权案件中出现。

专利法第171条规定与判例法、的申请实务是一致的，设计必须应用或实施于制品上才具有可专利性[2]。设计不可与所应用之物品分离，不能仅为表面装饰的计划方案，不能脱离物品而单独成为设计专利之目标。

在In re Hruby案[3]中，CCPA（Court of Customs and Patent Appeals）驳回对喷泉设计专利申请（如图1）的拒绝。PTO上诉委员会认为喷泉不能成为制品，因为它是「喷嘴装置的短暂产品」。不过，CCPA说明：「制品是指由人工制造的任何东西，无论是手工，机械还是技艺……审查人员和委员会没有提出任何权威性的引证，没有理由说明为什么喷泉不是制品，….我们认为喷泉符合专利第171条的制品要件。…….这些依赖装置而产生由水构成的喷泉设计和它们是制品之间没有必然的关系。......很多设计依赖于外部因素而产生出观察者所观察到的外观。」

在In re Zahn案[4]，CCPA认为，虽然设计必须实施在某些物品上，但法规不仅限于完整物品或「分离的」物品的设计，当然也不限于单独销售的物品.......对于如何在制品中实施设计的任何限制，没有引用合理的判例。参考专利法第171规定的明确词语，......我们认为，「为此可获得专利」字句中的「为此」用词是指「设计」，而不是「制品」。我们同时批注专利法第171条所保护的不是物品的设计，而是应用于物品之设计。

在处理一系列与计算机显示器一起使用的「图像」的决定中，PTO上诉委员会认为，单纯的图像本身或抽象设计都不构成设计专利所保护之目标。在两个「Donoghue」的决定[5]中，委员会认为申请人主张的装饰设计是「用于增加功能对象的图像等」和「用于增加列表功能的图像等」（如图2），都不是第171条所称之法定目标。

引述Hruby案件，申请人主张她的设计「所依赖的计算机硬件和软件并不构成发明的一部分因而不必揭露」。BPAI（Board of Patent Appeal & Interferences）肯定「应用于计算机系统程序所形成的图像」应该是设计专利之法定目标，但不同意申请人的揭露主张，「.....在本案中，我们认为Hruby案件无法帮助上诉人。……Hruby的配置设计本身就是应用设计，本案的设计无疑是表面装饰性设计，......为了使该设计在法律的范围内，必须在图式和说明书中揭露其所应用之制品。」

第289条规定侵权人承担赔偿责任的总利益是从被禁止的侵权行为中获得的所有利益。从历史来看，所计算的利益是基于整个侵权产品的销售额，不论设计专利实际上所涵盖的是产品部分。2016年，最高法院在Samsung v. Apple案件[6]的决定自动改变了「整体产品」规则，认为根据事实，相关的「制品」可能是侵权产品的全部或其部分内容。

在Samsung案件中，有争议的是专利法第289条有关损害赔偿规定的相关「制品」。最高法院对于「制品」法律术语的宽广解释，主要是基于两个字典的解释。最高法院说明：「专利法第289条规定中对该制品的解读与第171条款（1）项一致，该条款使「制品的新颖的、原创的和装饰性的设计」依法可取得设计专利保护。......PTO和法院已经理解第171条规定允许可取得设计专利之设计可延伸到多组件产品的一个组件[7]。而且在Zahn案件中，CCPA说明：第171条规定授予制品的装饰设计专利。虽然设计必须实施在一些物品中，但法规并不限于完整物品的设计，或分离的物品，当然也不限于单独出售的物品。

在Samsung v. Apple的审理过程，司法部（the Department of Justice, DOJ）作为法庭之友提出一项关于专利法第289条之损害赔偿而确定制品的测试（DOJ测试）[8]，检视设计专利与整个产品及相关零组件之间的关系。因素（1）：原告专利中的设计范围，包括图式和书面说明，提供请求设计涵盖的是产品哪些部分的见解，以及设计与整个产品的关系。因素（2）：在整个产品中相对突出的设计。如果该设计对于整个产品有重要的贡献度，且影响整个产品的外观，那么可能表明该制品应该是整个产品。因素（3）：设计是否与产品整体「概念上不同」。如果产品包含实施其他概念上不同的创新组件，那么较适当的结论是某个组件是相关制品。因素（4）：被告设计与产品其余部分之间的「物理关系」。如果实施设计的组件可与整体产品物理分离时，相关「制品」可能是一个组件。

Columbia指控Seirus手套衬里上的图案侵害的USD 657,093的图案设计（如图3）。由于所主张的设计专利的侵权责任和有效性已经解决，陪审团审理的问题仅限于根据第289条规定的损害赔偿，并且，直到预审会议，地区法院认为它将指示陪审团根据第289条，应用DOJ的检测来确定相关的「制品」。

陪审团支持Columbia的主张，得出的结论是整个手套都是相关的「制品」（如图4），并且将Seirus贩卖被控手套获得的总利润（超过300万美元）全部判赔给Columbia。

Seirus以许多理由对陪审团指引和裁决提出质疑，包括地区法院错误地要求Seirus负担举证责任，反驳Columbia整个手套都是「制品」的理论，以及关于确定相关「制品」的DOJ检测是不正确的法律标准。地区法院否认Seirus在这些方面的挑战并说明，陪审团的指引和陪审团判决在法律上是充分的，并确定他们做了正确且适当的法律测试。Seirus已向CAFC提起上诉。

陪审团依据DOJ检测，分别针对三项设计专利分析相关的制品，陪审团得到的结论是：（1）对于Apple的GUI设计，相关「制品」就是整个手机。（2）其次，对于另外两项部分设计之专利设计，与其相关的「制品」是整体手机的一部分，只能获得这些手机的部分利润。最后，陪审团裁定的损害赔偿金额超过5.33亿美元。

Microsoft（微软）最著名的软件产品是Windows操作系统，Microsoft Office应用程序套件以及Internet Explorer和Edge Web浏览器。在美国，从2005年6月21日核准公告的1件GUI设计专利（如图6左侧）至今，Microsoft已核准公告超过1,800件有关GUI的设计专利（如图6右侧）。

Corel是一家加拿大的软件公司，以专业图形处理的软件为主要业务，许多设计师使用的图形设计软件（CorelDRAW）和视讯编辑软件（Corel Video Studio）都是他们的产品，Corel有一套Corel Home Office软件（如图7）是Microsoft Office的主要竞争对手。2015年年底，Microsoft控告Corel的Home Office软件产品侵害该公司[12]的5项发明专利及4项设计专利[13]。本文中仅讨论设计专利侵权以及专利法第289条规定之损害赔偿相关的议题。

Microsoft提告的4项设计专利是有关GUI的部分装饰性设计，设计名称都是「应用于显示屏幕的部分之UI设计」，通称为「色带设计专利（Design Ribbon Patents）」。其中D550,237的图式是以虚线揭露的内外层两个矩形框，在内外框之间右下角空白处有一以实线揭露的小图像（如图8）。D554,140的图式中揭露有一虚线外框的灰色长条带状接口，该区域中央有一横向线条，两侧圆形框内各有一加号与减号的图形，中央处有箭尖形指标（如图9）。D570,865则是上下层两个带状中的矩形框格内有以虚线揭露的文字配置（如图10）。D564,532是以虚线揭露的上下层两个带状框，下层满布灰色带状偏左侧下方有一矩形凹口，上下框左侧有一虚线圆框之配置（如图11）。

由图9到图12[14]的比对可以看出，Corel软件应用程序的GUI与Microsoft相对应的设计专利几乎是相同的，已构成实质近似，Corel的GUI侵害Microsoft的设计专利。Corel最初否认侵害这些设计专利，但在2017年年初，Corel承认侵权行为，且撤回了大部分的抗辩。

Corel主张，Microsoft的每一项设计专利都主张「如图应用于显示屏幕之部分的用户接口（UI）装饰性设计」，因此，每一设计专利的相关制品都是「显示屏幕」，Corel并没有出售任何显示屏幕，Microsoft应该没有可请求的利润。Corel还主张它的软件产品并不是「制品」。

Microsoft抗辩，每一项专利都主张设计「应用于显示屏幕之一部分的用户接口」，而且在侵权答辩书中，Corel承认其产品包括所主张的色带设计专利。Microsoft主张，软件确实有资格作为「制品」，依据最高法院在Samsung v. Apple案件中的见解，「制品……只不过是由手工或机器所制造的事物」。因此，Microsoft有权根据专利法第289条规定请求Corel从销售侵权软件所得的总利润作为损害赔偿。

地方法院同意Microsoft的意见，法官Davia说明：鉴于最高法院在Samsung案件对于制品做出宽广的解释，Corel的主张并不具有说服力。第二次修正答辩中，Corel已承认其产品（包括Corel Home Office）侵害色带设计专利。作为法律问题，Microsoft不会因为侵权制品是软件，而被排除在损害赔偿之外。

法院进一步说明：Corel所聚焦的色带设计专利的主张语言是错误的。这4项设计专利主张的「如图应用于显示屏幕部分的用户接口装饰性设计」，将有专利之设计应用到软件产品的用户接口，因而构成侵权，这正是Corel承认它在Corel Home Office中所做的。

专利法第171条规定授予「制品的任何新颖的，原创的和装饰性的设计」的设计专利。而专利法第289条规定中「制品」一词的解释似乎没有任何理由不同于第171条之规定。MPEP第15章设计专利中并未定义「制品」，也未说明GUI与所实施制品之间的关系。

1842年8月29日，美国国会制定了第一部设计专利法案[15]，该法案第三条主要的部分内容[16]：「任何公民，或外国人在美国居住一年并宣誓他或他们打算成为公民--他以自己的勤勉、天赋、努力、经费及方法，发明或生产出（1）任何程度新颖、原创应用于制品（manufacture）的设计，不论其是金属还是其他材料的设计；或是（2）羊毛，丝绸，棉花或其他织品的印刷的新颖及原创的设计；或是（3）半身像、雕塑、浮雕或是由深浅浮雕组合的雕刻，或是可装饰于大理石或其他材料；或是（4）任何新颖的、原创的可应用在制品（article of manufacture）的装饰性设计；或者（5）任何程度新颖的、有用的图案，或打印，或图片，其中一项可以应用、或打印、或油漆、或浇铸、或是其他方式固定于制品上；或者（6）任何程度新颖的、原创的、非公知的、也不是他人已使用制品的形状、外观配置，以上所称的发明可以提出专利申请，专利委员会及委员可以授予一项专利。专利权人可获得专有财产或权利，设计专利保护期限为七年。」

1861年的法案将保护期限略作变动。1874年6月18日通过的修正法案的第4929条[17]，将原来列举的6大项设计目标内容略微整理精简为4大项。1887年2月4日修订的专利法案中，特别在设计专利的损害赔偿请求侵权人的所得利益时，删除分摊法则之要件。

1902年，为了要扩大设计专利保护的对象，将具体目标之陈述删除，改用概括性及启发性的文字「制品（article of manufacture）」，以装饰性（ornamental）要件取代有用的（useful）要件。1902年修订的法案中设计专利的定义是︰「任何人发明任何可应用于制品之新颖的、原创的、装饰性的设计，……等等，可获准专利」。[18]

1952年修订的专利法案就是现行的专利法。其中简化第171条[19]规定设计专利的定义：

「凡任何应用于制品（article of manufacture）之新颖的、原创的、及装饰性之设计，合于本法之规定及要件，可取得专利」。

国会并未在专利法中定义「制品」，只能从法院先例去探讨「制品」的定义或相关解释。专利法第171条（2）项规定「除另有规定外，本法有关发明专利的规定适用于设计专利」，因此，除了设计专利的判决，亦可参考发明专利的相关判决。

在Diamond v. Chakrabarty案件，最高法院说明，在法律规范的指导下，法院依据字典的定义将第101条规定中的「制品（manufacture）」一词解读为「由原材料或预制材料生产的物品，无论是由手工或是机器加工给予这些材料新的形式、质量、性质或组合」[21]。国会在起草第101条法律条文时，采用了广泛的通用语言，因为这些发明往往是不可预见的。

在Samsung案件中，最高法院对于「制品」法律术语的解释，主要是基于两个字典，其中之一的是J. Stormonth英语词典[23]的解释：「物品只是一个特定的对象（a particular thing）」。另外一个字典是美国传统词典（American Heritage Dictionary）：一个特定的事物或种类的元素；一个特定的对象或项目[24]。而「制品（manufacture）」是指「用手工或机械将原料转化成适合人类使用的制品」及「如此制造的产品」，特别是大量制造产品的行为，工艺或过程或以此制造的产品。总而言之，「制品」只是手工或机器制造的东西。最高法院认为：「制品」的解释应宽广到足以包括销售给消费者的产品或是该产品的零组件。

在Nuijten案件中，CAFC说明，我们根据最高法院所引用来定义「制品」的同一本字典中对于「物品（article）」的定义，确定制品是有体物（tangible articles）或商品（commodities）。CAFC认为，Nuijten信号的传输虽是人为的、具物理性的….。但是瞬间的电或电磁的传输不符合上述的制品定义。像Nuijten这种短暂的传输信号既不是方法、机器、制品，也不是物之组合，并不是可专利性之法定目标。

不过，该案Linn法官对于第101条可专利之法定要件这一部分有不同见解，他说明：对于「制品」的定义增加「非暂时的（non-transitory）」和「有形体的（tangible ）」的限制，这与我们自己的先例和最高法院的先例相冲突。因为依国会当时制定专利法的原意，对于制品定义应采用扩张解释，涵盖技术创新之任何结果，因此，我不同意增加国会修法时并未置入的限制条件。

其次，许多人认为Nuijten的电磁信号不是「制品」，因为它们本质上不是有形体或物理的。Linn法官再次强调，最高法院在1853年的Morse[26]判决中核准Morse code（摩斯密码）为了电报目的而申请的多个记号系统的专利，所以，这个问题早在150多年前已得到解决。如果「非暂时性的」和「有形体的」是可专利性目标之要件，会打乱最高法院在Chakrabarty案件所认定且长久存在的「阳光下人类制造的任何东西都可以取得专利」广义标准[27]。

由以上的分析可得知，CAFC在Nuijten案件所增加的「非暂时的」和「有形体的」可专利性目标要件，并未经过最高法院的确认。而且，法官Linn在不同意见中也清楚说明，「Nuijten案件的决定并未获得我们自己的先例以及最高法院先例的支持」。基此，制品是否必须具有「非暂时的」和「有形体的」两项要件是有争议的，有待日后最高法院的解释。

1996年，USPTO修订MPEP第15章§1504.01小节，增订计算机生成图像（Computer-Generated Icons, CGI）为设计专利之法定目标。2004年1月，WIPO也在第8版的罗卡诺国际工业设计分类的第14类增加一小类，第14-04小类的屏幕显示及计算机图像。在因特网普及之前，14-04类的设计专利申请案并不多，2011年底前，USPTO只核准1,413件，2015年后申请案则大幅成长，2015年1月到今年8月底已核准公告超过9,300件。

我们从表1观察到美国14-04类申请排名的前10名厂商中有4家厂是制造或销售实体产品，其他6家厂商是做软件、应用程序、商业或网络服务的。其中，Apple核准的14-04类设计专利有657件，Samsung有1,644件（如图12），这两家公司申请的GUI设计大都是为了配合特定产品。这类GUI设计专利被侵害，依据Apple v. Samsung案件中确认相关制品的法律见解，GUI设计专利的相关「制品」应该是整个手机。

软件、应用程序、商业或网络服务的厂商，大都仅销售软件产品、应用程序或网络服务，这些厂商申请保护的GUI（如图13）是经由软件、操作系统或应用程序的操作而显示在显示屏幕。这些GUI设计专利权被侵害时，侵权人仅贩卖含有专利保护之GUI的软件产品，依据Microsoft v. Corel案件的法律见解，该GUI设计专利的相关「制品」应该是软件产品。如果软件不能是相关制品，这一类的GUI专利权被侵害也无法依法请求损害赔偿，14-04小类的计算机图像与GUI的设计保护形成虚设，这一类的设计创作将会急遽崩盘。

参见Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd.786 F.3d 983, 1002 (Fed. Cir. 2015)。
参见MPEP § 1504.01 (7th ed. July 1998) (“A picture standing alone is not patentable under 35 U.S.C. 171. The factor which distinguishes statutory design subject matter from mere picture or ornamentation, per se (i.e., abstract design) is the embodiment of the design in an article of manufacture. Consistent with 35 U.S.C. 171, case law and PTO practice, the design must be shown applied to an article of manufacture. A claim to a picture, print, impression, etc. per se, that is not embodied in an article of manufacture should be rejected under 35 U.S.C. 171 as directed to nonstatutory subject matter.”); MPEP § 1504.01 (8th ed. 2001 rev. Oct. 2005) (same language as 7th edition)。
参见In re Hruby, 373 F.2d 997, 1001, 153 USPQ 61, 66（CCPA 1967）。
参见In re Zahn, 617 F.2d 261, 204 USPQ 988 (CCPA 1980), discussed § 23.04[2] 23.04[4]。
参见Ex parte Donoghue, 26 USPQ2d 1266 (Bd. Pat. App. & Int’f 1992), discussed § 23.04[2]; Ex parte Donoghue, 26 USPQ2d 1271 (Bd. Pat. App. & Int’f 1992), discussed § 23.04[2]。
同注5。
参见Ex parte Adams, 84 Off. Gaz. Pat. Office 310, 311 (1898)。
参见No.15-777, In the Supreme Court of the United States SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., ET AL., PETITIONERS v. APPLE INC. ON WRIT OF CERTIORARI TO THE UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE FEDERAL CIRCUIT, Brief for United States as Amicus Curiae 27–29。
参见Columbia Sportwear North America, Inc. v. Seirus Innovative Accessories, Inc., Nos. 3:17-cv-01781-HZ (S.D.Cal. September 29, 2017), verdict hosted by Patently-O blog, 3:15-cv-00064-HZ 2016 WL 4238640 (D. Oregon August 10, 2016)。
参见Apple Inc. v. Samsung Electronics Co. Ltd. et al. (Jury Verdict May 24, 2018)。
参见Microsoft Corp. v. Corel Corp., 2017 U.S.Dist. LEXIS 4958 (N.D. Cal., Jan. 12, 2017)。
2015年12月18日，Microsoft公司向美国加州北区地方法院提出专利侵权的民事诉讼（Case: 5:15-cv-05836-EJD）。
Microsoft v. Corel 的5项发明专利及4项设计专利是，U.S. Patent Nos. 8,255,828, Nos. 7,703,036, Nos.7,047,501, Nos. 5,715,415, Nos. 5,510,980 and design USD 550,237, D554,140, D564,532, and D570,865。
图9-图12右侧所揭示的Corel软件产品的应用程序所使用的GUI是从Microsoft所提的诉状中撷取。
参照Stat. II, August 29, 1842, Ch. CCLXIII, 5 Stat. L. 543.
原文為” SEC. 3. * * * Any citizen * * * who by his * * * own industry, genius, efforts, and expense, way have invented or produced any new and [*815] original [1] design for a manufacture, whether of metal or other material or materials, or any new and original [2] design for the printing of woolen, silk, cotton, or other fabrics, or any new and original [3] design for a bust, statute, or bas relief or composition in alto or basso relievo, or any new and original [4] impression or ornament, [**7] or to be placed on any article of manufacture, the same being formed in marble or other material, or any new and useful [5] pattern, or print, or picture, to be either worked into or worked on, or printed or painted or cast or otherwise fixed on, any article of manufacture, or any new and original [6] shape or configuration of any article of manufacture not known or used by others before his * * * invention * * * may make application * * * to the Commissioner of Patents * * * and the commissioner * * * may grant a patent therefor * * *”
参照SEC. 4929. Any person who, by his own industry, genius, efforts, and expense, has invented and produced any new and original [1] design for a manufacture, bust, statue, alto-relievo, or bas-relief; any new and original [2] design for the printing of woolen, silk, cotton, or other fabrics; any new and original [3] impression, ornament, patent, print, or picture to be printed, painted, cast, or otherwise placed on or worked into any article of manufacture; or any new, useful, and original [4] shape or configuration of any article of manufacture [etc.]. (Italics and numbers ours.)
参照 The present statute authorizing the -grant of design patents provides that….any person who has invented any new, original, and ornamental design for an article of manufacture, etc..... may obtain a patent therefor. (Section 4929 Revised Statutes, May 9, 1902)。
参照 35 U.S.C. 171. Patents for designs. Whoever invents any new, original and ornamental design for an article of manufacture may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title. The provisions of this title relating to patents for inventions shall apply to patents for designs, except as otherwise provided。
参见Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303, 308, 206 USPQ 193, 197 (1980)。
参见American Fruit Growers, Inc. v. Brogdex Co., 283 U.S. 1, 11, 8 USPQ 131, 133 (1931)。
参见Samsung Electronics Co., Ltd. v. Apple Inc. 580 US. (2016)。
参见A Dictionary of the English Language 53 (1885) (Stormonth)。
参见see also American Heritage Dictionary, at 101 (“[a]n individual thing or element of a class; a particular object or item”)。
参见In re Nuijten, 500 F.3d 1346, 1358 (Fed. Cir. 2007)。
参见O'Reilly v. Morse, 56 U.S. 62 (1853)。
Chakrabarty案件中最高法院認為，人類製造的陽光下的任何東西都是可以取得專利的，不包括自然法則，自然現象和抽象概念。
表1中USPTO核准的14-04类设计专利的数量是从2015年1月1日至2019年8月31日，该统计分析是由经济部知识产权的全球专利检索系统中的湾丽图表分析中所得到的数据数据。
Jury Trial Demanded, Plaintiff Match Group, LLC’s Original Complaint, Match Group, LLC v. Bumble Trading Inc., No. 6:18-cv-00080 (W.D. Tex, Mar. 16, 2018).