053期
2019 年 12 月 25 日
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美国汽车零备件保护争议
—ABPA v. Ford上诉审判决:耗尽原则与维修权利
许慈真/北美智权报 专栏作家

在本案当中,ABPA试图透过专利权耗尽与允许维修原则(permissible repair doctrine),主张限制售后之权利行使,惟无论是哪一方面,法院均认为ABPA主张与判决先例不合,亦拒绝为设计专利建立不同于发明专利之法则。


圖片來源:Pixabay

尽管ABPA针对系争设计专利有效性之挑战均告失败(可参考前文:美国汽车零备件保护争议—ABPA v. Ford上诉审判决:设计专利之有效性),其中提及之初始/售后市场差异性,却是立法政策上之重要突破点,然而,立法必须衡诸制造商、零件商、消费者、保险业者等多方利益,同时维持规范公平性,并非易事。

法院见解

专利权耗尽范围仅限于实际售出商品本身

ABPA声称,销售F-150卡车会使耗尽原则适用范围扩及实施于该车辆的所有设计专利,因此,只要维修零件仍是用于该车辆,自得使用Ford零备件设计而不构成侵权。

法院表示,判决先例建立之耗尽原则系指,专利赋予的特权(franchise)虽可禁止他人未经授权而制造、使用或贩卖受专利保护之物,惟该物一旦售出,即非属于独占范围;鉴于经授权之销售形同对专利权人发明的补偿,售出后专利权人即无权控制该物之使用或处分,故购买者的使用或处分行为不构成侵权,亦即,专利权耗尽可作为侵权抗辩。藉由耗尽原则,可明确标志专利权止于何处,普通法上禁止转让限制(restraint on alienation)之规定又始于何处。然而,耗尽范围仅限于专利权人售出或授权之「特定物」(particular item),而不及于「重新制作之受专利保护实物」(second creation of the patented entity),是以,Ford售出F-150卡车时,部分零组件之专利权确实已耗尽,惟ABPA会员销售之产品未经Ford授权,自然无法援引耗尽原则保护。

耗尽原则同时适用于发明专利与设计专利

ABPA要求设计专利亦应适用耗尽原则,并援引Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc., 553 U.S. 617 (2008),主张应为设计专利建立不同之耗尽原则。

惟法院指出,发明专利与设计专利确实同样适用耗尽原则,且无理由显示两者规范应有所不同。至于Quanta案,最高法院在该案表示,根据判决先例,受专利保护之「程序或方法」与「装置或材料」系一体适用耗尽原则,故实施方法专利之微处理器在经授权售出后,该专利权即为耗尽;然而,其判决结果既未支持另为设计专利建立耗尽原则之主张,亦未如ABPA所期望,允许购买者利用受专利保护之发明,自行重制新的产品,显然ABPA援引该案并不恰当。

维修权利并未允许重新制造受专利保护之产品

ABPA主张维修权利,认为F-150卡车的购买者已获得授权,得使用「实施Ford引擎盖与头灯设计专利之替换零件」维修其卡车。

法院表示,维修权利系指藉由经授权之销售行为移转予购买者的使用权利,包括维修受专利保护之物,但未允许完整重建(complete reconstruction)受专利保护之装置或组件,亦不得制造该物其他受专利保护的个别组件;以「由未受专利保护组件组成之受专利保护实物」为例,重建并非指替换未受专利保护之个别组件,而是指实际上创造出新的实物。

根据判决先例,本案情况类似于新罕布什尔州法院在Aiken v. Manchester Print Works, 1 F. Cas. 245 (C.C.D.N.H. 1865)一案判决,该法院认为不仅编织机受专利保护,织针亦受其他专利保护,未经授权制造或使用该织针自当构成侵权(最高法院后于他案肯认此番论理);相对地,最高法院在稍早案件(Wilson v. Simpson, 50 U.S. 109 (1850))中虽允许切割机购买者更换切割刀具,但在该案,切割机虽受专利保护,刀具却未受专利保护。在本案,根据299专利与685专利之请求项,系争设计既可实施作为F-150卡车之一部分,亦能实施于个别引擎盖与头灯产品,职是,F-150卡车售出后,购买者确实有权维修其引擎盖与头灯,但并非允许使用系争设计专利制造新的引擎盖与头灯,该等零备件仍属于系争设计专利之保护范围(如同Aiken案的织针),未经授权制造当然构成侵权。

维修权利同时适用于发明专利与设计专利

ABPA试图争辩Aiken案及其后续相关判决仅适用于发明专利,法院应针对设计专利之「独特性质」而建立新的维修原则,尤其从法律条文可查知两者专利保护之区别:在发明专利方面,第101条之保护对象包括程序、机器、制造物、组合物以及该等对象之新且有用的改良;在设计专利方面,第171条之保护对象则为制成品(article of manufacture)之设计,而制成品一语足以涵盖产品本身及其组件,因此,无论销售产品(指F-150)或组件(指引擎盖或头灯),均会耗尽其专利权且允许无限次维修。

法院拒绝接受此说法。其认为,「制成品」一语仅是表示Ford得就应用于F-150卡车整体或引擎盖与头灯之情形主张设计专利,维修权利之适用范围为何,则视Ford实际主张情形而定;在本案,Ford系选择就应用于特定组件之情形主张设计专利,如未经Ford同意而制造或使用系争设计,自属侵权。ABPA虽辩称消费者并未意识到引擎盖与头灯受设计专利保护,故应允许其使用该等设计,惟此番说法不仅欠缺证据,纵使消费者不知专利存在或无意侵权,仍不妨碍构成直接侵权。

最终,法院拒绝为设计专利建立新的耗尽原则与维修原则,F-150卡车引擎盖与头灯之设计专利权亦不因车辆售出而耗尽。至于Ford指称ABPA及其会员并非Ford卡车的购买者,因此无法受益于默示维修授权,法院表示,本案判决尚未触及此一问题。

分析

ABPA之所以无法透过耗尽原则与维修权利主张其有权使用系争设计,不仅是因为其并非销售关系之当事人,亦是由于Ford已就系争设计取得个别设计专利,一旦制造或使用未经授权,即属侵权。有意思的是,英国法院过去也曾循类似ABPA的论理方式,试图保障零件商利益,只是终究因不合法理而窒碍难行,不得不走上立法一途;与本案两相对照,更能清楚了解为何另立规范是解决汽车零备件保护争议最为可行的方式。

在1960年代末至1970年代初,英国制造商虽碍于法令规定,无法透过注册保护零备件,但可主张零备件厂商侵害图纸著作权而禁止其制造或销售实体成品。惟至1986年British Leyland Motor Corp. v. Armstrong Patents Co.一案判决,法院援引「默示维修权利」及「不得减损授权」(non-derogation of grant)两项法则,试图让原本仅适用契约双方之默示维修授权,透过不得减损授权原则而与第三人产生契约上连结,亦即,零备件厂商虽未直接参与汽车买卖关系,却是授权受益人(指汽车购买者)得以实惠价格行使其维修权利之唯一途径。

尽管法院藉此论理避免制造商滥用该著作权而限制竞争,惟实际上,该判决结果不仅未必能达到使受益人以较低成本行使权利之目的,也存在合理化著作权剽窃行为之疑虑,招致不少批评,英国立法者最终决定于1988年《著作权、设计暨专利法》(Copyright, Designs and Patents Act 1988, CDPA)新增未注册设计权(design right)保护零备件,并同时排除「得使物品互连发挥效用」之功能性连接特征(即must-fit),以及「仰赖整体物品其余外表」之美感性外观特征(即must-match)。欧盟共同体设计规则第8(2)条及第110(1)条大致与之相当。

结语

不管是质疑专利有效性或主张售后权利限制,ABPA目的无非是想获得利用系争设计制造替换零件之授权,但此点不为既有法则所允许;而综合前后篇提及之消费者偏好、创意开发自由度、市场竞争、避免垄断等因素观察,为零备件争议另立规范确实有其正当性与必要性,惟首要难题仍在于:国家立法政策上是否有意做出如此区隔?这不仅牵涉到一国汽车制造及零备件产业发展情况,也与产业游说角力有关。一旦立法,必须决定规范系针对汽车产业,抑或普及所有零备件?若是前者,可能招致独厚特定产业之质疑,还需找出制造商与零件商皆可接受的规范条件;若是后者,需要广泛考察普遍性规范涉及之各类环境因素,不宜过度聚焦汽车零备件相关讨论,毕竟各种零备件与产品之关系不尽相同(例如占整体价值之比重)。无论如何,都是庞大的立法工程。

 

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【本文只反映专家作者意见,不代表本报立场。】

作者: 许慈真
学历: (台湾)辅仁大学外语学院财经法律翻译学程
(台湾)辅仁大学法律学系博士
(台湾)辅仁大学财经法律学系硕士
(台湾)辅仁大学法律学系学士
专长: 智慧财产权、法律翻译

 


 





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