在美國，法院（the court）對於SEP (標準必要專利) 授權費率是否符合FRAND原則，費率又如何計算，在過去多是由法官作出法律結論（即bench trial）。但在2019年12月，CAFC做出石破天驚的判決，認定SEP授權費率的計算為事實問題，尤其是在計算相當於起訴前的專利損害賠償時，該過程應受美國憲法第七修正案規定應由「陪審團」審判（即jury trial）的權利所及，因此撤銷並發回聯邦地院判決。此可能影響美國實務界在SEP授權費率計算上的發展，故為文介紹。

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2019年12月5日，美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）在TCL Communication Technology Holdings Ltd. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson（TCL v. Ericsson）案[1]，認定加州中區聯邦地院剝奪被告中國商TCL公司於審判中計算標準必要專利（SEP）授權費率時受美國憲法第七修正案[2]所規定應由「陪審團」審判的權利，因此判決撤銷地院判決並發回重審。

訴訟背景

Ericsson公司長期發展並布局自2G（第二代行動通訊技術）等次世代的通訊技術SEP。2007年，TCL公司因生產與銷售手機等行動裝置的需求，開始從Ericsson公司取得相關2G的SEP授權；隨著通訊技術演進，TCL公司開始銷售3G與4G行動裝置，並陸續與Ericsson公司展開3G與4G技術之SEP授權費率的談判。

2014年3月，由於SEP授權費率談判破裂，TCL公司於加州中區聯邦地院提起確認之訴（declaratory judgment），訴請法院（the court）確認Ericsson公司自包含2G、3G、4G 的SEP均未提供「公平、合理且無歧視」（FRAND）的授權費率；同年6月，Ericsson公司則於德州東區聯邦地院提出相對應SEP的侵權之訴。2015年6月，上述兩訴訟合併由加州中區聯邦地院James V. Selna法官審理。

地院判決

2016年8月，TCL公司於訴訟審理中爭執SEP授權費率依時間縱向來看，實際包含（a）相當於[3]「被告應給付予原告之專利侵權的損害賠償金額（money for past patent infringement）」之「許可費（release payment）」，和（b）未來的被告，即專利被授權人，應給付予專利權人的「按產量支付的專利授權金費率」（running royalties rate）。其中，TCL公司認為至少許可費的計算應由陪審團審判（jury trial），而非由法官來裁決（bench trial）。然而，Selna法官否定了TCL公司的論點並，做出以下裁決：

1. 認定「Ericsson公司於授權談判中所提供的授權費率要約並不符合FRAND原則」。
2. 在TCL公司建議的費率計算方法之基礎上，藉由過去可比較的相似授權案例（comparable licenses），提出自己的「自上而下」（top-down）費率計算方法，其詳細且繁複的計算出TCL公司未來應給付Ericsson公司的SEP權利金費率。（詳細計算方式可參閱Selna法官於2017年12月做出的「事實發現備忘錄與法律結論」 (Memorandum of Findings of Fact and Conclusions of Law) [4]）。
3. 基於上述「SEP權利金費率」，經參數調整後計算出TCL公司應即給付Ericsson公司的「許可費」（詳細計算方式可參閱上述2所提及的法院文件）。
4. 基於上述SEP「權利金費率」（相當於未來的權利金）和「許可費」（相當於過去的專利損害賠償）的裁定，駁回Ericsson公司的專利侵權之訴與TCL公司提出反訴的專利無效之訴。

總結來說，聯邦地院以法官裁決的方式，判決TCL公司在過去（或稱「朔及既往的」(retrospective)）和未來（或稱「可預期的」(prospective)）使用系爭SEP時，應給付Ericsson公司的授權費率。由於Selna法官在該判決中詳細披露如何計算SEP授權費率，但該判決所裁定2G、3G和4G 的SEP授權費率分別為0.16%、0.3%和0.45%，又遠低於Ericsson公司所提出的費率和同案件在其他國家或地區司法管轄權（jurisdiction）法院所做出的判決，所以引發全球業界的廣泛關注。

CAFC廢棄由地院法官審酌的授權費率

Ericsson公司不服上訴。主要訴理由包含（1）地方法院藉由法官審理而非陪審團審理SEP授權費率的計算，尤其是可回朔性的「許可費」部分，係剝奪被告在此爭點受美國憲法第七修正案所規定應由「陪審團」審判的權利；（2）法院計算SEP許可費的方法是錯誤的，其將每項專利都視作具有相同價值，並不合理，且以相同計算方式對使用相同技術的行動通訊裝置製造商的每部裝置收取相同費率，反而是具歧視性的。

上述爭點和聯邦地院判決的四項結論，在CAFC認定聯邦地院在裁決涉及對TCL公司，應就過去未經授權 (即使用Ericsson公司的專利所應給付的「許可費」)， 在本質上仍是對侵犯Ericsson公司專利權的損害賠償，這是非常典型應由陪審團審理的案件，聯邦地院未交由陪審團審理即是違反美國憲法第七修正案，因此撤銷聯邦地院關於「許可費」的結論。但CAFC在認定前述這項重要結論後，也將其他爭點一併撤銷發回地院重審。從2014年TCL公司起訴以來的漫長審理，又將重頭開始。

判決影響分析

CAFC判決出爐之前，美國實務界原本的期待是CAFC是否更深入的剖析SEP授權費率的計算方法，並奠基在Selna法官幾乎鉅細靡遺的判決，建構出美國在計算授權費率的穩定架構與方法論。然而，這一切在CAFC判決撤銷後，似乎轉眼化為烏有。

依實務經驗觀之，若由陪審團審理賠償金的數額或費率，天平多傾斜於專利權人；但陪審團審理過程將更為漫長，並增添許多不確定性。

判決出爐之後，即有論者批評，由於要符合FRAND原則的計算過程，較一般專利侵權損害賠償需要納入考量的因素複雜更多，將SEP授權費率交由陪審團計算，只會產生更多的不確定性。此外，經陪審團審判後的事實問題（question of fact），除非可證明陪審團的決定沒有受實質證據所支持或其是基於錯誤的法律進行判斷，而得於審判後聲請法院依法逕為判決（Judgment as a matter of law，JMOL），上訴後也基於美國憲法第七修正案的保障，法院無法再次針對授權費率重新審查。最後，陪審團審判不需要交代判決理由，判決後公布的法律文件所呈現的問題和答案可預期僅有如（1）系爭授權費率是否符合FRAND原則，和（2）授權費率應為多少等選擇或填空，使實務界難以窺見，遑論對每次陪審團於授權費率的形成過程進行分析，此對美國在計算授權費率的穩定架構與方法論演進有相當大的影響。[5]

ITC也可能再度核發標準必要專利權人排除令

聯邦法院判決之外，擁有全面禁止專利侵權產品進口訴訟裁判機制的美國國際易委員會（International Trade Commission，ITC），可能在近期再度核發標準必要專利權人禁止專利侵權產品進口之排除令（Exclusion Order）。

自2013年1月，ITC因美國司法部（DOJ）與專利商標局（PTO）發表「有關受限於FRAND條件之標準必要專利之救濟方式之共同聲明」[6]建議其應不要發給標準必要專利權人排除令後，ITC即決議核發。然而，就在2019年12月，美國司法部與專利商標局廢棄並發布新聲明[7]，該聲明重新指出即使受限於FRAND條件之標準必要專利權人，任何法律所賦予的權利包含適當的損害賠償和禁制令都應該被考量[8]。標準必要專利的戰場規則如風雲瞬息萬變，無論專利權人或欲尋求授權的廠商，均應時時刻刻獲知最新趨勢與變動。

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作者： 李秉燊 现任： 美国杜克大学法学院硕士班 学历： (台湾) 国立交通大学科技法律研究所博士候选人 美国杜克大学法学院访问学者 (台湾) 国立交通大学科技法律研究所硕士生（径升博士班） (台湾) 国立阳明大学医事技术暨检验学系硕士 专业资格： 台湾地区专利师考试及格 台湾地区医事检验师考试及格